Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL GRUPO DE EXPERTOS
McNeil Nutritionals, LLC c. Javier Gallegos Z.
Caso No. DMX2008-0005
1. Las Partes
El Promovente es McNeil Nutritionals, LLC, con domicilio en Pennsylvania, Estados Unidos de Am�rica, representado por Bufete Son�, M�xico.
El Titular es Javier Gallegos Z., con domicilio en Tijuana, Baja California, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC M�xico.
3. Historia Procesal
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2008. El 16 de junio de 2008 el Centro envi� al Registrador v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. El 16 de junio de 2008, NIC M�xico remiti� al Centro por igual v�a su respuesta confirmando que Javier Gallegos Z. es el titular del nombre de dominio en cuesti�n al figurar como contacto administrativo, t�cnico y registrante del mismo, proporcionando adem�s sus datos de localizaci�n completos.
El Centro revis� que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro emplaz� formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notific�ndole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo el 24 de junio de 2008 para todo los efectos legales a que hubiere lugar.
Con fundamento en el art�culo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 14 de julio de 2008. El Titular no contest� la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acus� la rebeld�a correspondiente el 16 de julio de 2008.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo de Expertos el 22 de julio de 2008, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n, Imparcialidad e Independencia, seg�n lo dispone el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa filial del grupo Johnson & Johnson que se dedica a la comercializaci�n mundial de productos nutricionales innovadores, entre los que se encuentran sustitutos del az�car, tabletas masticables, crema untable, leche y suplementos diet�ticos.
Para distinguir el edulcorante sin calor�as que pone a la venta en un sinn�mero de pa�ses, el Promovente tiene registrada la marca SPLENDA desde 1989 en Estados Unidos y a partir de 1990 en M�xico, con respecto a las clases 5 y 30 del nomencl�tor internacional, as� como en m�s de veinte pa�ses seg�n se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.
El Promovente mantiene m�s de doscientos portales de Internet donde ofrece informaci�n sobre su popular endulzante hecho a base de sucralosa que se encuentra presente en m�s de 4.000 productos de diversos fabricantes.
El Titular por su parte, registr� el 20 de febrero de 2007 el nombre de dominio en disputa, mismo que ha venido utilizando para reenviar a los visitantes a un sitio Web carente de contenido bajo el nombre de dominio .
Al considerar que el Titular se apropi� indebidamente de su marca notoria al haber registrado y detentar pasivamente el nombre de dominio en litigio, el Promovente present� la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) La �nica diferencia entre el nombre de dominio en controversia y la marca del Promovente es la extensi�n “.”. Sin embargo, es bien sabido que tales sufijos no pueden servir para desvirtuar la similitud en grado de confusi�n que se actualiza en el presente caso;
(ii) Es de estudiado derecho que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o intereses leg�timos en el mismo;
(iii) El Titular no puede demostrar tener derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en raz�n de que carece de derechos marcarios, as� como porque no est� haciendo un uso razonable o no comercial del mismo;
(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos sobre la marca SPLENDA en los Estados Unidos de Am�rica, M�xico o alg�n otro pa�s;
(v) El Titular no utiliza el t�rmino “splenda” en relaci�n con alguna oferta de buena fe de productos o servicios, como tampoco existe evidencia de que sea conocido com�nmente con el nombre de dominio en conflicto;
(vi) El Titular no tiene afiliaci�n o relaci�n alguna con el Promovente, ni prop�sitos o razones leg�timas para utilizar la marca SPLENDA en el nombre de dominio materia de este procedimiento;
(vii) El Titular retiene pasivamente el nombre de dominio en disputa esperando obtener dinero del Promovente, lo que no puede considerarse un uso leg�timo y no comercial al tenor de la Pol�tica;
(viii) El ofrecimiento en venta de pone de manifiesto que el prop�sito fundamental del Titular al registrar dicho nombre de dominio fue transferirlo al Promovente con fines de lucro;
(ix) El Titular registr� de mala fe el nombre de dominio en controversia debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca SPLENDA del Promovente que ha estado vigente en M�xico desde hace m�s de 19 a�os y es ampliamente publicitada a trav�s de la televisi�n y revistas de circulaci�n nacional;
(x) A falta de demostraci�n de un uso actual de buena fe, la retenci�n pasiva del nombre de dominio en litigio es evidencia tajante de registro y uso de mala fe al amparo de la Pol�tica seg�n lo confirman m�ltiples Paneles Administrativos.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente, dejando as� de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.a de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Pol�tica est� basada en el texto de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien m�ltiples Expertos han reiterado que la falta de contestaci�n a una demanda fundada en la UDRP no se traduce autom�ticamente en una resoluci�n favorable al Demandante (como se confirma en el p�rrafo 4.6 del reporte en ingl�s intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como v�lidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaci�n de la Demanda) y tambi�n Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N� 95095 (resolviendo que la omisi�n del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Es de explorado derecho que la cuesti�n principal en este apartado de la Pol�tica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusi�n entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este �ltimo por s� mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acci�n al amparo de la Pol�tica.
As� las cosas, de una comparaci�n puramente visual entre y la marca registrada SPLENDA, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio es indistinguible con respecto a la marca del Promovente, lo que permite concluir no una similitud en grado de confusi�n sino la identidad misma o exacta correspondencia entre los signos en pugna.
Lo anterior debido a que como aduce con raz�n el Promovente de acuerdo a un sinn�mero de resoluciones bajo la Pol�tica, la presencia del dominio de nivel superior gen�rico “.com” y del c�digo territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un an�lisis de identidad o confusi�n al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.
Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinaci�n de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation,Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusi�n componentes gr�ficos de la marca como un triangulo y la estilizaci�n de una letra).
En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son t�cnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, tal disparidad tipogr�fica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n con arreglo a la Pol�tica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Ben�tez Arteche,Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian,Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condici�n prevista en el art�culo 1.a.i de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular no es licenciatario de la marca SPLENDA ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicho signo distintivo. Asimismo, el Promovente asegura que hasta donde pudo comprobar, el Titular no es conocido en ning�n medio con el nombre de dominio en cuesti�n.
En la medida que tales deducciones y aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este �ltimo carece de derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. V�anse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaci�n a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisi�n de su parte respecto a su carencia de inter�s leg�timo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses leg�timos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar alg�n derecho o inter�s leg�timo a su favor).
La conclusi�n que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el �nico prop�sito de redirigir tr�fico al sitio Web por dem�s carente de contenido y en contra de la intenci�n original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio en relaci�n con un ofrecimiento aut�ntico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que est� realizando un uso leg�timo y leal o no comercial del mismo sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca con �nimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ,Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses leg�timos conforme a la Pol�tica) y American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente,Caso OMPI No. DMX2007-0017 (decretando falta de derechos o intereses leg�timos en por haberse utilizado dicho nombre de dominio para reenviar a sus visitantes al Portal , mismo que no justificaba de modo alguno la elecci�n del nombre de dominio en controversia por parte del titular).
De esta manera se colma el supuesto requerido por el art�culo 1.a.ii de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Debido a que SPLENDA es una denominaci�n intr�nsecamente distintiva que no tiene otro significado o funci�n mas que como marca del Promovente, as� como al hecho de que la misma es mundialmente reconocida en el mercado de los edulcorantes sustitutos del az�car, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SPLENDA al momento de registrar un nombre de dominio id�ntico casi 17 a�os despu�s de que al Promovente le hubiera sido concedido el registro de su marca en M�xico. Ver McNeil Nutritionals, LLC v. Prepress Consultants, Inc. and Greg Irvin, NAF Case N� FA0707001043195 (atribuyendo a la marca SPLENDA el estatus de famosa en los Estados Unidos de Am�rica y considerando improbable que el demandado, tambi�n radicado en ese pa�s, haya obrado de buena fe al registrar nombres de dominio que incorporaban la marca famosa del demandante).
A mayor abundamiento, vista la extensa difusi�n y presencia de la marca SPLENDA en una gran variedad de alimentos y bebidas que se comercializan en el propio pa�s del Titular, se impone concluir que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de , el Titular se ha valido del nombre de dominio en litigio para captar tr�fico a expensas de la notoriedad de que goza la marca SPLENDA en M�xico, cuya circunstancia por s� sola constituye mala fe en el contexto de la Pol�tica. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (resolviendo que el Titular se condujo con mala fe al haber registrado el nombre de dominio a sabiendas de que con ello se estaba apoderando sin derecho y sin consentimiento de la marca famosa AA del Promovente); Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registr� de mala fe el nombre de dominio ya que debi� haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputaci�n de la marca famosa FERRARI del demandante).
Adicionalmente el Experto advierte la actualizaci�n del supuesto t�pico de mala fe prescrito en el art�culo 1.b.i de la Pol�tica, toda vez que como est� documentado en el expediente, el Titular rechaz� la oferta del Promovente para reembolsarle los gastos de registro y renovaci�n del nombre de dominio en litigio, solicitando en cambio una oferta de compra m�s cuantiosa, lo que evidenci� su verdadera motivaci�n para haber registrado como nombre de dominio una marca de renombre y mantener aqu�l cautivo esperando obtener en alg�n momento una ganancia por su transferencia: Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson [aka W],Caso OMPI No. D2000-1233 .
Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Pol�tica bajo su art�culo 1.a.iii.
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 5 de agosto de 2008
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