Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Corbell Trading Caso No. DMX2008-0006 1. Las Partes
La parte Promovente es Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona, Barcelona, España, representada internamente.
El Titular es Corbell Trading, Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:
.
El registrador (“registrar”) del nombre de dominio citado es Internetworks, S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2008. El 4 de agosto de 2008, el Centro envió a Registry.MX via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 7 de agosto de 2008 Registry.MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta informando que el Titular no era la persona que figuraba como tal en la Solicitud, proporcionando a su vez los datos de contacto del Titular y de los contactos administrativo, técnico y de pago. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el 26 de agosto del 2008 el Promovente presentó una enmienda a la Solicitud. El mismo 26 de agosto de 2008 el Centro recibió una comunicación vía correo electrónico, proveniente de la dirección de correo electrónico correspondiente a la del Titular proporcionada por Registry.MX, en la que el Sr. Gonzalo Bellón de Aguilar solicitaba información respecto al procedimiento y manifestaba ser el propietario del Nombre de Dominio en disputa, información que le fue proporcionada por el Centro, via correo electrónico, el 27 de agosto de 2008. El 1 de septiembre de 2008 Registry.MX envió al Centro, vía correo electrónico, los datos de contacto del registrador del Nombre de Dominio en disputa, Internetworks, S.A. de C.V. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una segunda enmienda a la Solicitud el 5 de septiembre del 2008. El Centro verificó que la Solicitud (incluyendo sus dos enmiendas) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de septiembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 30 de septiembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de octubre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente opera en el sector bancario como caja de ahorros, siendo una de las más importantes en territorio español y en la comunidad europea en general.
4.2 El Promovente es titular de la marca denominativa LA CAIXA la cual tiene registrada en México bajo el N° 364159 (registro que fue renovado por 10 años en mayo del 2003) y en Andorra bajo el N° 3008 (registro original que data de enero de 1997), así como de la marca LA CAIXA y diseño la cual tiene registrada en España bajo el N° 1168636 (registro original que se remonta a abril de 1989).
4.3 El Promovente es titular, entre otros, de los nombres de dominio , , , , y , a través de los cuales el Promovente ofrece a los usuarios de Internet información sobre sí misma y sus productos y servicios.
4.4 El Promovente es conocido en territorio español y a nivel internacional como “La Caixa”.
4.5 El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud fue creado el 27 de diciembre de 2006.
4.6 El Titular tiene declarado su domicilio en Madrid, España. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico o semejante a las marcas registradas del Promovente, lo que implica un riesgo de confusión para el público.
El agregado del artículo “la” al término “caixa” le otorga singularidad. Cualquier denominación que incluya el término “la caixa” invoca en la mente del consumidor en primer lugar a la entidad financiera catalana Caixa D´Estalvis I Pensions de Barcelona. El prestigio y renombre que ha alcanzado el Promovente ha permitido que se le conozca simplemente como”la Caixa”, además de que el Promovente es generalmente referido como “La Caixa” en periódicos españoles y extranjeros.
La implantación del Promovente en todo el territorio español y su posición en el ranking financiero europeo, y su participación en actividades socio-culturales y benéficas, hacen impensable imaginar que no se conoce su notoriedad en el mercado.
Al introducir en los buscadores de Internet (i.e. Google y Yahoo) el término “LACAIXA”, la mayoría de los resultados obtenidos hacen referencia al Promovente o sociedades constituidas por el Promovente, lo que muestra que LA CAIXA es sin duda una marca reconocida y de gran notoriedad, criterio que se puede apreciar en Societé Le Monde interactif c/ Monsieur Elphège Frèmy,Caso OMPI No. D2000-0647, como sigue: “si los principales buscadores de contenidos (Yahoo, Alta Vista, Lycos) ofrecen tras la búsqueda de los términos “le monde”, la página web del periódico “Le Monde”, en primer lugar de la lista, ello constituye una prueba de su implantación internacional y del espacio Internet”1.
No deja lugar a dudas la naturaleza de marca notoria de LA CAIXA debido a elementos como la permanencia en el mercado, pues su uso se remonta a hace más de 25 años, la intensidad y alcance geográfico que proporcionan más de 5,400 oficinas distribuidas por todo el territorio español, el grado de prestigio que ha alcanzado en el mercado español, así como el conocimiento que el público tiene sobre la marca.
El Promovente fue una empresa pionera en Internet en el sector bancario en España, ofreciendo sus productos en portales accesibles desde diversas páginas Web de Internet, operadas desde los siguientes nombres de dominio: , , , y .
La marca LA CAIXA (denominativa y mixta) fue registrada con anterioridad al Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, por lo que resulta incuestionable el derecho exclusivo que ostenta el Promovente sobre el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. Además, el Promovente es titular de otras muchas marcas en las que aparece la denominación “La Caixa” como parte distintiva, registradas tanto en el territorio español como en más de 49 países, bien en los respectivos estados o bien como marca internacional.
El Titular no posee el registro de la marca LA CAIXA, de ninguna otra que guarde similitud a ésta, ni licencia o ningún tipo de autorización por parte de los legítimos titulares de la misma para usarla, por lo que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “La Caixa” como nombre de dominio, ni en consecuencia para identificarse mediante el mismo.
La página web que se encuentra bajo el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se encuentra en construcción, sin que desde que se detectó dicha usurpación del nombre de dominio se hayan insertado contenidos en dicha página web. No existen, por tanto, indicios de que el Titular haya efectuado actos que demuestren su utilización, en relación con alguna oferta de productos o servicios. Tampoco se conoce al titular por el Nombre de Dominio en disputa, ni se le identifica en el tráfico comercial con dicho nombre.
No existen ni se presumen intereses legítimos por parte del Titular para mantener el Nombre de Dominio en disputa y sí un interés ilegítimo en mantener el Nombre de Dominio en disputa, seguramente para su reventa o con el único fin de aprovecharse de la marca LA CAIXA.
Tiene el convencimiento de que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud ha sido registrado de mala fe. El Titular en ningún momento ha realizado ningún uso comercial del Nombre de Dominio en disputa lo que demuestra una falta de interés legítimo sobre el mismo y deja entrever la mala fe que hay detrás del registro.
Las marcas citadas constan registradas desde mucho tiempo antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio en disputa, además de que el Promovente goza de gran prestigio y notoriedad en el territorio español.
Cuando el Titular procedió al registro del Nombre de Dominio en disputa era consciente de que se estaba apoderando de un nombre de dominio resultado de la combinación de las marcas del Promovente.
El Titular registró el Nombre de Dominio en disputa, siendo éste confusamente similar a las marcas registradas por una de las entidades financieras más importantes de España y Europa, con la evidente mala fe que comporta la utilización de una nomenclatura que ya ha sido declarada como prueba de mala fe en anteriores decisiones.
El Promovente solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones General
De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas2. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada LA CAIXA.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Por lo que respecta a la marca LA CAIXA y diseño registrada en España, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman,Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802).
Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca LA CAIXA del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Ha quedado acreditado que LA CAIXA es una marca registrada por el Promovente, que su registro en España se remonta a 1989, en Andorra a 1997 y en México a cuando menos el 2003 (fecha en que su registro fue renovado). Resulta, además, que la marca LA CAIXA es ampliamente conocida, así como que el Promovente es conocido como La Caixa. Cabe además resaltar el hecho que de acuerdo al reporte proporcionado por el Whois de Nic-México, el Titular manifestó un domicilio en España, territorio donde la marca LA CAIXA y el Promovente tienen mayor influencia.
El Promovente asevera que el Titular no posee el registro de la marca LA CAIXA, de ninguna otra que guarde similitud a ésta, ni licencia o ningún tipo de autorización para usarla, por lo que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “La Caixa” como Nombre de Dominio ni, en consecuencia, para identificarse mediante el mismo. La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra en construcción, sin que desde que se detectó se hayan insertado contenidos en dicha página web. Tampoco se conoce al Titular por el Nombre de Dominio en disputa, ni se le identifica en el tráfico comercial con dicho nombre.
El Pomovente alega que es evidente que no existen ni se presumen intereses legítimos por parte del Titular para mantener dicho Nombre de Dominio en disputa y sí un interés ilegítimo en mantener el Nombre de Dominio en disputa, seguramente para su reventa o con el único fin de aprovecharse de la marca del mismo nombre.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin que el Titular lo haya refutado3.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Promovente alega que cuando el Titular procedió al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud éste era consciente de que se estaba apoderando de un nombre de dominio resultado de la reproducción en su totalidad de las marcas del Promovente.
Ha quedado acreditado que LA CAIXA (tanto denominativa como mixta) fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que es sumamente conocida, así como que el Promovente es conocido como “La Caixa” tanto en territorio español como a nivel internacional. Consta, además, que el Titular tiene su domicilio en Madrid, España, de acuerdo a la información contenida en el WhoIs.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca LA CAIXA y su vinculación con el Promovente al momento de registrar el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, lo que que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente4.
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política. 7. Decisión
Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio sea transferido a Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: Octubre 28, 2008
1 La resolución de dicho caso se encuentra originalmente redactada en francés. Este Experto asume que la cita que hace el Promovente se refiere a la siguiente parte de dicha resolución: “A cet égard, les principaux moteurs de recherche, américains en tête (Yahoo, Alta Vista, Lycos), renvoient, lorsqu'on tape “le monde”, au site du journal, en premier de la liste. Ce qui constitue une preuve de son implantation internationale, y compris dans l'espace dématérialisé de l'Internet”.
2 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
3 En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon,Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given... Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant's assertion”.
4 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca... Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca. Pues bien, habiendo quedado acreditado un uso intenso en España de la marca CITIFINANCIAL, incluido el uso publicitario, cabe concluir razonablemente, y el Demandado no lo ha negado, que en el momento en que se registra el nombre de dominio éste es perfecto conocedor de la marca”. En Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon,Caso OMPI No. D2004-0245, el Grupo de Expertos estableció: “First of all, the Complainant must prove that at the time of registering the Domain Name, the Respondent was guided by bad-faith purposes. In this regard, once again it is important to remind that, due to its extensive use by the Complainant, "BBVA" is a well-known trademark in Spain. Consequently, it seems quite clear that, taking into account the circumstances proved before the Panel, in this case the only feasible possibility seems to be that the Respondent registered the Domain Name in order to unfairly benefit from the Complainant's trademarks”.
Full & Egal Universal Law Academy