Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Jagex Limited v. Jung Hyun Shin Caso No. DMX2008-0010 1. Las Partes
El Promovente es Jagex Limited con domicilio en Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Olivares & Cía., México.
El Titular es Jung Hyun Shin, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es: .
El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC.México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2008. El 30 de octubre de 2008 el Centro envió a NIC.México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de octubre de 2008 NIC.México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente realizó dos enmiendas a la Solicitud en fecha 14 de noviembre de 2008 y 24 de noviembre de 2008. El Centro verificó que la Solicitud (incluyendo sus dos enmiendas) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de diciembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 19 de diciembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de enero de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente es una empresa británica que opera en la industria del diseño, desarrollo y operación de juegos de computadora en línea.
4.2 El Promovente es titular de la marca RUNESCAPE la cual tiene registrada, entre otros países, en (i) México bajo el No. 963580 (nominativa) y bajo el No. 971033 (mixta), ambas con fecha de presentación en Julio 2006, y con fecha de registro noviembre 2006 y enero 2007, respectivamente, (ii) Estados Unidos de América bajo el No. 2829952, con fecha de presentación en noviembre 2002 y fecha de registro abril 2004, y (iii) el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte bajo el No. 2302308, con fecha de presentación en junio 2002 y fecha de registro diciembre 2002.
4.3 El Promovente es titular del nombre de dominio , cuyo registro obtuvo en enero del 2000. A través de dicho nombre de dominio, el Promovente opera y ofrece a los usuarios de Internet su juego de computadora en línea Runescape.
4.4 El juego de computadora en línea identificado con la marca RUNESCAPE del Promovente ha sido difundido a nivel internacional.
4.5 El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud fue creado el 1 de marzo de 2007.
4.6 La página web que se encuentra bajo el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se encuentra estacionada con un tercero y muestra enlaces a sitios web de terceros no relacionados con el Promovente e indica que el mismo está a la venta.
4.7 El Titular está domiciliado en San Diego, California, Estados Unidos de América, según información contenida en el WhoIs. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
- El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca registrada del Promovente, sin que obste que una de las marcas registradas del Promovente ostente un diseño ya que la comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo solamente a los aspectos nominativos de la marca.
- El juego de computadora en línea Runescape es un juego de rol multijugador masivo en línea (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) que tuvo su lanzamiento en el año 2001 desde el sitio web del Promovente “www.”. A partir de junio de 2006 ha habido aproximadamente 4.6 millones de jugadores de Runescape activos, y alrededor de 742,000 suscriptores de Runescape alrededor del mundo, incluyendo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Canadá, República Popular China, Australia y Nueva Zelanda. Para operar el juego en línea Runescape, el Promovente controla alrededor de 130 servidores ubicados en varios países.
- El Promovente ha generado una amplia cobertura mediática que acredita que la marca RUNESCAPE, así como el juego identificado con dicha marca, son ampliamente conocidos y lo eran antes de que el Titular hubiese registrado el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. Siendo que el domicilio de contacto del Titular se ubica en los Estados Unidos de América, no hay manera en que no hubiese tenido conocimiento de dicha cobertura mediática.
- El término Runescape es altamente buscado en Internet. Al realizar búsquedas ya sea a través de Yahoo, Google o Lycos, sólo aparecen resultados relacionados con el Promovente y su juego en línea identificado con la marca RUNESCAPE.
- El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.
- Como se desprende del resultado de la búsqueda por titular realizada el día 28 de octubre de 2008 en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el Promovente adjunta copia de la misma), Jung Hyun Shin no aparece como titular de ningún registro de marca o aviso comercial que corresponda a la denominación RUNESCAPE. El Titular tampoco cuenta con una reserva de derechos para dicha denominación.
- El Titular no es conocido por el nombre “Runescape” y no podrá llegar a ser conocido con dicho nombre en virtud de que la marca propiedad del Promovente y su juego de cómputo en línea gozan de gran fama, pues dicho juego es ampliamente conocido alrededor del mundo e incluso es considerado por el libro de records Guiness como el más grande y popular.
- El Titular no hace un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, toda vez que lo tiene estacionado con la empresa SEDO, y en la página desplegada se publicitan diversos enlaces a sitios web de terceros que ninguna relación tienen con el Promovente o con el Titular, siendo que sólo parece interesado en obtener ingresos derivados ya sea de publicidad o de parking que le debe estar entregando la empresa SEDO, o bien intenta obtener un beneficio económico indebido de parte del Promovente puesto que en dicha página aparece que el Nombre de Dominio está a la venta.
- El Nombre de Dominio en disputa corresponde exactamente a la marca RUNESCAPE y al nombre de dominio registrados por el Promovente, además de que fue registrado por el Titular hasta el día primero de marzo de 2007, esto es, con posterioridad al registro del nombre de dominio y de la marca RUNESCAPE por parte del Promovente.
- El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se ha registrado y se utiliza de mala fe porque el Titular al adquirirlo y utilizarlo lo hizo y lo hace con la clara intención de impedir que el Promovente refleje sus marcas en un nombre de dominio con terminación “.”, siendo que ya ha desarrollado una conducta de esta índole en el pasado pues el Titular ya ha registrado y usado de mala fe en otras ocasiones nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros (el Promovente cita Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX 2006-0004 y Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019).
El Promovente solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones General
De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada RUNESCAPE.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Por lo que respecta a la marca RUNESCAPE y diseño, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman,Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi,Caso OMPI No. D2003-0802).
Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca RUNESCAPE del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente alega que el Titular no hace un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud al tenerlo estacionado con la empresa SEDO ya que en la página desplegada se indica que el mismo está a la venta, además de mostrar diversos enlaces a sitios web de terceros que ninguna relación tienen con el Promovente o con el Titular. Diversos Grupos de Expertos han considerado dicho uso como ilegítimo cuando los enlaces mostrados son, entre otros, a sitios web de competidores o de productos competitivos2. El hecho de que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud aparezca en venta para cualquier interesado no prueba por sí mismo la falta de un derecho o interés legítimo sobre el mismo para el Titular, como tampoco evidencia lo contrario3.
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “runescape” como nombre de dominio.
El Promovente acredita que el Titular no posee registro alguno de marca o aviso comercial de la denominación “Runescape”. El Promovente asevera que el Titular no cuenta con una reserva de derechos sobre dicha denominación y que tampoco es conocido por la misma ni podrá llegar a ser conocido como tal en virtud de que la marca del Promovente y su juego de cómputo en línea asociado a la misma son ampliamente conocidos a nivel internacional.
Ha quedado acreditado que RUNESCAPE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta al 2006, en los Estados Unidos de América al 2004 y en el Reino Unido al 2002. Resulta, además, que es ampliamente conocido el juego de computadora en línea que se identifica con la marca RUNESCAPE y al que los usuarios de Internet acceden desde el sitio “www.” del Promovente.
Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado4.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política. C. Registro o uso de mala fe
El Promovente alega que en otras ocasiones el Titular ya ha registrado y usado de mala fe nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros, habiendo desarrollado ese tipo de conducta de manera reiterada, citando Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee,Caso OMPI No. DMX 2006-0004 y Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee,Caso OMPI No. DMX2007-0019. Sin embargo, este Experto hace notar que el titular de los nombres de dominio en disputa en dichos casos citados por el Promovente no corresponde en su totalidad al del Titular en el presente caso, sin que el Promovente haya presentado argumento o evidencia algunos que auxilien a este Experto a considerarlos como una misma persona.
No obstante lo anterior, ha quedado acreditado que la marca RUNESCAPE fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que el juego de computadora en línea del mismo nombre que se ubica en el sitio web del Promovente “www.” es sumamente conocido a nivel mundial. El Promovente también acreditó que la marca RUNESCAPE y el juego de cómputo en línea identificado con dicha marca han tenido una amplia cobertura en diversos medios de comunicación, incluyendo en Estados Unidos de América, lugar donde se ubica el domicilio del Titular.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la existencia del juego de computadora en línea identificado con la marca RUNESCAPE del Promovente al momento de registrar el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente5.
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política. 7. Decisión
Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 27 de enero de 2009.
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 Cfr. Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo,Caso OMPI No. D2008-0666; Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates,Caso OMPI No. D2007-1415; Champagne Lanson v. Development Services/MailP, Inc.,Caso OMPI No. D2006-0006; Lo Monaco Hogar, S.L. v. MailP, Inc.,Caso OMPI No. D2005-0896.
3 En Educational Testing Service v. TOEFL,Caso OMPI No. D2000-0044, se establece “the mere offering of the domain name for sale to any party does not constitute a right or legitimate interest in that name. The offering for sale of a domain name (to the trademark holder or its competitor for a price in excess of out-of-pocket costs) is one avenue for establishing bad faith registration and use”.
4 En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon,Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given... Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant's assertion”.
5 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca... Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca”. En Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon,Caso OMPI No. D2004-0245, el Grupo de Expertos estableció: “First of all, the Complainant must prove that at the time of registering the Domain Name, the Respondent was guided by bad-faith purposes. In this regard, once again it is important to remind that, due to its extensive use by the Complainant, “BBVA” is a well-known trademark in Spain. Consequently, it seems quite clear that, taking into account the circumstances proved before the Panel, in this case the only feasible possibility seems to be that the Respondent registered the Domain Name in order to unfairly benefit from the Complainant's trademarks”.
Full & Egal Universal Law Academy