Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Discovery Communications, LLC. c. Carlos Hernández Caso N° DMX2008-0011 1. Las Partes
La Promovente es Discovery Communications, LLC., de Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cia, México.
El Titular es Carlos Hernández, de Mexico Distrito Federal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio .
El registrador del nombre de dominio en disputa es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de noviembre de 2008. El 20 de noviembre de 2008, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de noviembre de 2008, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de diciembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 19 de diciembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de diciembre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México:
N° de registro Marca Clase Fecha de Concesión Vigencia
638741
DISCOVERY KIDS
41
27 de enero de 2000
11 de septiembre de 2016
770911
DISCOVERY KIDS
38
28 de noviembre de 2002
11 de septiembre de 2016
832464
DISCOVERY KIDS
16
25 de mayo de 2004
6 de noviembre de 2012
886958
DISCOVERY KIDS
9
21 de junio de 2005
6 de noviembre de 2012
El nombre de dominio fue registrado por el Demandado el 24 de abril de 2008. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente:
- Discovery Communications, LLC. es una empresa mundialmente reconocida como líder en el ramo de la televisión educativa y cultural. Entre sus más reconocidas marcas, se cuentan las marcas DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, LEARNING CHANNEL, TRAVEL CHANNEL, DISCOVERY HEALTH Y DISCOVERY KIDS, que son marcas registradas en diversos países del mundo.
- De entre los más de 100 canales de televisión de los que es propietaria la Promovente, uno de los más destacadas es el canal de televisión por cable conocido como Discovery Kids, el cual se estrenó en América Latina en el año de 1996, y actualmente tiene disponibilidad en Estados Unidos de América, Europa, Latinoamérica y Asia. Cuenta con 14.5 millones de suscriptores en 34 países y territorios, incluyendo México. Consecuentemente, la marca registrada DISCOVERY KIDS goza de gran prestigio a nivel mundial.
- La Promovente es titular del nombre de dominio , desde el 13 de marzo de 1997, y el señor Carlos Hernández (Titular) adquirió el nombre de dominio el 24 de abril del 2008; esto es, 11 años después de haberse solicitado el registro de la marca DISCOVERY KIDS en la clase 41 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Desde que se adquirió el nombre de dominio la página de Internet vinculada a dicho dominio ha sido utilizada para la práctica denominada “parking”, en la que se despliegan diversos vínculos electrónicos en los que se promocionen servicios y productos relacionados con las palabras “discovery” y “kids”. Adicionalmente, la Promovente manifiesta que el señor Carlos Hernández no ha utilizado ni ha efectuado ningún preparativo para el uso en buena fe del nombre de dominio , sino que por el contrario el titular carece de contenido propio para desplegar en el sitio y el nombre de dominio en disputa se encuentra estacionado en un sitio web de “parking” conocido como S.
- El señor Carlos Hernández ha registrado y usa de mala fe el nombre de dominio con la intención de impedir el uso de las marcas arriba detalladas por parte Discovery Communications, LLC.
- Carlos Hernández (Titular) ha registrado y utilizado de mala fe nombres de dominio en el pasado, de acuerdo con lo señalado en la resolución del caso MATTEL, INC. c. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009.
A. El nombre de dominio es idéntico a la marca registrada DISCOVERY KIDS.
Ello, toda vez que la parte nominativa del nombre de dominio corresponde precisamente a la marca DISCOVERY KIDS, que de hecho es la denominación con la que Discovery Communications, LLC. publicita sus productos y servicios en televisión e Internet, por lo menos desde el año 1996.
Se debe resaltar que al realizar la comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo a los aspectos nominativos de la marca, ya que atendiendo a la naturaleza de los nombres de dominio es imposible hacer una comparación, tal y como se resolvió en los casos The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Turisme De Catalunya c. Lucas Mas Brothers, Caso OMPI No. D2001-0390 e Informaciones Canarias S.A. (infocarsa) c. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780, en el que se arribó a la siguiente conclusión:
Ni la partícula “.com” identificativa del nivel superior de dominio genérico, ni la presencia de mayúsculas o minúsculas en uno y otro sigo, ni la especial grafía con que se haya presentado alguna de las letras componente de la marca, ni incluso los posibles diferentes tonos cromáticos con que uno y otra sean usados, constituyen, contrariamente a lo pretendido por el demandado, elementos de trascendencia suficiente como para evitar esta confundibilidad.
Consecuentemente, ni el sufijo “.” ni el uso de letras minúsculas o mayúsculas en el nombre de dominio y las marcas, influyen en lo más mínimo al realizar el análisis de identidad o grado de confusión entre ambos.
B. El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio
El Señor Carlos Hernández (Titular), no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial en México para la denominación DISCOVERY KIDS que le brinde algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Discovery Communications, LLC. es titular de diversos registros marcarios en México DISCOVERY KIDS y es titular del nombre de dominio desde el 13 de marzo de 1997, por lo que es en todo caso dicha empresa quien tiene el interés legítimo o derecho sobre el dominio
C. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Las marcas DISCOVERY KIDS de Discovery Communications, LLC. son conocidas a nivel mundial, por lo que no hay manera en que el Titular pudiera alegar que no conoce o que no las conocía antes de obtener el nombre de dominio en cuestión.
Es indudable que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa a sabiendas de la existencia de las marcas de Discovery Communications, LLC., y con el objetivo de impedir el uso de dichas marcas, así como con el objeto de intentar obtener una ganancia indebida, ya sea a través de la publicidad generada por la práctica del “parking” o bien, mediante la venta a subasta de este nombre de dominio a través de la empresa S.
En el caso MATTEL, INC. c. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009, antes citado, el experto concedió la transferencia de los nombres de dominio respectivos, entre otras cosas, al haberse acreditado la práctica conocida como “parking”, en donde se arribó al siguiente razonamiento:
Ello aunado al hecho de que la Titular ha elegido estacionar sus nombres de dominio en el sitio s, sitio donde según lo actuado en el expediente, se valúan y venden nombres de dominio, lleva a este Panel a concluir que los cuatro nombres de dominio registrados por el Titular, incorporan marcas mundialmente conocidas de la Promovente, han sido registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio. El acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Política, sin embargo, por la importancia del caso, procederemos a analizar otro factor relevante. Por otro lado, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por la Titular, relativas al uso de hipervínculos para desviar tráfico, a través de s, a partir de los nombres de dominio controvertidos, hacia sitios Web de terceros, incluyéndose de empresas competidoras de la Promovente. El hecho de que exista publicidad en páginas del sitio s, en donde se hace referencia a los nombres de dominio de la Promovente, y el hecho de que en dicho sitio se evalúan y venden nombres de dominio, permite concluir por analogía que la desviación de tráfico que versa sobre los nombres de dominio controvertidos, se hace con ánimo de lucro. Por lo tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.
En la especie se actualizan los supuestos planteados por el caso anteriormente citado, por lo que es evidente que al acreditarse la práctica de “parking” llevada a cabo por el señor Carlos Hernández, se cumple con el tercer requisito de la Política. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación válido a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o semejanza en grado de confusión
El nombre de dominio es idéntico a la marca DISCOVERY KIDS de la Promovente. Siguiendo las decisiones de otros expertos respecto a que la eliminación de espacios no es obstáculo para que se considere al nombre de dominio en disputa idéntico a la marca que éste reproduce, este Experto ha encontrado que la eliminación de dicho espacio entre las palabras “discovery” y “kids” en la cadena de caracteres que constituye el mencionado nombre de dominio (en donde es tecnológicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión. Por otro lado, la adición en el citado nombre de dominio en disputa del código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) “.mx”, y el nivel secundario (por sus siglas en inglés gTLD) “.com”, inmediatamente después del ccTLD “.mx”, leyéndolo de derecha a izquierda, carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de las marcas DISCOVERY KIDS, debido a que dichos ccTLDs y gTLDs no cumplen la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios. (Ver Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. c. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).
En virtud de lo anterior, la Promovente ha acredito el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el Artículo 1(c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Titular del nombre de dominio no ha presentado su escrito de contestación conforme a la Política y al Reglamento, motivo por el cual dicho Titular no ha alegado ni demostrado tener derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, en términos del Artículo 1(c) de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas por la Promovente, el Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente argumenta que lo que el Titular ha ofertado es el propio nombre de dominio en venta, a través del sitio S, con ánimo de lucro. El Titular no ha desvirtuado esta acusación.
El Titular del nombre de dominio en disputa no ha probado ser conocida comúnmente bajo el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Titular no ha probado realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. La Promovente ha presentado pruebas que sugieren que al estacionar el Titular el nombre de dominio en disputa en el servicio de S, los consumidores se desvían a páginas de diversas empresas, entre ellas empresas vendedoras de juguetes que son competidoras de la Promovente.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1(b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Como se ha analizado anteriormente (ver punto 6.B, supra), la Promovente ha argumentado que el Titular, a través de , ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa. Dicho nombre de dominio incorpora en su totalidad las marcas de la Promovente, las cuales han sido ampliamente publicitadas a nivel mundial y gozan de un reconocido prestigio. El Titular no ha explicado por qué ha registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad las marcas ampliamente publicitadas de Discovery Communcations, LLC.
Ello aunado al hecho de que el Titular ha elegido estacionar sus nombres de dominio en el sitio , sitio donde según lo actuado en el expediente, se valúan y venden nombres de dominio, lleva a este Panel a concluir que el nombre de dominio registrado por el Titular, que incorporan marcas mundialmente conocidas de la Promovente, han sido registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa. El acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Política, sin embargo, por la importancia del caso, procederemos a analizar otro factor relevante.
Por otro lado, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por el Titular, relativas al uso de hipervínculos para desviar tráfico, a través de S, a partir de los nombres de dominio en disputa, hacia sitios Web de terceros. El hecho de que exista publicidad en páginas del sitio S, en donde se hace referencia al nombre de dominio del Titular, y el hecho de que en dicho sitio se evalúan y venden nombres de dominio, permite concluir por analogía que la desviación de tráfico que versa sobre el nombre de dominio en disputa, se hace con ánimo de lucro.
Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, y de conformidad con el artículo 1(g) de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 13 de enero de 2008
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