Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V. Caso N° DMX2008-0012 1. Las Partes
La Promovente es Pullmantur, S.A, Madrid, España, representada por Cuatrecasas Abogados, Barcelona, España.
La Titular es Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., México, D.F., México. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio: , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de diciembre de 2008. El 12 de diciembre de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 12 de diciembre de 2008 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de enero de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de enero de 2009.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente ha presentado evidencia que demuestra que es titular de varias marcas registradas, algunas de las cuales se señalan a continuación:
MARCA REGISTRADA
REG. No.
CLASE (INT'L)
FECHA DE REGISTRO
PAÍS
PULLMANTUR CRUISES
927513
39
Febrero 16, 2006
México
PULLMANTUR CRUISES
965854
39
Octubre 19, 2006
México
AIR PULLMANTUR
963782
38
Octubre 19, 2006
México
AIR PULLMANTUR
965855
39
Octubre 19, 2006
México
PULLMANTUR
3659315
16, 38 y 39
Febrero 11, 2004
Comunitaria
PULLMANTUR CRUISES
3669918
16, 38 y 39
Febrero 18, 2004
Comunitaria
PULLMANTUR CRUISES
3677739
16, 38 y 39
Febrero 18, 2004
Comunitaria
AIR PULLMANTUR
5256111
16, 38 y 39
Agosto 14, 2006
Comunitaria
PULLMANTUR CON ALMA ESPAÑOLA
6535025
16, 38 y 39
Diciembre 20, 2007
Comunitaria
PULLMANTUR
1168085
39
Agosto 1, 1989
España
PULLMANTUR CRUISES
2407166
39
Enero 16, 2002
España
PULLMANTUR CRUISES
2407167
39
Enero 16, 2002
España
AIR PULLMANTUR
2727988
16, 38 y 39
Abril 16, 2007
España
Los nombres de dominio en disputa , , y fueron registrados el 29 de mayo de 2008. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente I. Identidad o semejanza en grado de confusión
La Promovente argumenta:
Que existe identidad entre los nombres de dominio en disputa y sus marcas PULLMANTUR, PULLMANTUR CRUCEROS y PULLMANTUR CRUISES.
- Que en la mayoría de los casos la única diferencia entre los nombres de dominio en disputa y las citadas marcas de la Promovente es la inclusión del sufijo “.”, misma que se deriva exclusivamente de la configuración técnica actual del DNS, por lo que debe ser considerada indiferente a los efectos del presente análisis.
- Que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares respecto de las marcas PULLMANTUR CRUCEROS, PULLMANTUR CRUISES, AIR PULLMANTUR y PULLAMNTUR CON ALMA ESPAÑOLA, siendo el elemento esencialmente distintivo de las denominaciones de las que componen dichas marcas es el término “Pullmantur” aunadas al resto de las palabras de las que se componen las marcas. II. Derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio
La Promovente argumenta:
- Que la Promovente es una compañía especializada en la comercialización de cruceros, incluyendo dentro de su oferta los cruceros que opera, tal y como se comprueba en su página web.
- Que la Titular en ningún caso podría realizar una oferta de buena fe de productos o servicios a través de los nombres de dominio en disputa.
- Que el hecho de tratarse de una compañía especializada en el sector de los cruceros, parece excluir cualquier posibilidad de uso de los nombres de dominio de buena fe y por el contrario, la obvia conexión de los mismos con la Promovente, sumada al hecho que, entre otros cruceros, la Titular ofrece los cruceros de la Promovente, sólo puede conducir a la conclusión que la Titular carece del más mínimo derecho o interés legítimo respecto a los nombres de dominio en disputa.
- Que la Titular no es conocida comúnmente bajo las denominaciones “Pullmantur”, “Pullmantur Cruises” o “Pullmantur Cruceros” y por el contrario, dichas denominaciones corresponden a la Promovente.
- Que de la consulta a los principales motores de búsqueda de Internet del término “Pullmantur”, los resultados arrojan miles de referencias con respecto a la Promovente.
- Que en ningún momento ha autorizado a la Titular el uso de sus marcas ni el registro de los nombres de dominio en disputa; por lo que en ningún caso puede considerarse que por el mero hecho de comercializar los servicios de la Promovente, la Titular ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre las marcas de aquélla y por lo anterior, se produce una total ausencia de tales derechos o intereses por parte de la Titular respecto a los nombres de dominio en disputa.
- Que la Titular no está haciendo uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, ya que la página web a la que los nombres de dominio en disputa resuelven, promueve la contratación de los cruceros de la Promovente por medio de la Titular.
- Que tal uso no podría considerarse como legítimo, leal o no comercial. III. Registro o uso de mala fe
La parte Promovente argumenta:
- Que la Titular no ostenta derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa ni ha contado en momento alguno con la autorización por aquélla para registrar los nombres de dominio en disputa.
- Que teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas PULLMANTUR y su estrecha vinculación con la Promovente, sumada al hecho que la Titular es una sociedad que opera en el mismo sector que la Promovente, sólo cabe concluir que en el momento de proceder al registro de los nombres de dominio en disputa, la Titular era plenamente consciente de la existencia de la Promovente, así como de sus marcas.
- Que el registro de los nombres de dominio en disputa se produjo el 29 de mayo de 2008, la Promovente acababa de lanzar una potente campaña mediática para la promoción de sus cruceros en el mercado mexicano.
- Que paralelamente al registro de los nombres de dominio en disputa, la Titular registró igualmente los nombres de dominio , , , , y , por lo que dichos registros comprueban la intención de la Titular de aprovecharse de forma ilícita de las marcas y reputación de la Promovente.
- Que en este caso no se produjo una “desafortunada coincidencia”, sino que el registro de los nombres de dominio en disputa respondió a una manifiesta voluntad de mala fe.
- Que los nombres de dominio en disputa fueron registrados con el único objetivo de aprovecharse de la reputación de la Promovente.
- Que los nombres de domino en disputa han estado vinculados a un sitio web en el que la Titular ofrece sus servicios de intermediación en la comercialización de cruceros operados por la Promovente.
- Que este uso puede ser clasificado como un uso tendiente a “atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
- Que el uso de los nombres de dominio en disputa para la promoción de la contratación de los servicios de la Promovente por medio de un sitio web operado por la Titular, sin indicar en momento alguno el carácter no oficial de dicho sitio Web ni de la falta de autorización para la disposición de nombres de dominio, constituye un evidente uso de mala fe, mismo que se ve agravado por el hecho de que el citado uso se ha mantenido, incluso una vez que la Promovente ha remitido un requerimiento a la Titular, instando a cesar dicho uso. B. Titular
La Titular no presentó un escrito de Contestación. 6. Debate y conclusiones
Como la Titular no ha presentado contestación a los argumentos de la Promovente dentro del plazo establecido, el Experto podrá aceptar como verdaderos los argumentos que considere razonables. Ver Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. c. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009. A. Identidad o semejanza en grado de confusión
El nombre de dominio es idéntico a la marca PULLMANTUR CRUISES de la Promovente. La adición en los nombres de dominio del ccTLD “.” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dichos nombres de dominio en disputa de las marcas del Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados. (Ver, Mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York c. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A. c. Richard Tonetti,Caso OMPI No. D2000-0493, Rollerblade, Inc. c. Chris McCrady,Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) c. Inja, Kil,Caso OMPI No. D2000-1409).
También resulta idéntica la marca PULLMANTUR al nombre de dominio . El ccTLD “.” carece de cualquier relevancia jurídica en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión (ver párrafo anterior).
La marca PULLMANTURestá totalmente comprendida dentro de los cuatro nombres de dominio en disputa: , , y . La adición de distintas palabras tales como “cruceros” o “cruises” no les confiere a los nombres de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a las marcas de la Promovente. (Ver America Online, Inc. c. Anson Chan,Caso OMPI No. D2001-0004; Mutatis Mutandis, MoneyGram Payment Systems Inc. c. Elizabeth Muriel Hernández,Caso OMPI No. D2006-1506; Princess International Sales and Service Limited and Princess Yachts International PLC c. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine,Caso OMPI No. D2002-0419; America Online, Inc. c. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. c. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560). Agregar términos genéricos a las marcas registradas de la Promovente, no convierte a los nombres de dominio en disputa en distintivos o diferentes respecto de las marcas registradas de la Promovente. Ver Quixtar Investments, Inc. c. Scott A., Smithberger (a.k.a. Scott Smithy) y Quixtar-IBO,Caso OMPI No. D2000-0138; GA Modefine S.A. c. Mark O'Flynn,Caso OMPI No. D2000-1424. Ver también PepsiCo, Inc. c. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services,Caso OMPI No. D2001-0174; Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) c. Kil Inja,Caso OMPI No. D2000-1409 y America Online, Inc. c. Chris Hoffman,Caso OMPI No. D2001-1184.
Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada. (Ver T c. Francisco Gómez Ceballos,Caso OMPI No. D2002-0717; Bayerische Motoren Werke AG c. , WIPOCaso OMPI No. D2002-0615; Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN c. Lost in Space, SA,Caso OMPI No. D2002-0504; Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Caso OMPI No. D2000-1525; Eauto, L.L.C. c. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0047; Toyota France and Toyota Motor Corporation c. Computer-Brain,Caso OMPI No. D2002-0002; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation c. S&S Enterprises Ltd, Caso OMPI No. D2000-0802.
Los nombres de dominio , , son, adicionalmente, ideológicamente semejantes en grado de confusión a la marca PULLMANTUR CRUISES.
El primer punto de la Política se ha cumplido, debido a la identidad o la semejanza en grado de confusión entre los nombres de dominio en disputa de la Titular, con las marcas de la Promovente. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
La Promovente ha registrado marcas desde 1989 (España), y ha obtenido un grupo de registros marcarios en México en 2006. PULLMANTUR es un término arbitrario o de fantasía que no existe en los diccionarios de habla hispana. Ello le confiere un nivel elevado de distintividad. No parece ser coincidencia que la Titular, en mayo de 2008, obtuviera cuatro registros de nombres de dominio que son idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas utilizando un término arbitrario, de la Promovente, y los relacionara con los mismos servicios que presta dicha Promovente. Este uso no puede calificarse como legítimo, leal o no comercial. Por el contrario, las pruebas contenidas en el expediente permiten establecer que existe un desvío de los consumidores al utilizar nombres de dominio idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas de la Promovente, nombres de dominio que resuelven a un sitio que ofrece servicios de cruceros.
La Promovente ha presentado evidencia que demuestra presencia continua de sus marcas en el mercado (incluyendo el Mexicano, en donde la Titular se desenvuelve) y una publicidad considerable en el mismo. La Promovente igualmente ha exhibido pruebas que permiten establecer un reconocimiento de sus marcas. Diversos expertos han decidido que registrar un nombre de dominio que incorpore una marca reconocida, no le confiere ningún derecho o interés legítimo a la Titular, sino puede constituir mala fe (Ver Justerini & Brooks Limited c. Juan Colmenar Rueda as Registrant “Colmenar”, aka “jokolm”/”JCRco.,Caso OMPI No. D2000-1308; Mutatis Mutandis, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; Medisite S.A.R.L. c. Intellisolve Limited,Caso OMPI No. D2000-0179 y V&S Vin & Sprit Aktiebolag c. Tyler Kownacki, Caso NAF No. 95079).
La Promovente no le ha otorgado permiso o autorización alguna a la Titular para registrar los nombres de dominio en disputa. (Ver Société Air France c. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zema Participacoes Ltda. c. Jonhn Laxton,Caso OMPI No. D2008-1297).
Las pruebas presentadas por la Promovente muestran que los nombres de dominio en disputa generan riesgo de confusión, al crear una posible y aparente asociación o relación comercial entre la Promovente y los nombres de dominio en disputa, sitio y/o los bienes y servicios de la Titular. (Ver Mutatis Mutandis, Philip Morris Incorporated c. Alex Tsypkin,Caso OMPI No. D2002-0946).
En otro aspecto, dichas pruebas presentadas por la Promovente demuestran claramente que el uso de los nombres de dominio en disputa es comercial y que constituye un intento de uso comercial para obtener un lucro, mediante el desvío de consumidores. (Ver Hoffmann-La Roche Inc. c. O, Caso OMPI No. D2007-1806; Pfizer Inc. c. jg a/k/a Josh Green, Caso OMPI No. D2004-0784; The Bear Stearns Companies Inc. c. Darryl Pope,Caso OMPI No. D2007-0593; COMSAT Corporation c. Ronald Isaacs,Caso OMPI No. D2004-1082; Fat Face Holdings Ltd. c. Belize Domain WHOIS Service Ltd.,Caso OMPI No. D2007-0626, y Sanofi-aventis c. Montanya ILtd.,Caso OMPI No. D2006-1079.
Por tanto, al no haberse encontrado derechos o intereses legítimos de la Titular sobre los nombres de dominio en disputa, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias que podrían indicar el registro de mala fe así como el uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
El registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida puede constituir mala fe. (Ver Mutatis mutandis, Encyclopaedia Britannica, Inc. c. John Zuccarini and The Cupcake Patrol a/ka Country Walk a/k/a Cupcake Party,Caso OMPI No. D2000-0330; Inter-IKEA Systems B.V c. Technology Education Center,Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. c. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol,Caso OMPI No. D2001-0489).
De acuerdo con los documentos contenidos en el expediente, la Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa con el fin de atraer, intencionalmente y con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas registradas de la Promovente en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web. Esta conducta cae en el supuesto establecido en el artículo 1 (b) (iv) de la Pólítica. (Ver Hewlett-Packard Company c. NA, Caso NAF N° FA154141; Savin Corporation c. Cal Toner c/o Domain Manager, Caso NAF N° 230934 y State Fair of Texas c. G, Caso NAF N° FA95288). A la fecha de la Decisión, tres de los cuatro nombres de dominio en disputa re-dirigen a , mientras que el nombre de dominio se encuentra inactivo. En el sitio web alojado bajo se ofrecen no sólo los servicios del Promovente, sino también los de compañías competidoras.
El tercer requisito de la Política ha sido cumplido. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículo 1(g) de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa , , y sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto
Fecha: Febrero 10, 2009
Full & Egal Universal Law Academy