Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Google, Inc. v. Oreste del Mar Caso No. DMX2008-0013 1. Las Partes
El Promovente es Google, Inc., California, Estados Unidos de América, representado por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., México.
El Titular es Oreste del Mar, Buenos Aires, Argentina. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es: .
El Registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de diciembre de 2008. El 17 de diciembre de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de diciembre de 2008, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. Dado que la Solicitud presentada había sido bajo una Política y Reglamento distintos a los aplicables a los nombres de dominio .MX, el 23 de diciembre de 2008 el Promovente presentó al Centro una Solicitud enmendada. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de enero de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de enero de 2009.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de enero de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fundamento en los artículos 12.A y 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, los motivos por los que debería considerarse que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la Solicitud, y dando asímismo oportunidad al Titular de presentar las manifestaciones y pruebas que considerase convenientes en relación a dicho elemento de derechos o intereses legítimos, la cual fue notificada a las partes el 4 de febrero de 2009. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 23 de febrero de 2009 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a Orden de Procedimiento No. 1 el 11 de febrero del 2009. El Titular no presentó respuesta alguna. 4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente es una sociedad estadounidense que tiene como objeto social, entre otros, el establecimiento de servicios y medios de comunicación e información a través de terminales de computadora utilizando la Internet.
4.2 El Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio: creado en Septiembre de 1997, creado en Junio de 1999, y creado en Febrero de 2003.
4.3 El Promovente es titular de la marca GOOGLE la cual tiene registrada en México, entre otros registros, bajo el No. 855628 con fecha de presentación en Febrero 2004, y bajo el No. 902009 con fecha de presentación en Julio 2005.
4.4 El Promovente es titular de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusiones periódicas del título “www..mx” No. 04-2008-042413460300-203 otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México en Mayo 2008.
4.5 La marca GOOGLE fue reconocida como notoriamente conocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la resolución emitida el 30 de Junio de 2005, expediente P.C. 815/2004(N-447) 12389.
4.6 El nombre de dominio en disputa fue creado en mayo de 2007.
4.7 La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio en disputa indica que el mismo está a la venta.
4.8 El Titular tiene su domicilio en Buenos Aires, Argentina, según información proporcionada por el Registrador. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
- El Promovente creó el sigo distintivo GOOGLE que en el transcurso de los años se ha transformado en un signo notoriamente conocido, adquiriendo enorme prestigio y reconocimiento en más de 86 idiomas a lo largo de 100 países.
- El Promovente abastece un servicio de información mundial notoriamente conocido a través de su portal en Internet “www.”. A fin de proporcionar sus servicios en México obtuvo el registro del nombre de dominio y en Argentina obtuvo el registro del nombre de dominio .
- El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa cuatro años después que el Promovente hubiera registrado el nombre de dominio .
- El Titular pretende engañar al público registrando un nombre de dominio análogo al del Promovente, agregando una letra “i” al principio, sin que ello establezca una diferencia o haga una distinción entre un nombre de dominio y otro. Es indubitable e incontrovertible la similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio y . El grado de confusión generado acarrea la ilegalidad del nombre de dominio , que pretende ofuscar el entendimiento y razón de los usuarios de Internet y, en aprovechamiento de ese error, hacerse de éstos, cuya intención original era consultar y utilizar los servicios del Promovente, mismos que además ostentan una marca notoriamente conocida a nivel mundial.
- El Titular pretende desviar a los consumidores y usuarios de Internet de manera equivocada y, consecuentemente, empañar el bueno nombre de la marca del Promovente con ánimo de lucro.
- El Titular utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que el supuesto del párrafo 1.a.iii., b. de la Política se actualiza cuando una persona registra un nombre de dominio con el fin de venderlo al promovente. El Promovente contactó al Titular vía correo electrónico solicitándole cesara y se desistiera de continuar utilizando el nombre de dominio objeto de la Solicitud bajo la consideración que su uso violaba los derechos del nombre de dominio y la marca GOOGLE del Promovente. En respuesta a tal comunicado, vía correo electrónico, el Titular solicitó la cantidad de siete mil dólares.
- El Promovente nunca otorgó ni ha otorgado acuerdo de voluntad o autorización alguna al Titular para el uso, registro o aprovechamiento del nombre de dominio en disputa. Por lo anterior y en virtud de la clara intención del Titular de lucrar ilegalmente con el nombre de dominio en disputa, se demuestra la mala fe con la que actuó el Titular.
- El Titular ofreció públicamente a la venta el nombre de dominio en disputa en la página web que se ubica bajo dicho nombre de dominio, lo que demuestra la mala fe del Titular al intentar obtener un beneficio en su favor, violando los derechos del Promovente.
- Es claro que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa, fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el mismo al Promovente o a un competidor del Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones General
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Al revisar la Solicitud, este Experto notó de forma preliminar que el Promovente presentaba argumentos confusos y poco claros respecto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión por parte del Titular, por lo que este Experto consideró la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente o la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos al respecto de forma clara.
Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud1. Corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política, sin que corresponda al Experto tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.
Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consideró apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocida que es la marca del Promovente y el servicio de información que opera en su sitio web, así como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares2.
En su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el Promovente se limitó a repetir los argumentos ya escritos en su Solicitud. Además, en su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el Promovente hizo ciertas manifestaciones en el sentido que se oponía a que se le otorgase al Titular un plazo adicional para dar respuesta a la Solicitud, y señalando que la forma en que este Experto se conducía provocaba inequidad procesal para el Promovente al darle ese nuevo plazo al Titular, además de violar el artículo 5.E del Reglamento, aduciendo que al no haber respuesta a la Solicitud por parte del Titular se tenían por confesos los hechos y consideraciones de derecho hechos valer por el Promovente. Al respecto, este Experto hace notar (i) que se debe tratar a ambas partes con igualdad, garantizando que cada una tenga oportunidad de exponer su caso; (ii) el plazo dado al Titular en la Orden de Procedimiento No. 1 no era para dar respuesta a la Solicitud como tal, sino que claramente se limita al elemento de derechos o intereses legítimos respecto al cual precisamente se invitaba al Promovente a exponer sus argumentos, esto es, se da un trato igual a ambas partes; (iii) no existe violación alguna al artículo 5.E del Reglamento, el cual en ningún lado establece (como erróneamente afirma el Promovente) que la falta de contestación por el titular de un nombre de dominio dé como resultado que se tengan por confesos los hechos y argumentos hechos valer por la parte promovente.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas3. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada GOOGLE, y ser titular de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusiones periódicas del título “www..mx”.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca GOOGLE del Promovente. En efecto, salvo por la adición de la letra “i”, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca del Promovente, sin que dicha adición sea suficiente para establecer una distinción entre ambos.
De igual manera, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es también semejante en grado de confusión al título “www..mx”del Promovente, siendo aplicable lo apuntado en el párrafo anterior. Al respecto, no escapa a este Experto que dicha reserva fue otorgada en fecha posterior a la creación del nombre de dominio en disputa, sin que este Experto lo estime relevante para efectos del párrafo 1.a.i. de la Política4.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente acreditó que la marca GOOGLE ha sido considerada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como notoriamente conocida, y que es titular del nombre de dominio cuyo código territorial corresponde a Argentina, lugar donde tiene manifestado su domicilio el Titular, además de ser titular de los nombres de dominio y .
El Promovente afirma que abastece un servicio de información mundial notoriamente conocido a través de su portal en Internet “www.” y que no ha otorgado al Titular autorización alguna para la utilización, registro o aprovechamiento del nombre de dominio en disputa.
El Promovente omite hacer notar que uso se da al nombre de dominio en disputa.
Resulta que el Titular no dió contestación a la Solicitud y de la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. No obstante la falta de claridad en varios de los argumentos hechos valer por el Promovente, el Titular no los refutó. Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie5 el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política. C. Registro o uso de mala fe
La denominación “Google” fue registrada como marca por el Promovente varios años antes que el nombre de dominio en disputa fuera registrado, y dicha marca es notoriamente conocida. El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el servicio de información que opera el Promovente a través de su sitio web “www.” es sumamente conocido.
El Promovente exhibió copia impresa de comunicaciones vía correo electrónico con el Titular, en las que le solicita cese y se desista de continuar utilizando el nombre de dominio en disputa, y de las respuestas del Titular en las que solicita, primero la cantidad de siete mil dólares (“no se quien me lo vendió. Lo compré en un portal de de compra venta de dominios. El dominio lo pague 7.000 (siete mil dolares). Si recupero mi dinero, con gusto te lo cedo.”) y después de tres mil dólares (“lamentablemente esos valores no alcanzan a cubrir lo que pague. Estaria dsipuesto [sic] solo a recibir: 3000 (tres mil dolares), ni mas ni menos”). Dicha conducta del Titular ha sido considerada en diversos casos como evidencia de mala fe6.
Es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente la marca GOOGLE del Promovente o alguno de sus sitios web “www.” o “www..mx” o “www..ar”. Es relevante que, salvo por la adición de una letra “i”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GOOGLE del Promovente, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que también ha sido considerada en varios casos como evidencia de mala fe7.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la marca GOOGLE del Promovente y de sus sitios web identificados con dicha marca al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. El hecho de que el Titular haya manifestado en sus comunicaciones vía correo electrónico que adquirió de un tercero el nombre de dominio en disputa no es obstáculo para determinar si el registro se hizo de mala fe ya que, para efectos de la Política, este Experto considera que el acto de adquisición se asimila al registro del nombre de dominio en cuestión, coincidiendo con el punto de vista expresado al respecto por expertos en otros casos8.
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política. 7. Decisión
Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 23 de enero de 2009.
1 En The Skin Store, Inc. v. eSkinS,Caso OMPI No. D2004-0661, se estableció “The Panel suspects from looking at the Complainant's homepage at “www.skins” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”, (énfasis añadido).
2 En varias ocasiones expertos han solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas,Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin,Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA,Caso OMPI No. D2000-1376.
3 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
4 Al respecto véase el razonamiento seguido en Valve Corporation v. ValveNET, Inc., ValveNET, Inc., Charles Morrin,Caso OMPI No. D2005-0038.
5 En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0455, se estableció “a Complainant's burden of proof on this element is light... Complainant must make at least a prima facie showing that Respondent has no rights or legitimate interests in the mark”. En Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited,Caso OMPI No. D2001-0121 se estableció “Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent)... If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”. Véase también Ellerman Investments Limited and The Ritz Hotel Casino Limited v. Antonios Manessis,Caso OMPI No. D2001-1461.
6 Entre otros, en Red Bull GmbH. v. Grey Design,Caso OMPI No. D2001-1035, se estableció: “the fact that Respondent's administrative contact was willing to sell the Domain Name for US$ 10,000, an amount exceeding by far the out-of pocket costs of registration, constitutes evidence of registration and use of the Domain Name in bad faith”.
7 El llamado error tipográfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian,Caso OMPI No. D2000-0937, se establece “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant's mark”, (énfasis agregado). En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani,Caso OMPI No. D2002-0568, se establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith”, (énfasis agregado).
8 En Dixons Group Plc v Mr. Abu Abdullaah,Caso OMPI No. D2000-1406, se estableció: “the term “registration” extends beyond the original act of registration and covers subsequent acquisitions of the domain name... there are several prior Panel decisions in which it has been held more generally that “registration” extends to subsequent acts of acquisition”. En MC Enterprises v. Mark Segal (N),Caso OMPI No. D2005-1270, se estableció: “The Respondent is not the original registrant of the subject domain name, but for the purposes of the Policy, his acquisition of the subject domain name constitutes registration”.
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