Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Nissan Mexicana S.A. De C.V. v. Leonor Méndez Martínez Caso No. DMX2009-0004 1. Las Partes
El Promovente es Nissan Mexicana S.A. De C.V. con domicilio en México, D.F., México representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
El Titular es Leonor Méndez Martínez, con domicilio en México, D.F., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de marzo de 2009. El 12 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de marzo NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud había sido enviada en un modelo desactualizado, el Promovente presentó una modificación a la misma el 18 de marzo de 2009 por vía electrónica e impresa por vía courier. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 25 de marzo de 2009 el Promovente hizo llegar al Centro copia de un comunicado recibido por éste del Titular, ofreciendo ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de un pago por la suma equivalente al costo del procedimiento.
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de abril de 2009.
El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de abril de 2009.
El 15 de abril de 2009 el Centro notificó a las partes que el Titular se comunicó con el Centro, remitiendo copia de dicho mensaje de correo electrónico e informando de la posible suspensión del procedimiento, de recibirse la correspondiente solicitud firmada antes del 16 de abril de 2009.
El 16 de abril de 2009 el Promovente presentó ante el Centro una solicitud de suspensión del procedimiento por el término de 15 días, con base en el hecho de que el Titular ofreció ceder el nombre de dominio al Promovente.
El 17 de mayo de 2009 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento hasta el 2 de mayo de 2009.
Por medio de comunicados fechados entre el 17 de abril y el 20 de abril de 2009 entre el Promovente y NIC-México, el Promovente informó a NIC-México los datos de Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico y Contacto de Pago, para que el nombre de dominio fuera transferido al Promovente.
El 21 de abril de 2009, NIC-México solicitó al Titular su autorización para transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente, conforme a los datos proporcionados por éste último.
El 30 de abril de 2009 el Promovente, sin haber dado contestación al comunicado enviado a éste por NIC-México, referente a la autorización para transferir el nombre de dominio, hizo llegar al Centro un comunicado, vía correo electrónico, del que se desprende que el Titular no contactó de vuelta al Centro, a NIC-México ni al Promovente en relación con el ofrecimiento de ceder el nombre de dominio en disputa y que la solicitud de suspensión con base en ello fue simplemente un medio para demorar el procedimiento.
El 1 de mayo de 2009 el Titular envió al Centro, vía correo electrónico, un comunicado solicitando se mantuviera el procedimiento en suspenso.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes de México, desde fecha 11 de septiembre de 1961, bajo la denominación Nissan Mexicana, S.A. de C.V.
El Promovente es titular en México de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusión periódica vía red de cómputo para “”, concedida bajo el No. 04-2005-081211482900-203 de fecha 12 de agosto de 2005, así como otras que incluyen la palabra “Nissan”.
La marca NISSAN es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, que tiene un gran nivel de difusión en México.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 27 de marzo de 2007, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Afirma el Promovente:
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento, el Promovente hace valer que la sociedad Nissan Mexicana, S.A. de C.V., (“Nissan”) es titular de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para Difusión Periódica vía Red de Cómputo, lo cual acredita con copia del certificado correspondiente emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México, para “”, concedida el 12 de agosto de 2005, bajo el número 04-2005-081211482900-203, respecto de la cual el nombre de dominio en disputa resulta similar.
El Promovente hace valer también el hecho de que la denominación bajo la cual se encuentra constituida la sociedad es precisamente Nissan Mexicana, S.A. de C.V., correspondiente en identidad al nombre de dominio en disputa.
Finalmente, el Promovente hace referencia a la fama con que cuenta la marca NISSAN, tanto en México como en el resto del mundo.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2 del Reglamento, El Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:
(a) El Promovente afirma que no existen pruebas de que el Titular del nombre de dominio en disputa haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, lo cual acredita con una impresión del contenido desplegado por el nombre de dominio en disputa, del cual se desprende que, inclusive, el sitio web muestra enlaces automatizados, algunos con vínculos a materiales pornográficos para adultos.
(b) El Promovente afirma que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, lo cual soporta argumentando que ha realizado búsquedas en Internet, a través de diversos motores, sin encontrar referencia alguna al nombre del Titular aunado al nombre de dominio en disputa .
(c) El Promovente argumenta que el Titular no tiene la marca NISSANMEXICANA registrada a su nombre, ni es liceniatario de su titular, en todo caso.
(d) Continúa el Promovente con el argumento de que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa . A este efecto, el Promovente hace referencia a la Doctrina del Mantenimiento Pasivo de dominios, haciendo valer el hecho de que el contenido del sitio bajo el nombre de dominio en disputa no constituye un uso legítimo del mismo y que los contenidos de éste únicamente causan desprestigio al Promovente.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3 del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, haciendo referencia al hecho de que el Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa para ningún fin legítimo o lógico y reforzando el mismo con el hecho de que los enlaces contenidos en el sitio bajo el nombre de dominio en disputa contienen material pornográfico que desprestigia la marca NISSAN y a Nissan Mexicana, S.A. de C.V., de lo que claramente se desprende un uso de mala fe del mismo, al utilizar el nombre y fama de NISSAN en México para hacer referencia a sitios pornográficos y de contenidos aleatorios. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones A. Cuestión Previa
Debido a que el Titular no ha presentado una contestación válida a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000). B. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Solicitud contenidos en el párrafo 1.a. de la Política
Conforme el párrafo 1.a. de la Política el Promovente deberá probar los siguientes elementos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La posibilidad de que una reserva de derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el párrafo 1.a.i) de la Política. Para mayor referencia respecto de dicha figura y su aplicabilidad, es importante tener en cuenta lo manifestado por el experto en Periódico Excélsior, S.A. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2008-0001.
En el caso específico, la parte Promovente ha utilizado como base directa para su acción una reserva de derechos al uso exclusivo para publicación periódica vía red de cómputo para “”, y ha exhibido copias de otras reservas de la misma naturaleza, pero con elementos adicionales, tales como “”, “”, entre otras, más no las ha relacionado en la Solicitud. Sin embargo, lo anterior sirve como referencia al hecho de que el Promovente goza de exclusividad y uso extensivo respecto del término “Nissan”, por sí solo o aunado a otras palabras, considerando los argumentos adicionales que se vierten a continuación.
En este caso es importante tener en cuenta la notoriedad de la marca NISSAN en México, y en varios otros países, al ser una de las marcas reconocidas en el sector, aún cuando el Promovente no ha basado el presente caso de manera directa en marcas registradas.
Conforme a lo anterior, aún y cuando no existe identidad total entre el nombre de dominio en disputa y los derechos con los cuales basa su acción el Promovente, si existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y el reconocido nombre del Promovente, en adición al hecho de que se considera que existe similitud al punto de causar confusión, respecto de la reserva de derechos utilizada como base de acción así como de la marca notoria NISSAN, contenidas íntegramente en dicho nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, la denominación “Nissan” está totalmente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa: . La adición de palabras tales como “mexicana” no confiere al nombre de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a los derechos con que cuenta el Promovente. (Ver Pullmantur, S.A v. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2008-0012; America Online, Inc. v. Anson Chan,Caso OMPI No. D2001-0004; America Online, Inc. v. Anson Chan,Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560).
El adicionar términos genéricos como la palabra “mexicana” a la reserva de derechos del Promovente y a la marca NISSAN, no dota de distintividad al nombre de dominio, respecto de los derechos con que cuenta el Promovente. Por tanto, el incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a dicha marca.
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) el Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Experto encuentra que el Titular no ha acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio al no presentar una contestación en este procedimiento.
El Promovente ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por el Titular el día 27 de marzo de 2007, hecho que ha sido verificado por el Experto.
Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio de manera legítima con anterioridad al inicio de esta controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, contrario a lo anterior, el sitio desplegado al ingresar el nombre de dominio en disputa es un sitio de contenido aleatorio, en el que todos los vínculos contenidos en éste llevan a contenidos para adultos.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “nissanmexicana” o ”www.”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio en disputa, Leonor Méndez Martínez.
Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del Titular, del nombre dominio en disputa, sin intención de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas del Promovente con ánimo de lucro. Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política.
Por tanto, este Experto concluye que el Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, cumpliendo el Promovente así con el segundo requisito que establece el párrafo 1.c) de la Política.
En función de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el párrafo 1.a.ii) de la Política. E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea. I. Registro
El Promovente ha probado contar con un grupo de derechos que contienen la denominación “Nissan” desde fechas considerablemente anteriores a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio , el cual comprende la marca NISSAN, así como el principal elemento de la reserva de derechos, esto sin mencionar que a su vez se reproduce en su totalidad la denominación social del Promovente.
Adicionalmente, conforme se desprende de las diferentes constancias que integran el expediente, se encuentran comunicados enviados por el Titular que acreditan aún más la mala fe existente en el registro del nombre de dominio en disputa y en el ánimo de lucro, como lo es el correo electrónico enviado por el Titular al Promovente, ofreciendo ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de una cantidad equivalente al costo del procedimiento que nos ocupa, así como su posterior ofrecimiento de cederlo sin costo alguno y el incumplimiento de esto último.
Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado de mala fe. II. Uso
Sin ser necesario el análisis del uso de mala fe, aún así el Experto considera relevante entrar en su estudio.
El Promovente argumenta que su marca NISSAN es una marca notoriamente conocida. Sin embargo, el Promovente no ha proporcionado suficientes pruebas para acreditar su afirmación. En todo caso, el procedimiento administrativo contenido en la Política no requiere de la existencia de una marca notoria, ni por otro lado faculta al Experto para emitir una declaración de notoriedad.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar el nombre de dominio de buena fe.
El Titular no ha presentado un escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de el Promovente.
Adicionalmente y a la luz del expediente, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se utiliza para desviar el tráfico a través de hipervínculos hacia sitios de Internet de terceros en donde al parecer se encuentran enfocados principalmente al sector automotriz.
Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su párrafo 1.a.iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 22 de mayo de 2009
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