Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin Caso No. DMX2009-0006 1. Las Partes
La Promovente es Liz Claiborne, Inc., con domicilio en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.
El Titular es Jung Hyun Shin, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2009. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de marzo de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 26 de marzo de 2009 proporcionando los datos de contacto del registrante develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Demanda. El Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 27 de marzo de 2009. El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de abril de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de abril de 2009.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México:
No. de registro Marca Clase Fecha de Concesión Vigencia
696577
LIZ CLAIBORNE
25
25/Abril/2001
16/Febrero/2011
566274
LIZ CLAIBORNE
25
30/Septiembre/1997
No se acreditó
318977
LIZ CLAIBORNE
No se acreditó
5/Noviembre/1986
No se acreditó
El nombre de dominio fue registrado por el Titular el 17 de septiembre de 2008. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente:
Que la controversia en cuestión entra propiamente dentro del ámbito de la LDRP y el grupo de expertos tiene competencia para resolver la misma. Ello, toda vez que el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio, objeto de la presente Solicitud, incorpora la referida Política.
El nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos (LDRP, artículo 1 a. i.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 1.). Ello, toda vez que los registros marcarios de la Promovente son los siguientes:
Número de registro Marca Productos
696577
318977
566274
LIZ CLAIBORNE
LIZ CLAIBORNE
LIZ CLAIBORNE
Ropa para dama
Cosméticos y perfumería
Abrigos, capas, gabardinas
Asimismo según señala la Promovente, se puede apreciar, de forma evidente que existe identidad entre las marcas registradas por la Promovente y el nombre de dominio en disputa .
Igualmente menciona que, en los años 70 la moda neoyorquina tomó otro rumbo con la entrada de Liz Claiborne en el mercado del diseño, ya que dicha persona se convirtió en poco tiempo en la más aclamada diseñadora del momento, gracias a una propuesta que revolucionó el aspecto tradicional del vestir femenino. El testimonio de su fama lo da precisamente el trabajo de calidad que, desde sus inicios, la catapultó como una de las mejores profesionales de la alta costura.
En ese orden de ideas, la Promovente también manifiesta que la marca LIZ CLAIBORNE se fue expandiendo hasta que su línea de diseño fue ganando espacio, no sólo en lo que respecta a la ropa, sino también en el área cosmética. Y que la ropa, negocio con el que se inició la Promovente de manera independiente en 1976, fue un éxito instantáneo, al punto de que ya en 1981, la compañía había ingresado al mercado bursátil, y en 1985 figuró en la lista Fortune 500 de las empresas más exitosas, convirtiéndose en la primera empresa fundada por una mujer, incluida en dicha lista.
En línea con lo anterior, la Promovente señala que hoy día la firma genera, según datos de New York Times, 5.000 millones de dólares al año, pues cuenta con otras firmas afiliadas como Ellen Tracy, Dana Buchman, Juicy Couture y Lucky Brand Jeans con presencia mundial, incluyendo obviamente a México.
El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio (LDRP, artículo 1. a. ii., 1.c.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 2.). Ello, ya que no existen pruebas de que el titular haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa.
En adición a lo antes mencionado, la Promovente hace hincapié en que con fecha 17 de septiembre de 2008 el titular del nombre de dominio en disputa solicitó el registro del mismo y que a la fecha dicho titular del nombre de dominio en disputa nunca ha hecho uso alguno del nombre de dominio en disputa , tal y como se demuestra con el resultado de navegar hacia “www.”. Asimismo, refieren que el sitio correspondiente resuelve a contenido de enlaces automatizados a productos para mujer aleatorios y contiene la leyenda “el dominio está en venta”.
Igualmente, a efecto de acreditar la carencia de derechos e intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio en disputa, la Promovente manifiesta que:
(i) El actual titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio.
(ii) Al ingresar el nombre Jung Hyun Shin (titular del nombre de dominio en disputa) en motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como “lizclaiborne”.
(iii) El titular del nombre de dominio en disputa no tiene la marca LIZCLAIBORNE registrada a su nombre ni es licenciatario de dicha marca.
(iv) El titular del nombre de dominio en disputa no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio . Ello, atendiendo a los criterios de la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine) y al hecho de que en el sitio correspondiente exista contenido de enlaces automatizados a productos para mujer aleatorios y el que contiene la leyenda “el dominio está en venta”.
El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe (LDRP, artículo 1. a. iii., 1. b.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 3.).- Lo anterior, toda vez que en el presente caso y de conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no utilizar para ningún fin útil el nombre de dominio , el titular está actuando de mala fe.
Finalmente, la Promovente menciona que es evidente la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa, ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a productos para mujer aleatorios utilizando la fama mundial de la marca LIZ CLAIBORNE para atraer tráfico a dichos sitios enlazados y adicionalmente la página contiene la leyenda “el dominio está en venta”. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o semejanza en grado de confusión
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente. Siguiendo las decisiones de otros expertos respecto a que la eliminación de espacios no es obstáculo para que se considere al nombre de dominio en disputa idéntico a la marca que éste reproduce, este Experto ha encontrado que la eliminación de dicho espacio entre las palabras LIZ y CLAIBORNE en la cadena de caracteres que constituye el mencionado nombre de dominio (en donde es tecnológicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión. Por otro lado, el código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) .mx, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de las marcas LIZ CLAIBORNE, debido a que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios. (Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios, registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Titular del nombre de dominio en disputa no ha presentado su escrito de contestación conforme a la Política y al Reglamento, motivo por el cual dicho Titular no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, en términos del artículo 1c) de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas por el Promovente, la Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente argumenta que lo que el Titular ha ofertado es el propio nombre de dominio en disputa y que en el sitio correspondiente también existe contenido a enlaces automatizados en los que se comercializan diversos productos para mujeres aprovechándose de la fama mundial de la marca LIZ CLAIBORNE y así atraer tráfico de cibernautas. El Titular no ha desvirtuado esta acusación.
Asimismo, el Titular no ha probado realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa y tampoco ha probado ser conocida comúnmente bajo la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Como se ha analizado anteriormente, la Promovente ha argumentado que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio controvertido, y que dicho nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente, misma que tiene reconocimiento y prestigio a nivel mundial.
Ello aunado al hecho de que la Titular ha elegido estacionar dicho nombre de dominio en el sitio 1, tal y como fue corroborado por el Experto, lleva a la conclusión de que el nombre de dominio registrado por la Titular incorpora una marca famosa de la Promovente; y que dicho nombre de dominio fue registrado con el fin de revenderlo por un valor que supera los costos del mismo.
Cabe mencionar que el acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Política, sin embargo, se procederá a analizar otros factores relevantes.
En otro orden de ideas, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por el Titular, relativas al uso de hipervínculos para desviar el tráfico, a partir del nombre de dominio en disputa, hacia sitios de Internet de terceros en los que se ofertan diversos productos y servicios enfocados al sector femenino, en los que en muchos de los casos los productos ofertados resultan competidores directos de aquellos productos que comercializa la Promovente. Todo ello, permite concluir que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
Por todo ello, el Experto estima que la conducta del Titular del nombre de dominio en disputa se traduce en mala fé por lo que hace al registro y uso del mismo, toda vez que se concluye que el Titular oferta el nombre de dominio en disputa con el objetivo de revenderlo a un precio superior al de su propio costo (ver por ejemplo, Parfums Christian Dior v. QTR Corporation,Caso OMPI No. D2000-0023) y que el Titular de manera intencionada atrae con ánimo de lucro a usuarios de Internet (ver, por ejemplo, Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah,Caso OMPI No. D2000-1406).
Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, y de conformidad con el artículo 1.g de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 19 de mayo de 2009
1 Sitio de Internet, según se ha establecido en otros casos de la OMPI, en el que se realiza la práctica de “parking” o “estacionamiento” de nombres de dominio y en virtud del cual dichos nombres de dominio son valuados y ofertados al mejor postor en Internet.
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