Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Wendy's International, Inc. c. Elefante Digital, S.C. Caso No. DMX2009-0008 1. Las Partes
El Promovente es Wendy's International, Inc., con domicilio en Ohio, Estados Unidos de América, representada por Bufete Soní, S.C., Distrito Federal, México.
El Titular es Elefante Digital S.C., con domicilio en México, Distrito Federal, representada por Alejandro Borrego Hinojosa González, Distrito Federal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México. 3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2009. El 11 de junio de 2009, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio. El 11 de junio de 2009, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular aparece como registrante del nombre de dominio en disputa en la base de datos WhoIs y proporcionando a su vez los datos de localización completos del Titular, así como aquellos del contacto administrativo, técnico y de facturación. A instancia del Centro, el Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 18 de junio de 2009 a efecto de incorporar las direcciones electrónica y postal tanto del Titular como del contacto técnico, administrativo y de facturación que fueron reveladas por el Registrador.
El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 25 de junio de 2009 para todos los efectos legales a que hubiere lugar.
Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de julio de 2009. La Contestación a la Solicitud fue presentada al Centro el 15 de julio de 2009.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de julio de 2009 previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
No existe controversia respecto a que el idioma aplicable a este procedimiento y su correspondiente Decisión sea el español.
En términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y previa confirmación de que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa para exponer su caso, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 3 de agosto de 2009, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la resolución. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense fundada hace más de treinta años que opera una cadena internacional de restaurantes de comida rápida a través de un sistema de franquicias con presencia en Estados Unidos y Canadá principalmente, y en menor escala en más de una decena de países incluido México.
Para distinguir sus alimentos preparados, entre ellos las tradicionales hamburguesas con carne en forma cuadrada que ofrece en su red de establecimientos, el Promovente tiene registrada la marca WENDY'S en más de noventa países. En México el Promovente cuenta actualmente con cerca de una veintena de restaurantes y es titular de nueve registros vigentes sobre la marca WENDY'S que se encuentra registrada desde 1983, según se acredita con copias certificadas de los títulos de registro y renovación respectivos.
El Promovente mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo donde provee información sobre la compañía y los alimentos que ofrece al público.
Por su parte, el Titular se constituyó en 2006 estableciendo dentro de su objeto social la prestación de servicios profesionales en materia de informática, sistemas de cómputo, diseño gráfico e industrial y publicidad, incluyendo el diseño de páginas de Internet, presentaciones interactivas, aplicaciones para Internet y servicios de hospedaje de sitios Web y publicidad.
El nombre de dominio en controversia fue registrado por el Titular el 2 de abril de 2008 y desde entonces el sitio Web respectivo estuvo inactivo, incluyendo simplemente las leyendas “[bytecube]… PROXIMAMENTE… si le interesa comprar este dominio envíe un correo a dominios@” como se da cuenta en la fe de hechos notarial de fecha 28 de mayo de 2009 que ofrece como prueba el Promovente. Sin embargo, en la fecha que se dicta la presente Decisión, el Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto permanece inutilizado aunque ahora muestra un logotipo junto a la denominación WENDYS, así como dos campos bajo los rubros nombre de usuario y contraseña.
Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca registrada WENDY'S al haber registrado el nombre de dominio en controversia para ofrecerlo en venta al público en general, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico y reproduce el elemento principal de las marcas WENDY'S sin consentimiento del Promovente;
(ii) Es bien sabido que la adición de los sufijos “.” no evita encontrar similitudes en grado de confusión entre un nombre de dominio y una marca;
(iii) Como es de estudiado derecho, el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo en ese nombre;
(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos para usar la marca WENDY'S en los Estados Unidos de América, México o en cualquier otro país;
(v) El Titular no utiliza comercialmente el término WENDY'S con oferta alguna de buena fe respecto de bienes y servicios;
(vi) El Promovente no conoce evidencia alguna para establecer que el Titular es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por el nombre de dominio registrado;
(vii) En consecuencia debe concluirse que el Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca WENDY'S en el nombre de domino materia de este procedimiento;
(viii) El Titular tampoco está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del nombre de dominio ya que no ofrece ningún producto o servicio a través del mismo sino más bien retiene pasivamente el nombre de dominio esperando obtener dinero por la venta del mismo o simplemente de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del nombre de dominio, afectando con ello seriamente sus intereses;
(ix) Los hechos anteriores llevan a la abrumadora presunción de que el Titular no tiene interés legítimo en y para el nombre de dominio y de esta manera se arroja la carga probatoria al Titular;
(x) En la especie se actualiza claramente la hipótesis de mala fe que establece la Política en el párrafo (1)(b)(i) toda vez que el propósito principal del Titular al registrar el nombre de dominio fue con el propósito de transferirlo con fines de lucro;
(xi) El Titular registró el nombre de dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas del Promovente, toda vez que este último tiene muchos registros de la marca WENDY'S en México y a nivel mundial desde hace más de 24 años, los cuales aparecen constantemente en televisión, revistas y folletos de circulación nacional;
(xii) En aplicación del caso Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003, la retención pasiva del nombre de dominio por el Titular, ausente de evidencia de uso de buena fe actual del mismo, es prueba tajante de registro y uso de mala fe. B. Titular
Las aseveraciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:
(i) El representante del Promovente no cuenta con facultades expresas para haber promovido el presente procedimiento administrativo ante el Centro ni se comprueba fehacientemente que la persona que firmó la Solicitud sea la misma que figura en la Carta Poder exhibida para acreditar la personalidad con que se ostenta el representante del Promovente;
(ii) El Titular registró el nombre de dominio debido a que se encontraba disponible y ha venido usándolo de manera legítima desde entonces, haciendo cambios a dicho nombre de dominio, desarrollando su marca y logotipo propios para diferenciar su actividad;
(iii) Actualmente el nombre de dominio en disputa está destinado al desarrollo y uso de una agenda en línea que tiene las capacidades de llevar la agenda orientada a proyectos de manera móvil;
(iv) Debido a que el diseño del programa se encuentra aún en etapa de desarrollo y corrección de errores de programación, la página del nombre de dominio no estaba funcionando al momento de la presentación de la Solicitud;
(v) El Titular desconocía que la marca WENDY'S se encontraba registrada en México ya que la misma no es una marca notoriamente conocida en México, así como porque no existe ningún establecimiento que use dicha marca a nivel nacional;
(vi) La supuesta marca del Promovente es un nombre femenino genérico y que para efectos de dominio no puede ser considerado propiedad exclusiva de aquél, máxime que dicho nombre admite varios usos y propósitos no marcarios;
(vii) El nombre de dominio en disputa es tan genérico que una búsqueda de “Wendy” en Google arroja más de 48,300,000 recursos de Internet con dicha referencia y hasta páginas como “” que no tienen relación alguna con el Promovente y más de 875,000 sitios para el caso de “wendys”;
(viii) El Promovente no acreditó que su marca sea notoriamente conocida en México como afirma pues no presentó prueba o evidencia alguna de la que se pudiera concluir que la misma ha alcanzado el estatus de notoria en México;
(ix) El Titular cuenta con una marca distintiva de su software derivado del simple uso de este último a pesar de que no se haya obtenido todavía un registro marcario;
(x) Atento a lo dispuesto por el párrafo 4(c) de la Política, el Titular ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en relación con una oferta de buena fe de productos antes de haber sido notificado de la Solicitud;
(xi) El Titular nunca ha tenido la intención de desviar a los consumidores o empañar el buen nombre de la marca del Promovente ya que el mercado del Titular es completamente distinto y sin sinergia alguna con aquél en el que participa el Promovente;
(xii) No es posible imputar mala fe al Titular toda vez que este último desconoce si hay establecimientos del Promovente en este territorio y por lo tanto es imposible presumir que el Titular tuviese conocimiento de la marca del Prmovente;
(xiii) El Promovente nunca estableció contacto con el Titular para intentar adquirir el nombre de dominio en conflicto, razón por la cual no puede argumentar que el propósito de la posesión del nombre de dominio es sólo la venta o lucro del mismo;
(xiv) Si bien la página invitaba a todo aquél interesado en comprar el nombre de dominio a enviar un correo electrónico a la dirección proporcionada, ello no permite concluir que el nombre de dominio se encontrara “fundamentalmente” en venta ya que no había una oferta pública o un precio del mismo;
(xv) El Promovente no pudo demostrar la existencia de publicidad en México respecto de la marca WENDY'S para tener por acreditado un conocimiento actual o sustancial de la misma por parte del Titular. 6. Debate y conclusiones General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Preliminar
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. Representación del Promovente
En vista de las objeciones que hace valer el Titular respecto de la falta de facultades expresas en la Carta Poder que exhibe el representante del Promovente para acreditar su personalidad, baste señalar que la representación en el procedimiento administrativo regulado por la LDRP se presume de buena fe en favor de aquél que promueve en nombre de otro al que pretende evitar que se le sigan afectando sus derechos e intereses económicos. Ver Expedia, Inc. v. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem,Caso OMPI No. DMX2007-0013 (los Grupos de Expertos normalmente reconocen la personalidad del Promovente o su representante de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, tomando en consideración que: i) el agente exhibe los títulos de registro de marca, entre otras documentales públicas y/o privadas atinentes al Promovente, al tiempo de aducir argumentos a favor de este último; ii) el agente gestiona la transferencia del nombre de dominio en cuestión no en su propio beneficio sino el del Promovente y iii) al pretender evitar o detener un daño al Promovente y su marca, el agente está obrando como un legítimo gestor de negocios ajenos, cuya intervención no está vedada por la Política o el Reglamento).
Es de advertirse que las circunstancias arriba apuntadas se surten plenamente en el caso que nos ocupa, lo que es suficiente para tener por acreditada la legitimación procesal del apoderado del Promovente para efectos de este procedimiento. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia,Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que para el caso de una reclamación UDRP fundada en una marca, el estudio del elemento de confusión se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).
En consecuencia devienen infundados los argumentos del Titular en relación con el origen y genericidad de la marca del Promovente para efectos del análisis del primer requisito de la Política.
Así las cosas, de una comparación literal entre y la marca registrada WENDY'S, se desprende que los signos en estudio son no sólo confundibles sino materialmente idénticos.
La falta de apóstrofo en el nombre de dominio no desvirtúa la conclusión que antecede debido a que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de incluir tal signo ortográfico. Ver Stella D'oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0012 (concluyendo que el nombre de dominio era “virtualmente” idéntico a la marca STELLA D'ORO).
En el mismo sentido se ha pronunciado un sinnúmero de Grupos de Expertos al reiterar que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De las afirmaciones del Promovente en este apartado se infiere que el Titular no es licenciatario de la marca WENDY'S ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación. Se asegura también que el Titular no hace un uso legítimo del nombre de dominio objeto de este procedimiento, así como que el primero no es conocido en círculo comercial o entorno alguno con el nombre de dominio en cuestión.
Lo anterior es suficiente para arrojar la carga de la prueba al Titular, quien a su vez alega tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio derivado del uso no marcario que admite la denominación WENDY'S, que deriva de un nombre femenino genérico.
El Experto rechaza la pretensión de equiparar el término genérico incluido en sobre el que versó la resolución administrativa de la Oficina de Marcas de Estados Unidos que invoca el Titular, con una marca como WENDY'S que goza de amplio reconocimiento a nivel internacional al asociarse automáticamente por el consumidor a los restaurantes de hamburguesas del Promovente, como resultado del uso continuo e ininterrumpido y la extensa difusión que este último ha venido haciendo de su marca en Norteamérica principalmente y en menor medida en otros países como México durante casi 20 años. De tal suerte que no puede decirse que la marca del Promovente sea débil o que el nombre de dominio registrado por el Titular no tenga una connotación esencialmente marcaria. Ver Do The Hustle LLP v. Tropic Web,Caso OMPI No. D2000-0624 (donde el experto negó la solicitud de transferencia de al considerar que las marcas POLLY ESTHER'S y POLLY ESTHERS del Promovente eran débiles y que el Titular había registrado un término genérico en lugar de una marca “obvia” de productos o servicios).
Por otra parte, el Titular basa su defensa en un programa de cómputo denominado “Wendys” que según su propio dicho se encuentra en fase de desarrollo y cuya aplicación se refiere a una agenda en línea para dispositivos móviles. El Titular alega tener derechos de marca derivados del uso de la denominación Wendys en relación con su programa de cómputo. Para acreditar la existencia de la marca y el software que refiere, el Titular exhibe una impresión en papel común y corriente en el que aparece un logotipo circular acompañado del nombre Wendys escrito en letras mayúsculas, así como tres impresiones ordinarias en las que figura un recuadro a manera de ventana, donde se refiere un sistema para control de proyectos en línea denominado Wendys, con los siguientes rubros del lado derecho: contactos, proyectos, tareas pendientes, notificaciones y soporte en línea. Asimismo aparecen tres columnas: empresas, proyecto y fecha de última modificación.
El Experto juzga insatisfactoria la evidencia documental presentada para demostrar la existencia de la aplicación informática a que se refiere el Titular bajo el nombre Wendys. Ello ante la falta de un documento público como el certificado de registro de obra expedido por el Registro Público del Derecho de Autor que hubiera sido idóneo para acreditar la materialidad y título del programa de cómputo en cuestión. El Titular pudo también haber exhibido una copia del programa de cómputo que refiere a efecto de permitir corroborar a este Experto su existencia y funcionalidad. Asimismo, el Titular omitió proporcionar información relativa al autor o autores del software en cuestión, el código fuente en que está escrito, sus aplicaciones concretas, el entorno y programas con los que es compatible y demás especificaciones técnicas. A mayor abundamiento se hace notar que el Titular no dio ninguna explicación sobre la elección del nombre Wendys y su relación con una agenda en línea que sirve para dar seguimiento a proyectos, lo que hubiera abonado a la credibilidad y legitimidad de la defensa del Titular. Por último, el Experto rechaza que el Titular tenga derechos de marca sobre el término Wendys derivados del uso del programa de cómputo a que se refiere el Titular ya que como este último admite, dicho programa se encuentra en fase experimental y por lo tanto nunca ha sido usado en el comercio.
Sin perjuicio de lo anterior, el Titular no logró comprobar que antes de recibir cualquier aviso de la controversia hubiese utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios como lo exige el artículo 1.c.i de la Política ya que según demuestra la fe de hechos notarial que exhibe el Promovente, el sitio Web del Titular no hacía alusión a ningún software ni a su próxima aparición sino que únicamente servía para ofrecer en venta el nombre de dominio en conflicto.
En consecuencia, el Experto concluye que no se actualiza en beneficio del Titular ninguna hipótesis que justifique derechos o intereses legítimos de su parte en el nombre de dominio en disputa al tenor de la Política.
De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Titular niega haber tenido conocimiento de la marca WENDY'S al considerar que esta última no es una marca notoriamente conocida en México.
Al respecto es preciso señalar que la Política no exige que una marca que sirva de base a la Solicitud deba ser famosa o notoria sino únicamente que dicha marca se encuentre registrada.
Las pruebas ofrecidas por el Promovente demuestran que la marca WENDY'S se encuentra registrada en México desde 1983, por lo que el Titular pudo y debió haber sabido de la existencia de la marca del Promovente y la oponibilidad erga omnes del registro marcario correspondiente.
Por otra parte, el Titular rechaza haber registrado el nombre de dominio de mala fe ya que asegura la oferta en venta que hacía del nombre de dominio en el Portal de Internet no era perfecta al carecer de la indicación del precio de venta. De aceptarse esta proposición, sería muy sencillo para cualquier Titular evadir la aplicación del artículo 1.b.i. de la Política al ofrecer en venta un nombre de dominio esperando que sea el Promovente quien ofrezca una cantidad que colme las expectativas económicas del Titular.
Cabe apuntar que el derecho mexicano no establece los requisitos mínimos que debe reunir una oferta de venta en sí misma para tenerse por válidamente hecha sino solo los elementos esenciales de un contrato de compraventa. De cualquier manera, para los fines de la hipótesis en cita de la Política lo que interesa es determinar si existen indicios suficientes que acrediten, aún presuntivamente, que el Titular registró el nombre de dominio con el fin primordial de venderlo por un costo que supera aquél de su registro y mantenimiento.
En opinión del Experto, los siguientes hechos acreditados en el expediente o inferidos del mismo constituyen indicios de la mala fe del Titular en el registro y uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud:
(i) El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa ha permanecido inactivo desde su registro;
(ii) En dicho sitio Web expresamente se ofrecía públicamente en venta el nombre de dominio en pugna, invitando al efecto expresiones de interés por parte de cualquier interesado en comprarlo;
(iii) Una vez notificado del procedimiento administrativo incoado en su contra, el Titular modificó su Portal de Internet para incluir un logotipo con la denominación WENDYS, así como una ventana de un recurso aparentemente restringido a usuarios registrados;
(iv) El registro de la marca del Promovente en México desde 1983 y su explotación comercial en territorio mexicano hasta la fecha;
(v) El amplio reconocimiento de que goza la marca WENDY'S en Estados Unidos y Canadá, que son vecinos y/o socios comerciales de México;
(vi) La presencia y difusión de la marca del Promovente en Internet a través del sitio .
El cúmulo de estas circunstancias producen convicción en el Experto respecto de la finalidad lucrativa que animó en todo momento al Titular para registrar y detentar pasivamente por más de un año el nombre de dominio en disputa con el propósito de venderlo al mejor postor por un precio superior al costo de su registro, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.i de la Política.
En estas condiciones se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii. 7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 10 de agosto de 2009
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