Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V. Caso No. DMX2009-0012 1. Las Partes
La Promovente es Western Digital Technologies, Inc. con domicilio en México, Distrito Federal., México, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México Distrito Federal, México.
El Titular es Cybecorp, S.A. de C.V., con domicilio en Tijuana, Baja California, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es TUDOMINIOHOY.COM 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de julio de 2009. El 30 de julio de 2009 el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de julio de 2009 NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando los datos del Titular y proporcionando los datos del Registrador, a su vez proporcionando los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación del Titular. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 11 de agosto de 2009. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de agosto de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de septiembre de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de septiembre de 2009.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de septiembre de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente ha manifestado ser titular de la siguiente marca registrada:
MARCA REGISTRADA
REG. No.
Clase
(Int'l)
Fecha de Registro
PAÍS
WESTERN DIGITAL
917168
09
27/1/2006
México 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
- El nombre de dominio es semejante en grado de confusión respecto a la marca registrada WESTERN DIGITAL, porque el primero reproduce a la segunda.
- El sistema de registro nombres de dominio no permite el uso de espacios en nombres de dominio; el sufijo “.” necesariamente forma parte de todos los nombres de dominios de código de país (ccTLD) mexicanos; y el sistema de registro nombres de dominio no permite el uso de letras mayúsculas. Por lo tanto, los elementos y situaciones citados no pueden ser valorados como características que diferencian al nombre de dominio de las marcas registradas (y cita Informaciones Canarias S.A. (infocarsa) vs. José Ángel Ramos Sánchez,Caso OMPI No. D2001-0780)
- La marca WESTERN DIGITAL está comprendida en su totalidad dentro del nombre de dominio (y cita Gestmusic Endemol, S.A. vs. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560). II. Derechos o intereses legítimos
- El Titular no cuenta con ningún registro de marca para WESTERN DIGITAL. Dicho Titular no hubiera podido registrar dicha marca en México porque la marca registrada de la Promovente se lo hubiera impedido.
- El Titular del nombre de dominio no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos consistentes en productos para computadora, principalmente unidades de disco.
- El Titular carece de contenido propio y ha estacionado el nombre de dominio en un sitio web de parking conocido como , el cual proporciona el contenido al que accede el tráfico de los nombres de dominios y a la vez se encarga de negociar la venta de los nombres de dominio, con las siguientes características:
a) El servicio de parking es gratuito; razón por la que el Titular no ha realizado inversión alguna con relación al nombre de dominio , fuera de los gastos de registro;
b) El nombre de dominio es ofrecido en venta a través de un hipervínculo con el sitio de , mismo que al ser ingresado para comprar los nombres de dominio ofrece estadísticas sobre el grado de popularidad de los nombres de dominios;
c) De la visita al sitio se desprende que el nombre de dominio , carece de contenido [propio]. Por lo tanto, es difícil pensar que el Titular pudiera contar con algún interés legítimo sobre la marca registrada WESTERN DIGITAL.
d) Los contenidos proporcionados por para el tráfico del nombre de dominio en disputa incluyen hipervínculos a páginas de diversas empresas que ofrecen servicios similares que son competidoras de la Promovente.
- El Titular no hace un uso legítimo ni leal del nombre de dominio controvertido, sino que lo ofrece en venta.
- El tráfico desviado por el nombre de dominio en disputa accede a una serie de anuncios, siendo que el Titular percibe remuneraciones económicas por la publicidad que exhibe en sus páginas.
- El Titular no solo está lucrando con el registro de las marcas de la Promovente en el nombre de dominio, sino que está desprestigiándolas, toda vez que los servicios de la Promovente se dirigen al público en general y ciertos contenidos publicitarios incluidos en dichas páginas son de tipo pornográfico y no apto para menores.
- Es obvia la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de los productos identificados con la marca de la Promovente.
- El Titular del nombre de dominio controvertido no tiene autorización por parte de la Promovente para comercializar productos identificados con la marca WESTERN DIGITAL, ni es su distribuidor autorizado. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
- El nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de comercializarlo. En las propia página accedida a través de dicho nombre de dominio, este es ofrecido en venta.
- El sistema de parking contratado por la Titular se encarga de “evaluar” y “vender” los nombres de dominio, a un valor añadido a la cantidad de tráfico que pueden atraer por la inclusión de marcas conocidas como lo son WESTERN DIGITAL.
- El contenido proporcionado por para el nombre de dominio , incluye hipervínculos que llevan al usuario a páginas operadas por competidores directos de la Promovente (y cita Lilly ICOS LLC v. East Coast Webs, Sean Lowery,Caso OMPI No. D2004-1101, Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice,Caso OMPI No. D2005-0736, Société Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. BestCreative,Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339).
- Es difícil suponer mera coincidencia el hecho que el Titular hubiera registrado un nombre de dominio que incluye íntegramente la marca registrada de la Promovente y que es conocida mundialmente.
- Al utilizar el nombre de dominio controvertido, el Titular intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio de parking , creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente.
- Los parámetros de valuación de nombres de dominio que utiliza se basan, entre otros, en la cantidad de tráfico que atrae cada nombre de dominio y en este caso, el tráfico es atraído por la marca WESTERN DIGITAL.
- El Titular también percibe ganancias por la publicidad que exhibe en las páginas de los nombres de dominio en disputa, estableciéndose que el tráfico en dichas páginas se deriva de la asociación del público con los servicios de la Promovente. B. Solicitud
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado contestación a los argumentos de la Promovente dentro del plazo establecido, el Experto podrá aceptar como verdaderos los argumentos que considere razonables. Ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio es idéntico a la marca WESTERN DIGITAL de la Promovente. La adición en el nombre de dominio disputado del ccTLD “.” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dicho nombre de dominio en disputa de la marca de la Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados. (Ver, Mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti,Caso OMPI No. D2000-0493, Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) v. Inja, Kil,Caso OMPI No. D2000-1409).
La marca WESTERN DIGITAL está totalmente comprendida dentro del nombre de dominio . Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede ser suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada. (Ver T v. Francisco Gómez Ceballos,Caso OMPI No. D2002-0717; Bayerische Motoren Werke AG v. , Caso OMPI No. D2002-0615; Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN v. Lost in Space, SA,Caso OMPI No. D2002-0504; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Caso OMPI No. D2000-1525; Eauto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0047; Toyota France and Toyota Motor Corporation v. Computer-Brain,Caso OMPI No. D2002-0002; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd, Caso OMPI No. D2000-0802.
Por tanto, el primer requisito de la Política ha sido cumplido. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El expediente no contiene evidencia de la existencia de uso o preparativos de uso del nombre de dominio en relación con una oferta de productos o servicios de buena fe. El expediente indica lo contrario. Una visita hecha por el Experto al sitio Web al que resuelve el nombre de dominio , reveló que dicha página contiene ofertas de productos que compiten directamente con los de la Promovente. Esta oferta de productos no puede ser de buena fe.
El Titular no ha probado haber sido comúnmente como . Nada en el expediente indica que así se le hubiere conocido, o que ese haya sido su nombre.
El uso que el Titular hace del nombre de dominio, es decir, relacionarlo con un sitio de “estacionamiento” como lo es , no es legítimo ni leal. El resultado de la conducta del Titular es precisamente la desviación de consumidores a un sitio que no es el que originalmente buscaban, con ánimo de lucro, toda vez que el sitio al que se desvía a los usuarios ofrece productos que son competencia de los que ofrece la Promovente.
Por tanto, debido a que no existen pruebas de que el Titular tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, se ha cumplido con el segundo punto de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.B. de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Cabe mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.
El Titular ha estacionado el nombre de dominio en disputa, en el sitio ubicado en “www.”, el cual es bien conocido por el desvío de usuarios hacia sitios de competidores, y por la subasta de nombres de dominio. En el presente caso, los desvíos se han hecho específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de la Promovente. El medio para lograr el desvío ha sido el nombre de dominio , que reproduce totalmente la marca WESTERN DIGITAL de la Promovente. Esta conducta es de mala fe, y encuadra en el párrafo 1.B.iv) de la Política . (Ver, mutatis mutandis, Hewlett-Packard Company v. NA, Caso NAF No. FA154141, Savin Corporation v. Cal Toner c/o Domain Manager, Caso NAF No. 230934 y State Fair of Texas v. G, Caso NAF No. FA95288).
Por tanto, el tercer punto de la Política ha sido cumplido. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g. la Política, asi como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 27 de septiembre de 2009
Full & Egal Universal Law Academy