Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Videoserpel Ltd. v. Carlos Enrique Hernández Hernández Caso No. DMX2009-0017 1. Las Partes
El Promovente es Videoserpel Ltd., con domicilio en Zug, Suiza; representada internamente.
El Titular es Carlos Enrique Hernández Hernández, con domicilio en México D.F., México. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
Los Nombres de Dominio objeto de esta Solicitud son:
1) y
2)
La entidad registradora de los Nombres de Dominio es NIC México. 3. Iter procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de septiembre de 2009. El 15 de septiembre de 2009 el Centro envió a Registry.MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2009 Registry.MX envió al Centro, indicando al Titular, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación de cada Nombre de Dominio. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 25 de septiembre de 2009. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Enmienda cumplieran con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de septiembre de 2009. De conformidad con el artículo 5A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de octubre de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de octubre de 2009.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de octubre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente manifiesta ser titular de los registros de marca enunciados a continuación, tanto en México como en Estados Unidos y en la Unión Europea, lo cual pretende demostrar con fotocopias de los siguientes documentos oficiales:
Título Clase Titular País No. de Solicitud Fecha de Solicitud No. de Registro Fecha Renovación
EL CANAL DE LAS ESTRELLAS
16
Videoserpel, Ltd.
Mexico
484633
10 de Mayo de 2001
716606
10 de Mayo de 2011
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
35
Videoserpel, Ltd.
Mexico
484634
10 de Mayo de 2001
713533
10 de Mayo de 2011
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
38
Videoserpel, Ltd.
Mexico
484635
10 de Mayo de 2001
710579
10 de Mayo de 2011
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
41
Videoserpel, Ltd.
Mexico
484637
10 de Mayo de 2001
712624
10 de Mayo de 2011
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
42
Videoserpel, Ltd.
Mexico
484636
10 de Mayo de 2001
714544
10 de Mayo de 2011
EL CANAL DE LAS ESTRELLAS ASIA
9
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728941
18 de Julio de 2005
930569
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS ESTRELLAS ASIA
41
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728942
18 de Julio de 2005
930570
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
CANADA
9
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728944
18 de Julio de 2005
930571
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
CANADA
41
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728945
18 de Julio de 2005
930572
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
EUROPA
9
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728946
18 de Julio de 2005
930573
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
EUROPA
41
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728947
18 de Julio de 2005
930574
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
LATINOAMERICA
9
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728948
18 de Julio de 2005
930099
18 de Julio de 2015
EL CANAL DE LAS
ESTRELLAS
LATINOAMERICA
41
Videoserpel, Ltd.
Mexico
728949
18 de Julio de 2005
930575
18 de Julio de 2015
CANAL DE LAS
ESTRELLAS
3
Videoserpel, Ltd.
Mexico
830132
16 de Enero de 2007
975290
16 de Enero de 2017
CANAL DE LAS
ESTRELLAS
9
Videoserpel, Ltd.
Mexico
830134
16 de Enero de 2007
979269
16 de Enero de 2017
CANAL DE LAS
ESTRELLAS
14
Videoserpel, Ltd.
Mexico
845835
29 de Marzo de 2007
989081
29 de Marzo de 2017
CANAL DE LAS
ESTRELLAS
25
Videoserpel, Ltd.
Mexico
852195
3 de Mayo de 2007
990399
3 de Mayo de 2017
CANAL DE LAS
ESTRELLAS
36
Videoserpel, Ltd.
Mexico
852198
3 de Mayo de 2007
990400
3 de Mayo de 2017
Título Clase Titular País No. de Solicitud Fecha de Solicitud No. de Registro
Fecha Renovación
El CANAL DE LAS
ESTRELLAS
38
Videoserpel, Ltd.
Estados
Unidos de
America
74022872
26 de Enero de 1990
1658726
24 de Septiembre de
2011
Título Clase Titular País No. de Solicitud Fecha de Solicitud No. de Registro Fecha Renovación
El CANAL DE LAS
ESTRELLAS
35, 3
y 41
Videoserpel, Ltd.
Uni6n Europea
20050518
15 de Diciembre de
2000
2002582
15 de Diciembre de
2010
Asimismo, el Promovente manifiesta ser titular de los nombres de dominio enunciados a continuación, lo cual pretende demostrar con fotocopias de los siguientes documentos:
Nombre de Dominio Titular Fecha de Inicio de Vigencia Fecha Renovación
Videoserpel, Ltd.
31 de Agosto de 2002
31 de Agosto de 2013
Videoserpel, Ltd.
11 de Febrero de 2004
11 de Febrero de 2010
Videoserpel, Ltd.
27 de Mayo de 2005
27 de Mayo de 2010
.uy
Videoserpel, Ltd.
20 de Julio de 2006
20 de Junio de 2010
.ni
Videoserpel, Ltd.
26 de Julio de 2006
29 de Julio de 2010
Videoserpel, Ltd.
27 de Julio de 2006
27 de Julio de 2010
.gt
Videoserpel, Ltd.
30 de Julio de 2006
30 de Julio de 2010
.co
Videoserpel, Ltd.
03 de Noviembre de 2006
02 de Noviembre de 2010
.pe
Videoserpel, Ltd.
20 de Septiembre de 2007
19 de Septiembre de 2009
.sv
Videoserpel, Ltd.
18 de Octubre de 2007
18 de Octubre de 2009
Videoserpel, Ltd.
15 de Abril de 2008
11 de Febrero de 2010
Videoserpel, Ltd.
15 de Abril de 2008
17 de Mayo de 2010
.do
Videoserpel, Ltd.
7 de Julio de 2008
7 de Julio de 2012
.ar
Videoserpel, Ltd.
18 de Julio de 2008
18 de Julio de 2010
Videoserpel, Ltd.
5 de Agosto de 2008
5 de Agosto de 2010
.lm
Videoserpel, Ltd.
6 de Agosto de 2008
6 de Agosto de 2010
.ec
Videoserpel, Ltd.
10 de Septiembre de 2008
10 de Septiembre de 2010
.pa
Videoserpel, Ltd.
31 de Octubre de 2008
31 de Octubre de 2010
Videoserpel, Ltd.
8 de Agosto de 2009
8 de Agosto de 2010
Conforme a la investigación que el Experto efectuó discrecionalmente en la base de datos WHOIS de NIC–México, el Titular registró el nombre de dominio el 14 de octubre de 2004 y el nombre de dominio el 29 de abril de 2008. Si bien de acuerdo a la información obtenida en la base de datos mencionada el titular del nombre de dominio es el Sr. Carlos Enrique Hernández Hernández y el titular del nombre de dominio es el Sr. Carlos Hernández, el Experto considera evidente que se trata de la misma persona, ya que aparecen en dicha base, idénticos datos de registro para ambos nombres de dominio. De la consulta, puede apreciarse que los nombres de dominio conducen a páginas en las cuales se realiza la actividad conocida como “parking”. 5. Pretensiones de las Partes 5.1 El Promovente
El Promovente afirma que:
- Los Nombres de Dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas de su propiedad denominadas El Canal de las Estrellas en virtud de que ambos Nombres de Dominio incorporan la marca en cuestión.
- La marca El Canal de las Estrellas es ampliamente conocida en México, siendo utilizada en servicios de telecomunicaciones y de entretenimiento, concretamente en televisión abierta, lo cual desde luego no es ajeno al Titular, quien reside en la Ciudad de México, de acuerdo con el domicilio proporcionado en los registros de los Nombre de Dominio.
- Los registros de los Nombres de Dominio por el Titular han sido realizados sin legítimo interés y con mala fe, con el único propósito de lucrar con los mismos a costa del esfuerzo realizado por el Promovente y su licenciatario en México, Televisa S.A. de C.V.
- No es la primera vez que el Titular ha incurrido en este tipo de prácticas, sino que por el contrario ya ha venido realizando conductas similares en otros casos que también han sido sometidos a resolución del Centro. 5.2 El Titular
El Titular no contestó a la Solicitud, y en virtud de su rebeldía, carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias que lo anterior implica.
El Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento. 6. Debate y Conclusiones 6.1 Reglas Aplicables
El artículo19 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Solicitud sobre la base de:
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con las normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables. 6.2 Efectos de la ausencia de contestación de la Solicitud
Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar esos argumentos y declaraciones también específicamente. De acuerdo con el artículo 5 B.i. del Reglamento en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (…).”
Asimismo, de acuerdo con el artículo 5 E. del Reglamento, “si el titular no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.”
Además, el artículo16 A. del Reglamento prevé que “en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente Reglamento, el grupo de expertos adoptará una resolución con respecto a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el artículo16 C. del mismo Reglamento prevé que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “este último sacará las conclusiones que considere apropiadas.”
De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la Solicitud por parte del Titular, podría indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Experto emita una decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos señalados en el artículo1.a. de la Política. 6.3 Análisis de los supuestos contenidos en el artículo 1a. de la Política
Estos son:
A. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
B. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
C. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. 6.3.1 Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto ha considerado el alegato del Promovente de la identidad entre la marca EL CANAL DE LAS ESTRELLAS, sobre la que alega contar con derechos tanto en México como en otros países y los Nombres de Dominio objeto del presente procedimiento. De la misma forma, el Experto ha revisado la evidencia que ofrece el Promovente, en base a sus argumentos. Por otra parte, el Experto no pudo efectuar el análisis de cualquier argumentación proveniente del Titular, debido a su falta de contestación de la Solicitud.
El Experto considera que el Promovente cuenta con un derecho que le legitima en su pretendido interés sobre los Nombres de Dominio ya que le pertenece la marca El Canal de las Estrellas. El Experto estima que el Promovente ha demostrado tener derechos sobre dicha marca ya que los registros mexicanos y extranjeros que el Promovente ha ofrecido resultan una prueba de la validez de los derechos del Promovente para los efectos de este LDRP, siempre y cuando las autoridades nacionales competentes no digan otra cosa.
Asimismo, el Promovente ha demostrado ser titular de los registros de los nombres de dominio (desde el 11 de febrero del 2004) y (desde el 27 de mayo del 2005).
Una vez dilucidado el tema de los derechos, resultará procedente abordar el punto de confusión entre la marca EL CANAL DE LAS ESTRELLAS y los Nombres de Dominio. Al respecto, no cabe la menor duda de la evidente semejanza que se desprende entre ambos. Los Nombres de Domino son a todas luces coincidentes con la denominación de la marca del Promovente, coincidiendo prácticamente en su totalidad.
En virtud de lo anterior, el Experto considera que el Promovente cuenta con derechos sobre la marca EL CANAL DE LAS ESTRELLAS y que los Nombres de Dominio resultan semejantes en grado de confusión respecto de la misma. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo 1.a. de la Política. 6.3.2 Derechos o intereses legítimos.
El Experto ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Política, ahora por lo que toca al aspecto del derecho o interés legítimo del Titular respecto de los Nombres de Dominio. En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las pruebas que ofrece en apoyo a su negación sobre cualquier derecho o interés legítimo que pudiera favorecer al Titular. Por otro lado, el Experto se apegará a las reglas de la Política para cuestiones de rebeldía o preclusión de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como consecuencia a la falta de contestación.
En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre la cual, el Titular pueda sustentar algún derecho respecto de los Nombres de Dominio y que permita al Experto emitir un juicio sobre su punto de vista. Nada puede inferirse en su favor sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política. El Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés legítimo alguno del Titular, ya que los Nombres de Dominio no están siendo utilizados para ofertar productos o servicios propios de buena fe, sino que por el contrario fueron adquiridos con el único propósito de lucrarse a través de ellos. Asimismo, alegan que el Titular no tiene derecho alguno sobre la marca EL CANAL DE LAS ESTRELLAS y sólo obtuvo los Nombres de Dominio con el fin de aprovecharse de la reputación que esta marca ha adquirido en México en función del esfuerzo realizado por el Promovente y su licenciatario en México, Televisa S.A. de C.V.
El Titular no ha desvirtuado esta acusación y el Experto considera que no existe razón que le conduzca a concluir que lo argumentado por el Promovente es falso.
En vista de lo anterior, el Experto considera que el Promovente satisface el segundo de los supuestos de la Política. 6.3.3 Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto también ha profundizado sobre el tercer aspecto de la Política, vinculado a la mala fe con la que el Titular pudo conducirse al registrar el Nombre de Dominio, o al haber dado comienzo a su uso en caso de haber obtenido un registro de buena fe.
En este caso es importante destacar que el Titular ha utilizado los Nombres de Dominio para la práctica conocida como “parking”. El Promovente alega en forma acertada que la actividad de mantener un nombre de dominio en “parking” sobre el cual no se tengan derechos o intereses legítimos se puede considerar como una acción que acredita la mala fe. Así se ha venido considerando en otras resoluciones del Centro, entre ellas Mattel, Inc. c. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009.
Al mismo tiempo, el Promovente alega que el propósito del Titular al registrar los Nombres de Dominio ha sido únicamente para impedir al Promovente utilizar su marca en un nombre de dominio con terminación .MX, cuando dicha marca es ampliamente utilizada y conocida por los mexicanos.
El Experto considera procedentes dichos argumentos. Por su parte, el Titular incurrió en rebeldía, de ahí la preclusión de sus derechos de defensa. Naturalmente, dicha circunstancia significa el que el Experto desconozca nuevamente sus puntos de vista.
Por consiguiente, el Experto concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 1a. de la Política en correlación con el 1.b.iii. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.g.ii. de la Política, así como los artículos 19 y 20 de su Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos al Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto único
Fecha: 11 de noviembre de 2009
Full & Egal Universal Law Academy