Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Wal-Mart Stores, Inc. v. Jean-Francois Normand Caso No. DMX2009-0020 1. Las Partes
El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc., con domicilio en México, Distrito Federal, México, representada por Goodrich, Riquelme y Asociados, México, con domicilio en Ciudad de México, DF, México, México.
El Titular es Jean-Francois Normand, con domicilio en Québec, Canadá. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de diciembre de 2009. El 1 de diciembre de 2009 el Centro envió a Registry.MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de diciembre de 2009, Registry.MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de diciembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de enero de 2010. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud. El Titular presentó una comunicación en fecha 1 de enero de 2010, en la cual manifestaba su consentimiento a transferir el nombre de dominio en disputa. Por consiguiente, el Centro acusó recibo de dicha comunicación en fecha 5 de enero de 2010.
Conforme a las constancias que integran el expediente, el Titular no presentó una respuesta formal a la Solicitud, más allá del correo electrónico mencionado en el párrafo anterior.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de enero de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
Registro de marca No. 408,884, WAL-MART, en la clase 42, otorgado el 29 de mayo de 1991;
Registro de marca 577,558, WALMART, en la clase 40, otorgado el 5 de marzo de 1998;
Registro de marca 577,559, WAL-MART, en la clase 42, otorgado el 5 de marzo de 1998;
Registro de marca 596,598, WAL-MART, en la clase 56 nacional, otorgado el 10 de septiembre de 1998;
Registro de marca 677,643, WALMART, en la clase 42, otorgado el 15 de septiembre de 2000; y
Registro de marca 1,101,757, WALMART (Y DISEÑO), en la clase 35, otorgado el 15 de abril de 2009.
Conforme a la documentación aportada por el Promovente, todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
Asimismo, el Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio:
registrado el 23 de febrero de 1995;
registrado el 13 de agosto de 1999;
registrado el 30 de agosto de 1999;
registrado el 8 de febrero de 2000; y
registrado el 1 de septiembre de 2009
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 1 de septiembre de 2009, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto.
La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra estacionada y muestra enlaces a sitios web de terceros no relacionados con el Promovente. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Afirma el Promovente que nombre de dominio , es idéntico a sus marcas WALMART y WAL-MART, en virtud de que el nombre de dominio incorpora las marcas en cuestión.
La marcas WALMART y WAL-MART son notoriamente conocidas en México y el resto del mundo, siendo utilizadas en servicios de comercialización, en específico tiendas de autoservicio, lo cual desde luego no es ajeno al Titular, quien reside en Canadá, de acuerdo con el domicilio proporcionado por el Registro y el Agente Registrador del nombre de dominio, país en el cual el Promovente cuenta con un número considerable de tiendas.
El registro del nombre de dominio por el Titular ha sido realizado sin legítimo interés y de mala fe, toda vez que la intención del Titular fue la de evitar que el Promovente tuviera acceso a ese nombre de dominio y aprovecharse del prestigio y trayectoria que Wal-Mart tiene en el mercado internacional de las tiendas de autoservicio.
El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio objeto de la Solicitud, toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación “walmart”, ni es conocido como “walmart”.
Finaliza el Promovente expresando que se puede concluir que el nombre de dominio se registró fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente. Que el titular se aprovechó de la fama de las marcas WAL-MART y WALMART, para registrar un nombre de dominio que sabía importaría el ingreso de una gran cantidad de usuarios, valiéndose de una práctica abusiva conocida como “parking”, de la cual deriva ganancias por cada acceso al Portal. El “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ha sido ya sancionado en otras resoluciones. B. Titular
El Titular no contestó formalmente a las alegaciones del Promovente.
El Titular, al momento de registrar el nombre de dominio, se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado una contestación formal a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio , registrado por el Titular es idéntico a las marcas registradas WALMART y confusamente similar a las marcas registradas WAL-MART sobre las cuales tiene derechos el Promovente, la cual es seguida únicamente con el código de país (ccTLD) “.mx”. En este sentido, es importante considerar que la adición del código de país “.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.
Adicionalmente, el término “.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Experto, basado en los argumentos del Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
El Promovente ha probado contar con una serie de derechos que contienen la denominación “Walmart” desde fechas considerablemente anteriores a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio , el cual comprende la marca WALMART.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “walmart” o “www.”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, Jean-Francois Normand.
Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del Titular, del nombre dominio en disputa, sin intención de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas del Promovente con ánimo de lucro.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
El Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente en virtud de que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir que el titular de la marca registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente; así como al haber registrado el nombre de dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del Promovente una marca notoria en el mercado.
Adicionalmente, el Experto considera que el Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca WAL-MART o WALMART, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar el nombre de dominio de buena fe.
El Titular no ha presentado un escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones del Promovente.
Adicionalmente y a la luz del expediente, así como de investigaciones que discrecionalmente realizó el Experto accediendo al nombre de dominio, éste concluye que el nombre de dominio en disputa se utiliza para desviar el tráfico a través de hipervínculos hacia sitios de Internet de terceros en que aparecen resultados aleatorios conteniendo la marca del Promovente, pero que no se encuentran relacionados con éste.
Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o sea utilizado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado y utilizado de mala fe.
Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su párrafo 1.a.iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 28 de enero de 2010
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