Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Casa del Libro, S.A. de C.V. v. Verónica de la Mora Vela Caso No. DMX2009-0021 1. Las Partes
El Promovente es Casa del Libro, S.A. de C.V., con domicilio en Distrito Federal, México, representado por Olivares & Cía., Distrito Federal, México.
El Titular es Verónica de la Mora Vela, representada por sí misma, con domicilio en Veracruz, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y
El Registrador de los nombres de dominio antes referidos es NIC-México. 3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2009. El 15 de diciembre de 2009, el Centro envió a Registry.MX vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 15 de diciembre de 2009, Registry .MX remitió al Centro por igual vía, su respuesta confirmando el nombre de la persona que figura como registrante de ambos nombres de dominio y proporcionando a su vez los datos de contacto completos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LRDP), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y anexos respectivos al Titular, dando así comienzo al procedimiento el 23 de diciembre de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de enero de 2010. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado al Centro el 12 de enero de 2010.
El 16 de enero de 2009, el Promovente presentó al Centro un escrito de manifestaciones con relación a la Contestación del Titular. El 18 de enero de 2010, el Titular presentó al Centro su respuesta al escrito de manifestaciones complementarias del Promovente. El 20 de enero de 2009, el Promovente presentó un escrito de réplica a la respuesta del Titular, así como documentación complementaria. El 20 de enero de 2009, el Titular hizo ciertas manifestaciones al Centro en alusión al contenido del escrito de réplica del Promovente.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de enero de 2010, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y previa confirmación de que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa para exponer su caso, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 30 de enero de 2010, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la resolución. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una sociedad mercantil mexicana constituida en 1972 que ha venido operando una cadena de librerías en el Distrito Federal y su zona conurbada.
Para distinguir los servicios de distribución de libros que presta, así como los libros, revistas y demás publicaciones que comercializa, el Promovente tiene registrada en México la marca CL y Diseño desde 1993, en relación con las clases 42 y 16 del nomenclátor internacional respectivamente, según se acredita con copias certificadas de los títulos de registro y oficios de renovación correspondientes que obran en el expediente.
El Promovente mantiene desde 2005 un portal de Internet bajo donde provee información sobre la empresa, sus catálogos de publicaciones y la ubicación de las 11 sucursales con que cuenta actualmente.
El Titular por su parte fue contratado en 2001 para registrar por cuenta del Promovente el nombre de dominio y desarrollar en este último una tienda virtual de libros, lo cual se comprueba con los recibos de honorarios expedidos por el Titular y los correlativos comprobantes de pago que exhibe el Promovente, así como con las manifestaciones de hecho proferidas por ambas partes en sus respectivos escritos de Solicitud y Contestación.
El portal vinculado a funcionó hasta fines de 2004 cuando dicho nombre de dominio expiró por falta de renovación, ante lo cual el Titular lo registró por cuenta y nombre propios el 4 de enero de 2005.
En agosto de 2006, el Promovente inició un procedimiento de disputa por titularidad de nombre de dominio, el cual fue resuelto por NIC México en el sentido de mantener las cosas en el estado que se encontraban al no haberse demostrado con documentos idóneos un mejor derecho de cualquiera de las partes sobre el nombre de dominio
En vista de ello, el Promovente presentó ante el Centro en julio de 2009 una Solicitud conforme a la Política, con lo cual dio inicio al procedimiento Casa del Libro, S.A. de C.V. v. Verónica de la Mora Vela, Caso OMPI No. DMX2009-0009. La Solicitud de cuenta fue desestimada a la postre por falta de acreditación debida de facultades del Promovente, sin que el experto que resolvió ese caso hubiere hecho pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto y dejando a salvo los derechos del Promovente para presentar una nueva Solicitud.
Derivado de su tenencia de , el Titular pudo obtener el nombre de dominio durante el periodo de pre-registro instaurado por NIC México como parte de su proceso de reapertura de dominios .MX
Desde su registro, los nombres de dominio en controversia han estado ligados al sitio donde se ofrece a los usuarios la posibilidad de intercambiar todo tipo de libros nuevos y usados. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son las siguientes:
(i) Los nombres de dominio controvertidos son idénticos a las palabras CASA DEL LIBRO que aparecen en el diseño de la marca mixta registrada en favor del Promovente;
(ii) Los nombres de dominio en conflicto son también idénticos a la denominación social con que el Promovente ha venido operando por lo menos desde 1983;
(iii) Atento a la naturaleza de los nombres de dominio, deberá atenderse exclusivamente a los aspectos nominativos de la marca del Promovente para determinar su identidad o confundibilidad con los nombres de dominio en disputa;
(iv) Es evidente que ni el sufijo “.” ni el uso de letras mayúsculas o minúsculas en los nombres de dominio en disputa y la marca del Promovente influyen en el resultado del análisis de identidad o confusión entre ambos signos;
(v) El Titular no cuenta en México con un registro marcario propio, aviso comercial registrado o reserva de derechos registrada que tenga por objeto la denominación Casa del Libro, por lo que no puede justificar derechos o intereses legítimos conforme a la Política;
(vi) El Titular no es conocido por los nombres de dominio en el ámbito de las comercializadoras de libros;
(vii) El uso que da el Titular a los nombres de dominio en disputa para redirigirlos al sitio no tiene relación alguna con la denominación Casa del Libro;
(viii) En virtud de la relación de negocios que mantuvo con el Promovente, el Titular no puede alegar que desconocía la existencia de la denominación social y las marcas del Promovente, por lo que el uso de los nombres de dominio en controversia por parte del Titular no puede ser considerado como leal;
(ix) La afirmación del Titular dentro del procedimiento Casa del Libro, S.A. de C.V. v. Verónica de la Mora Vela, Caso OMPI No. DMX2009-0009 en el sentido de que en todo caso sería la empresa Espasa-Calpe la que tiene derechos sobre los nombres de dominio en disputa implica una admisión de que el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos propios al no haber demostrado tener autorización o licencia de parte de Espasa-Calpe para usar la denominación Casa del Libro;
(x) El Titular registró los nombres de dominio en conflicto de mala fe al haber tenido pleno conocimiento de la denominación social, marca y actividad comercial del Promovente derivado de la relación de negocios previa entres las partes;
(xi) El Titular registró y ha venido usando los nombres de dominio en controversia con el doble propósito de impedir que el Promovente reflejara en ellos su marca y denominación social, así como de afectar o perturbar la actividad comercial del Promovente;
(xii) El hecho de que el Titular identifique su portal de Internet como Mercado de Libros y no así como Casa del Libro pone de manifiesto la mala fe con que los nombres de dominio en controversia fueron registrados y han venido utilizándose ya que el Titular sabe que de comenzar a realizar actividades comerciales con la denominación Casa del Libro estaría infringiendo los derechos marcarios del Promovente. B. Titular
Las aseveraciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:
(i) El Promovente no tiene derecho al uso de la marca y/o denominación CASA DEL LIBRO como afirma en su solicitud ya que dicha marca está registrada en México desde 1998 a nombre de una persona moral distinta al Promovente, a saber la empresa Espasa Calpe, S.A.;
(ii) El Promovente afirma engañosamente a lo largo de la Solicitud que es titular de la marca CASA DEL LIBRO cuando en realidad su marca de tipo mixta corresponde a CL y Diseño;
(iii) El Promovente tiene pleno conocimiento de que no puede argumentar derechos de uso y menos afirmar que la marca CASA DEL LIBRO es de su propiedad, en virtud de que el registro de la misma le fue negado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
(iv) Los registros de marca de Espasa Calpe, S.A. para CASA DEL LIBRO también incluyen en el diseño respectivo las mismas palabras, por lo que si el argumento del Promovente tuviera aplicación, Espasa Calpe, S.A. sería doblemente propietaria de la marca CASA DEL LIBRO al estar dicha leyenda contenida en su logotipo;
(v) Según se acredita con las imamegens que se acompañan, el Promovente usa en forma separada la leyenda CASA DEL LIBRO, lo cual constituye una infracción a la Ley de la Propiedad Industrial;
(vi) El interés legítimo del Titular respecto de los nombres de dominio en controversia deriva de su afiliación al sitio Web operado por la empresa Espasa Calpe, S.A., quien no ha manifestado inconformidad alguna con que el Titular haya registrado y use los nombres de dominio que incorporan su marca registrada en México;
(vii) Los nombres de dominio en controversia no fueron registrados ni son utilizados con la finalidad de venderlos, alquilarlos o cederlos a persona o empresa alguna;
(viii) El sitio Web al que refieren los nombres de dominio tiene como propósito facilitar el intercambio de libros usados entre sus visitantes, sin ofrecerse el servicio de venta de libros en forma directa;
(ix) La afiliación con el sitio le permitiría al Titular el uso de la marca CASA DEL LIBRO registrada en México a nombre de Espasa Calpe, S.A. No obstante, el Titular ha optado por no usar dicha marca con el objeto de no confundir al visitante en modo alguno;
(x) Al incurrir en falsedad a lo largo de su Solicitud y en el procedimiento anterior, el Promovente se ha conducido con toda mala fe para abusar del procedimiento establecido en la Política; 6. Debate y conclusiones Preliminar
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. Representación del Promovente
Si bien el Titular no objeta en esta ocasión la representación debida del Promovente, en vista de la resolución en Casa del Libro, S.A. de C.V. v. Verónica de la Mora Vela, Caso OMPI No. DMX2009-0009 y por razones de certeza jurídica, se hace constar que el representante del Promovente acredita plenamente las facultades de su mandante para haberle conferido el poder con que comparece a este procedimiento, con la exhibición de la póliza número 3019, de fecha primero de septiembre de dos mil ocho, otorgada ante la fe del licenciado José Antonio Sánchez Chávez, corredor público número 49 del Distrito Federal, que contiene la formalización del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha treinta de abril de dos mil ocho de la sociedad CASA DEL LIBRO, S.A. de C.V. mediante la cual la señora Amparo Vega Arenal fue designada Presidenta del Consejo de Administración del Promovente, otorgándosele en lo individual un poder general para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración y dominio, entre cuyas facultades está la de delegar dicho poder a favor de terceros como en la especie lo hizo al representante del Promovente por medio de carta poder de fecha treinta de abril de dos mil nueve firmada precisamente por la señora Amparo Vega Arenal en su carácter de presidente del consejo de administración, misma carta poder que identifica y refiere la póliza en comento.
Dicho sea de paso, al ratificar la vigencia del principio de buena fe en la acreditación de la personalidad con que se ostentan los litigantes en procedimientos substanciados de conformidad con la Política, este Experto rechaza la aplicación de reglas de derecho locales en materia de representación, tal como lo expuso el Grupo de Expertos en Expedia, Inc. vs. Juan de la Fuente y Susana Belem Belem,Caso OMPI No. DMX2007-0013, referido por el propio Experto en el multicitado procedimientoCaso OMPI No. DMX2009-0009. Promociones suplementarias de las Partes
Es preciso subrayar que el procedimiento administrativo regulado por la Política y el Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal que se agota con la presentación de la Solicitud y el Escrito de Contestación a la misma. Lo anterior se colige del artículo 14 del Reglamento, el cual confiere la más amplia facultad discrecional al Grupo de Expertos para admitir o requerir promociones ulteriores a la Solicitud y la Contestación. Ver Creo Products Inc. c. Website in Development,Caso OMPI No. D2000-1490 (pronunciándose en contra de que las partes formulen alegatos o exhiban documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Grupo de Expertos).
De tal suerte que las alegaciones hechas por las partes a manera de réplica, dúplica y contrarréplicas sucesivas se estiman inadmisibles por el Experto, bien por ser contrarias a la naturaleza de este procedimiento, bien por haberse podido formular desde los escritos de Solicitud y Contestación. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino,Caso OMPI No. DMX2007-0007 (resolviendo no admitir por redundantes las manifestaciones vertidas por el promovente a título de réplica) y Dance Educators of America Inc. c. Victor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles,Caso OMPI No. DMX2007-0016 (desestimando argumentos y pruebas suplementarias al advertirse que los mismos se relacionaban con hechos respecto de los cuales el promovente tenía la carga de la prueba y por lo mismo debía demostrarlos al menos presuntivamente en su Solicitud). General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión
La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si los nombres de dominio en disputa por sí mismos se confunden lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el portal vinculado a dichos nombres de dominio confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política.
El Demandante funda su Solicitud en la marca registrada que tiene por objeto la denominación CL y el diseño de una casa representada por las letras estilizadas CL como fachada y un libro abierto a manera de techo. En la parte inferior de la casa aparece la leyenda CASA DEL LIBRO en una tipografía de la mitad del tamaño que la de la denominación CL.
Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en los componentes literales de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation,Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca en atención a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).
Ahora bien, tal como lo indica el título de registro de la marca base de la acción, el elemento nominal del signo distintivo cuyo uso reservó en exclusiva el Promovente está constituido únicamente por la denominación CL. En atención a lo cual, a juicio de este Experto no existe posibilidad alguna de confusión en términos de la Política entre la marca “CL y Diseño” y los nombres de dominio y por cuanto a la impresión general de los signos en pugna, a pesar de que la representación gráfica de la marca del Promovente incluya las palabras CASA DEL LIBRO en forma meramente accesoria. Ver Dance Educators of America Inc. c. Víctor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles,Caso OMPI No. DMX2007-0016 (rechazando que pudiera presentarse confusión entre la marca DEA y Diseño y el nombre de dominio no obstante la inclusión de una leyenda secundaria como INTERDANZA en el diseño representativo de la marca); Acoustical Publications, Inc. v Frank Cintron, Caso E-Resolution AF-0319 (determinando falta de confusión en relación con la marca mixta “SV y Diseño” frente al nombre de dominio al considerarse que el titular reprodujo únicamente la porción subordinada de la marca del promovente, que figuraba debajo del signo dominante “SV” en tipografía visiblemente más pequeña) y National Kidney Foundation v. Los Girasoles/Jorge Clapes, Caso E-Resolution N° AF-0293 (desestimando la posibilidad de confusión entre las siglas NKF con respecto al nombre de dominio al advertir el experto que las primeras constituían solo parte de la marca del promovente, no la marca en sí misma).
Las siguientes circunstancias que acredita el Titular o se infieren por el Experto corroboran la determinación de falta de similitud en grado de confusión entre la marca registrada del Promovente y los nombres de dominio sujetos a estudio:
i) Según lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de la Propiedad Industrial de México, los ejemplares del diseño de una marca no deben contener palabras o leyendas que pudiesen engañar o inducir a error al público, por ejemplo al hacerle suponer que la expresión CASA DEL LIBRO constituye el signo distintivo reservado en exclusiva, cuando en realidad dicha frase es objeto de una marca diversa que fue previamente registrada por una persona moral distinta al Promovente en relación con productos y servicios similares;
ii) Prueba de que la denominación CASA DEL LIBRO no está reservada en exclusiva a favor del Promovente es que el propio servicio de consulta público y gratuito en línea del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre información de marcas conocido como Marcanet no arroja como resultado la marca CL y Diseño del Promovente cuando se realiza una búsqueda multiclase sobre la denominación CASA DEL LIBRO, pero sí los registros 579810 y 588274 de la marca CASA DE LIBRO en clases 41 y 39 respectivamente, a nombre de Espasa Calpe, S.A.;
iii) Consciente de que no había reclamado protección individual sobre CASA DEL LIBRO, el Promovente presentó en el 2007 dos solicitudes posteriores de marca en clases 16 y 35 respecto de dicha denominación. Como resultado del examen de fondo a las solicitudes en comento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le citó al Promovente los registros marcarios de Espasa Calpe, S.A. como anterioridades que impiden el registro de las marcas solicitadas;
iv) Los precedentes judiciales mexicanos históricamente han establecido que lo esencial en una marca es su denominación y es ésta la que debe ponerse frente a las que están en disputa, siendo los demás elementos que figuran en el logotipo solo subsidiarios1, y más recientemente que, para fines de un análisis de confusión debe atenderse al elemento relevante que por sí solo domina la imagen de la marca, por encima de sus componentes secundarios2.
v) La Política no permite como intenta el Promovente, prevalerse de su denominación social, nombre comercial o marca de uso sobre CASA DEL LIBRO para fundar su acción de transferencia sobre los nombres de dominio en controversia;
vi) Sería por tanto arbitrario e injustificable extender el ámbito de protección de la marca CL y Diseño del Promovente en perjuicio de Espasa Calpe, S.A., titular en México de la marca CASA DEL LIBRO, para transferir en beneficio del primero los nombres de dominio en disputa. Ver Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. v. Fernando A. Martínez Flores,Caso OMPI No. DMX2009-0019 (negando la transferencia de y sobre la base de la marca registrada mexicana BABCOCK & WILCOX ya que de hacerlo se afectarían los derechos exclusivos de terceros que tienen registrada en México la marca BABCOCK por sí sola respecto de productos correlativos a los servicios que presta el promovente bajo su marca).
Atento a estas consideraciones se determina que el Promovente no acreditó el requisito sine qua non previsto en el artículo 1.a.i. de la Política.
En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los tres elementos de la Política bajo el artículo 1.a, deviene intrascendente entrar al estudio de las alegaciones de las Partes en relación con los temas de legitimidad y mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 5 de febrero de 2010
1 Ver tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación 139-144 Sexta Parte, p. 95 bajo el rubro MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.
2 Ver tesis I.4o.A.615A publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008, p. 2347 bajo el rubro MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN, DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE.
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