El Promovente es Vanguard Trademark Holdings USA, LLC, con domicilio en Oklahoma, Estados Unidos de America, representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., con domicilio en México.
El Titular es HMC, con domicilio en California, Estados Unidos de America. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio y .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2010. El 28 de julio de 2010, el Centro envió a Registry.MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de julio de 2010, Registry.MX envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a el Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de agosto de 2010. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de agosto de 2010. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a el Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 31 de agosto de 2010.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como Experto el día 14 de septiembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
Registro de marca No. 343510, ALAMO, de fecha 23 de febrero de 1988, en la clase 39 Internacional, para proteger “servicios de renta y arrendamiento de automóviles”.
Registro de marca No. 678031, ALAMO (Y DISEÑO), de fecha 23 de noviembre de 2000, en la clase 39 Internacional, para proteger “servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos”.
Conforme a la documentación aportada por el Promovente, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
Asimismo, el Promovente es titular, entre otros, conforme a la información aportada por el Promovente del siguiente nombre de dominio:
registrado el 14 de abril de 1999.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular en las siguientes fechas, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto: registrado el 23 de septiembre de 2008 y registrado el 31 de mayo de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Afirma el Promovente:
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento, el Promovente hace valer y acredita que la sociedad Vanguard Trademark Holdings USA, LLC, cuenta con los siguientes registros de marca en México:
Marca: ALAMO
No. de Registro: 343510
Fecha de Registro: 23 de febrero de 1988
Clase: 39 Internacional
Marca: ALAMO (Y DISEÑO)
No. de Registro: 678031
Fecha de Registro: 23 de noviembre de 2000
Clase: 39 Internacional
Asimismo, el Promovente es titular del siguiente nombre de dominio: registrado el 14 de abril de 1999.
Afirma el Promovente que los nombres de dominio en disputa, y son semejantes en grado de confusión con respecto a las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO), propiedad del Promovente, lo cual, tiene incidencia en el público consumidor respecto de la procedencia u origen de los diversos servicios que se ofrecen a través de los citados nombres de dominio.
Asimismo, apunta el Promovente que, la identidad que existe entre los nombres de dominio y las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO), propiedad del Promovente, acredita plenamente que la empresa HMC [michikosreg] solicitó en forma ilegítima el registro de los nombres de dominio y , máxime, si se considera que el Promovente ha utilizado sin interrupción la marca ALAMO a nivel mundial, desde hace más treinta años. Con ello, considera el Promovente, se demuestra claramente el ánimo de la empresa HMC [michikosreg] de crear una confusión entre los consumidores que pueden derivar en prácticas de competencia desleal al amparo de los nombres de dominio y , en perjuicio no sólo del Promovente, sino también del público consumidor quien obviamente no merece ser engañado o inducido a error respecto de la procedencia u origen de los servicios que realmente desea adquirir.
El Promovente hace énfasis en el efecto que puede producir en el público consumidor el uso de los nombres de dominio y , que considera derivan en confusión y riesgo de asociación con VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA, LLC., ya que el hecho de agregar las extensiones "." y ".mx", obedece a cuestiones de carácter meramente técnico. Al respecto, el Promovente indica que resulta aplicable el texto contenido en la resolución para el caso Informaciones Canarias S.A. VS. José Ángel Ramos Sánchez,Caso OMPI No. D2001-0780.
Indica el Promovente que aun cuando una de las marcas propiedad incluye un diseño, en asuntos similares se ha resuelto que la comparación entre un nombre de dominio y una marca debe realizarse en base a los elementos nominativos de ésta, tomando en cuenta que por la naturaleza de los nombres de dominio no es posible realizar un análisis comparativo respecto del diseño que ostenta la marca vulnerada. Sobre el particular, el Promovente cita el caso Turismo de Catalunya VS. Lucas Mas Brothers,Caso OMPI No. D2001-0390.
Respecto de la confusión que pudiese originarse con relación a los servicios que amparan las marcas propiedad del Promovente y aquellos publicitados mediante los nombres de dominio y , el Promovente considera que es fundamental mencionar que en las páginas web relacionadas con los citados nombres de dominio se incluyen diversos hipervínculos que ofrecen servicios de renta de automóviles, relacionando dicho hecho de manera específica con el hecho de que las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO) son marcas conocidas a nivel mundial en el ramo de arrendamiento y renta de automóviles resultando, por tanto, de particular importancia los hipervínculos que se han incluido en las páginas web que amparan los citados nombres de dominio.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii. 2. del Reglamento, el Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:
En relación con este punto, el Promovente asevera que el Titular no es propietario de registro marcario alguno en México que sea idéntico o similar a los nombres de dominio y , como lo evidencia con el resultado de una búsqueda por denominación realizada a la base de datos de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la cual se desprende que no existe registro marcario alguno propiedad del Titular respecto de la marca ALAMO, mientras que de dicha búsqueda se desprenden aquellos registros propiedad de VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS, USA, LLC. En este sentido, considera el Promovente, puede válidamente concluirse que si la empresa HMC [michikosreg], hubiese pretendido en algún momento el registro de la marca ALAMO, se hubiera encontrado con el impedimento que constituirían las marcas del Promovente en la clase 39 internacional, que amparan los servicios de alquiler de vehículos.
El Promovente apunta que el nombre del Titular, HMC [michikosreg], no corresponde a los nombres de dominio, no resulta en un acrónimo, ni se concibe alguna razón sensata que haga pensar que dicha persona sea conocida comúnmente o se ostente ante el público con la palabra ALAMO.
Asimismo, El Promovente asevera que no existe ninguna relación comercial o de negocios entre El Titular y VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS, USA, LLC., sus filiales o subsidiarias y expresamente reconoce que no ha otorgado al Titular ninguna autorización o licencia para usar de manera alguna y bajo ninguna circunstancia las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO).
Por cuanto hace a las páginas web desplegadas en los nombres de dominio, el Promovente hace notar que el Titular ha utilizado las páginas web bajo los citados nombres de dominio para hospedar hipervínculos de empresas que son competidores directos del Promovente que ofrecen, asimismo, servicios de renta de vehículos, considerando que ello es una clara muestra de páginas de alojamiento (o parking pages), que tienen por objeto mantener una serie de enlaces a otras páginas web, a cambio de un pago a el titular del nombre de dominio cada vez que un usuario entra en alguno de los enlaces que se disponen en dicha página. En consecuencia, apunta, el Promovente, resulta evidente que el Titular intenta atraer, con ánimo de lucro a su sitio web a usuarios de Internet, al usar las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO), desviando a los consumidores hacia diferentes sitios web quienes pueden erróneamente considerar que se trata de la página web del Promovente, encontrándose con páginas de alojamiento para otros sitios web. El Promovente, en relación con dicha práctica, cita el caso Viajes Marsans, S.A. VS. RegistrarAds, Inc., Caso OMPI No. D2009-0344.
Considera el Promovente que, toda vez que el Titular tiene la posesión de dos nombres de dominio que incluyen hipervínculos a empresas dedicadas a la renta de vehículos, sumado al hecho de que el Titular no aparenta tener una marca registrada o interés legítimo en usar la marca ALAMO, se evidencia que tales nombres de dominio fueron registrados sin interés legítimo y en franco detrimento de las marcas propiedad de VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS, USA, LLC., adjuntando como evidencia de ello una impresiones de las páginas web que son desplegadas al digitar los nombres de dominio y , así como las páginas a la cuales dirigen los hipervínculos contenidos en éstas, con lo que considera el Promovente que se puede concluir que el Titular de los nombres de dominio en disputa lleva a cabo un uso ilegítimo de éstos con la intención de engañar y desviar a consumidores o desprestigiar las marcas propiedad del Promovente.
Finalmente, el Promovente hace referencia a la presencia comercial de las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO) desde hace más de treinta años, lo que resulta considerablemente anterior a la fecha de registro de los nombres de dominio y , agregando que la penetración y aceptación que tienen las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO) en el público consumidor son hechos notorios.
Conforme a lo anterior, el Promovente considera que el Titular no tiene ni derecho, ni interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3 del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala, conforme a lo siguiente:
En cuanto al registro de mala fe, el Promovente considera que el Titular ha registrado los nombres de dominio con evidente mala fe, derivado de una combinación de factores que incluyen: a) el hecho de que las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO) son conocidas a nivel mundial desde hace más de treinta años, es decir, previo a la fecha de registro de los dominios y; b) la utilización de los nombres de dominio para mostrar páginas con hipervínculos que dirigen a los consumidores a páginas que ofrecen renta de vehículos de empresas que son competidores directos del Promovente, lo que considera se realiza con fines de lucro, al tratarse de páginas de alojamiento, cuyo objeto es mantener una serie de enlaces a otras páginas web a cambio de un pago a el Titular cada vez que un usuario entra en alguno de los enlaces que se disponen en dichas páginas, por lo que considera el Promovente que el Titular intenta atraer a su sitio web, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, al usar las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO), desviando a los consumidores hacia diferentes sitios web, que son propiedad de competidores del Promovente y que pudieran erróneamente considerar que se trata de la página web del Promovente, encontrándose con páginas de alojamiento para otros sitios web, haciendo el Promovente referencia a lo resuelto en el punto 6.C del caso Viajes Marsans, S.A. VS RegistrarAds, Inc., Caso OMPI No. D2009-0344.
De igual manera, asevera el Promovente, es importante considerar como ausencia de interés legítimo, el hecho de que el Titular no es propietario de derechos de propiedad intelectual que incluyan como denominación las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO).
Considera el Promovente que, de acuerdo con lo expresado en párrafos anteriores, se demuestra que el Titular, al momento de registrar los nombres de dominio y , sabía y conocía de la existencia de las marcas propiedad del Promovente, así como la buena fama comercial que se asocia con las marcas y con el Promovente. Lo anterior, asevera el Promovente, resulta en una presunción de que los nombres de dominio fueron registrados en mala fe y son utilizados para realizar actos de competencia desleal en detrimento, no solo del Promovente, sino también del público consumidor que acceda a los sitios relacionados con los nombres de dominio, en virtud de que los hipervínculos que se encuentran en dichas páginas, dirigen a los usuarios a páginas que son propiedad de competidores directos del Promovente.
En este sentido, el Promovente afirma que el Titular de los nombres de domino no ha desarrollado un sitio web específico para ofrecer productos o servicios elaborados por él, sino que simplemente se ha limitado a desarrollar páginas de alojamiento en las cuales se incluyen hipervínculos que conducen a otras páginas propiedad de competidores directos del Promovente, utilizando para tales fines, la notoriedad y aceptación de las marcas ALAMO y ALAMO (Y DISEÑO), mismas que gozan de reconocimiento y aceptación por parte del público consumidor en el ramo del arrendamiento de automóviles. En este sentido y al efecto de dar soporte a las argumentaciones hechas valer en este punto, el Promovente considera como aplicable lo resuelto en el punto 6. C del caso Atrápalo, S.L. VS. Carlos Martínez,Caso OMPI No. D2007-0661, así como el mismo punto 6.C. del caso Onthru Inc. VS. Sergio Cuesta,Caso OMPI No. DMX2008-0009, haciendo referencia también, como aplicables al caso, los argumentos vertidos por el panel administrativo en los casos Lilli ICOS, LLC VS East COSAT Webs, Sean Lowery, Caso OMPI D2004-1101; Lyonnaise de Banque VS Richard J,Caso OMPI No. D2006-0142; Alliance & Leicester Plc VS Henao Berenice,Caso OMPI No. D2005-0736; Societé Air France VS Richard J,Caso OMPI No. D2005-0821; Societé Des Bains de Mer et du Cercle dess Entrangers á Monaco VS BestCreative,Caso OMPI No. D2004-0454; Cristopher Lloydp/k/a/Lloyd Banks VS Mike Morgan,Caso OMPI No. D2004-0339; PNY Technologies lnc. VS Caribbean Online lnternational, Ltd.,Caso OMPI No. D2008-0544 y Wagamama Limited VS Transure Enterprise Ltd,Caso OMPI No. D2008-1200, todos éstos citados en el caso Onthru Inc. VS. Sergio Cuesta,Caso OMPI No. DMX2008-0009.
Por consiguiente, asevera el Promovente, debe considerarse que los nombres de dominio en conflicto han sido registrados y utilizados de mala fe. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado una contestación a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009.
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
Los nombres de dominio y , registrados por el Titular son idénticos a la marca registrada ALAMO, sobre las cuales tiene derechos el Promovente, las cuales son seguidas únicamente por el código de país (ccTLD) “.mx” o por el dominio de segundo nivel “.”. En este sentido, es importante considerar que la adición de “.” o “.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.
Adicionalmente, los términos “.” y “.mx” son elementos necesarios requeridos para el registro de un nombre de dominio y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos; y
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Experto, basado en los argumentos del Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto a los nombres de dominio; ni utilice los nombres de dominio en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
El Promovente ha probado contar con una serie de derechos que contienen la denominación “Alamo”, desde fechas considerablemente anteriores a las fechas de registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio y , los cuales comprenden la marca ALAMO.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “alamo”, y . El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos WhoIs correspondiente a los nombres de dominio en disputa, Hae Mi Choi Lee.
Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del Titular de los nombres dominio en disputa, sin intención de desviar a usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas del Promovente con ánimo de lucro.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
El Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado los nombres de dominio de mala fe, particularmente en virtud de que los nombres de dominio han sido registrados con el fin de impedir que el titular de las marcas registradas, refleje sus denominaciones en un nombre de dominio correspondiente; así como al haber registrado los nombres de dominio de mala fe, tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente, como por ser las marcas del Promovente notorias en el mercado.
Adicionalmente, el Experto considera que el Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca ALAMO, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición de los nombres de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que los nombres de dominio han sido registrados de mala fe.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar los nombres de dominio y de buena fe.
El Titular no ha presentado un escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones del Promovente.
Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o propuesto, de los nombres de dominio por parte del Titular, que no resultase ilegítimo, como pudiera ser el engaño al público consumidor.
Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o sean utilizados de buena fe y por lo tanto concluye que los mismos han sido registrados y utilizados de mala fe.
Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su párrafo 1.a.iii).
Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el artículo 21. A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con los nombres de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con artículo 1 de la Política, 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 1 de octubre de 2010
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