La Promovente es Trovit Search, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representada por Ubilibet, España.
La Titular es Patricia Yariela Mora Ruiz, con domicilio en Ecatepec, Estado de México, México. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de octubre de 2010 por correo electrónico, y el 21 de octubre de 2010 por correo. El 6 de octubre de 2010, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 6 de octubre de 2010, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de noviembre de 2010. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de noviembre de 2010.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 de noviembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es la titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios:
Marca
Número de Registro/Solicitud
Clase
Fecha de Solicitud
País
TROVIT
R. 1159703
35
18/11/2009
México
TROVIT
R. 1142744
38
18/11/2009
México
TROVIT
R. 2771155
38
09/05/2007
España
TROVIT
R. 2958500
35
11/11/2009
Argentina
TROVIT
R. 2958501
38
11/11/2009
Argentina
TROVIT
S. 902682466
35
11/06/2010
Brasil
TROVIT
S. 902682474
38
11/06/2010
Brasil
TROVIT
S. 902682482
42
11/06/2010
Brasil
TROVIT
R. 3845398
38
30/04/2009
EEUU
TROVIT
R. 6663331
38 y 41
12/02/2008
Comunitaria
TROVIT
R. 1008246
38 y 41
30/04/2009
Internacional
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 23 de julio de 2009.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de abril de 2007. 5. Alegaciones de las Partes I. Promovente
La Promovente presentó los siguientes argumentos: A. Los nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derecho.
Que Trovit Search, S.L., está inscrita bajo dicha denominación en el Registro Mercantil de Barcelona desde el 11 de octubre de 2006, en el Tomo 39,013, Folio 61, Hoja B335163, Inscripción 1°.
Que la Promovente es la titular, entre otras, de las marcas antes señaladas.
Que todos los signos registrados como marca por la Promovente son idénticos a los nombres de dominio utilizados por la Titular.
Que la inclusión del sufijo “.mx” o “.” no puede considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración actual del sistema de nombres de dominio.
Que la Promovente cuenta en la actualidad con más de 50 nombres de dominio, en donde principalmente se ha registrado la denominación “trovit” junto con otras extensiones genéricas y territoriales.
Que el nombre de dominio como el nombre de dominio fueron registrados al menos un año antes que el nombre de dominio hoy en disputa. El nombre de dominio fue registrado el 28 de marzo de 2006 y el 11 de mayo de 2006.
Que la amplia cartera de nombres de dominio con que cuenta la Promovente ha provocado que los internautas relacionen la marca TROVIT con la Promovente.
Que la marca TROVIT es conocida tanto a nivel local como internacional por el común de la población.
Que Trovit es un portal vertical de clasificados que fue creado a inicios de 2006 por tres personas debidamente respaldadas por varios inversores privados.
Que la Promovente, hoy en día, está presente en 20 países, entre los que destacan: España, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Italia, Chile, Polonia, Austria, Suiza e Irlanda.
Que la Promovente es considerada como el 5° portal inmobiliario en España por número de visitas desde noviembre de 2008.
Que la Promovente tiene presencia en México a partir del año 2007, lo cual la ha ubicado como uno de los principales portales de clasificados en dicho territorio.
Que al consultar en el portal de búsqueda Google, en su división mexicana, la palabra “trovit”, arroja miles de resultados concernientes a diversos sitios web en los que se hace referencia al portal de clasificados.
Que los nombres de dominio en disputa son muy similares a la denominación social e idénticos a las marcas propiedad de la Promovente, por lo cual es evidente que su uso por la Promovente infunde confusión a los usuarios o internautas.
Que los nombres de dominio en disputa no tienen sentido per se si no es con relación a la Promovente.
Que no es casualidad que los nombres de dominio en disputa incluyan la denominación “trovit”, si se tiene en cuenta que dicha palabra carece de cualquier acepción en el diccionario, al tratarse de un término de fantasía. B. La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio.
Que la Titular no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto los nombres de dominio en disputa.
Que la Titular no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “trovit” en México ni en ningún otro lugar.
Que la denominación “trovit” no se identifica con la denominación social o nombre propio de la Titular.
Que la Promovente no ha concedido licencia alguna a favor de la Titular para utilizar su marca.
Que la Titular nunca fue conocida como ó antes de registrar los nombres de dominio en disputa, ni tampoco es así conocida ahora por el público consumidor.
Que la nula legitimidad que acoge a la Titular lo constituye el hecho que desde el momento en que fueron registrados los nombres de dominios, éstos se han mantenido inactivos.
Que la Titular registró los nombres de dominio en disputa siendo plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopción de dichos nombres de dominio en disputa resultaba susceptible de inducir a los usuarios a la errónea creencia de que se trataba de unos nombres de dominio identificativos del Promovente, con el único fin de especular con su venta al mismo. C. Los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
C.1.Registro de Mala fe
Que tomando en cuenta que la Titular tiene su domicilio en México, país en donde la Promovente tiene una importante presencia, es imposible que dicha Titular desconociera sobre la existencia de la Promovente en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa.
Que los nombres de dominio en disputa están formados exclusivamente por el término de fantasía “trovit”.
Que los nombres de dominio en disputa son una total apropiación de varias de las marcas y de la denominación de la Promovente.
Que el carácter notorio de la denominación “trovit”, para identificar a la página Web de clasificados, confirma la tesis de que el registro de los nombres de dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Titular.
Que la Titular con sus actos ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de la Promovente, lo que prohíbe expresamente la Ley de la Propiedad Industrial, según la cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
C.2. Uso de Mala fe
Que la Titular mantiene pasivamente los nombres de dominio en disputa con la única finalidad de poder especular con su venta en un futuro.
Que es clara la intención de la Titular en impedir a la Promovente el acceso legítimo a su titularidad.
Que la permanencia en el registro de los nombres de dominio en disputa obstruye ilegítimamente al famoso portal de anuncios el acceso a Internet bajo su propia marca.
Que los actos desarrollados por la Titular inducen en lo usuarios actuales o potenciales de la Promovente a pensar que dicha Promovente no posee un sitio Web bajo los nombres de dominio en disputa o que es técnicamente incapaz de mantenerlos activos.
La Promovente cita Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003, para manifestar que el presente caso es un caso de tenencia pasiva. II. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo al artículo 1(a) de la Política, la Promovente debe acreditar lo siguiente:
(i) los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
(iii) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
En vista que la Política se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP”), el Experto considera que también es relevante referirse, mutatis mutandi, a la jurisprudencia en virtud de la UDRP en la apreciación de este procedimiento. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
Los nombres de dominio y incorporan en su totalidad la marca TROVIT de la Promovente.
La adición en el nombre de dominio del ccTLD “.mx” ó la composición de dicho ccTLD, más el dTLD “.com”, para formar “.”, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dichos nombres de dominio en disputa de la marca TROVIT de la Promovente, puesto que dichos ccTLD y gTLD no cumplen la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios en particular. (Ver Diageo Brands B.V., Diageo North America, Inc., and United Distillers Manufacturing, Inc. v. iV a.k.a. Alec Bargman, Caso OMPI No. D2004-0627).
La marca TROVIT es una marca registrada en distintas jurisdicciones, incluyéndose México, donde la Titular parece estar domiciliada, y España, de donde proviene la Promovente. El requisito de registro es básico en la Política. Sin registro no hay acción. En el presente caso sí existen registros de marcas.
Por tanto, al tener la Promovente registros que protejan la marca TROVIT, y al ser dicha marca semejante en grado de confusión con los nombres de dominio controvertidos, se cumple con el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que un titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
No existen pruebas en el expediente que permitan acreditar que la Titular hubiera sido o sea comúnmente conocida como o .
De igual manera, tampoco existen pruebas que acrediten que la Promovente haya autorizado o licenciado a la Titular el uso de su marca TROVIT, o que hubiere consentido a dicha Titular para registrar los nombres de dominio en disputa. (Ver Societé Air France v. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zerna Participacoes Ltda v. Jonhn Laxton, Caso OMPI No. D2008-1297).
El hecho de que la Promovente no haya autorizado o licenciado el uso de su marca a la Titular, así como que TROVIT constituye una marca arbitraria, denominación que no puede ser legítimamente apropiada por cualquier otro competidor comercial, más que para crear alguna errónea impresión de asociación con la Promovente, este Experto considera que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. (Ver 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. v. Exair Corporation, Caso OMPI No. D2009-0567).
El expediente no contiene pruebas de uso legítimo hecho por la Titular, en relación con los nombres de dominio en disputa. De hecho, no existen pruebas de uso alguno hecho en relación con los dominios en disputa.
Por lo tanto, se demuestra la ausencia de derechos o intereses legítimos de la.Titular El segundo elemento del artículo 1(a) de la Política ha sido cumplido.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo al artículo 1(b) de la Política, las circunstancias que constituyen prueba suficiente para determinar el registro o el uso de mala fe del nombre dominio son las siguientes:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promoverte que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promoverte, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Los nombres de dominio y fueron registrados el 5 de abril de 2007 y 23 de julio de 2009, respectivamente. De conformidad con las pruebas ofrecidas por la Promovente en su Anexo 4, éste solicitó el registro de la marca TROVIT en España el 9 de mayo de 2007, no siendo hasta 18 de noviembre de 2009 cuando solicitó el registro de su marca en México. Asimismo la Promovente registró los nombres de dominio y con fecha 28 de marzo de 2006 y 11 de mayo de 2006, esto es, al menos 11 meses antes del registro del nombre de dominio en disputa y varios añños antes del registro de . .
Es claro que cuando se registró el nombre de dominio , la Promovente no tenía registros para cubrir la marca TROVIT. Tampoco había presentado solicitudes de marca, con lo cual no tenía fechas de presentación. Su fecha de presentación más antigua es 1 mes posterior al registro de .
Cuando se registró el nombre de dominio , la Promovente tenía una cantidad considerable de registros de marca, en diferentes jurisdicciones.
La Promovente afirma que la presencia de la marca TROVIT en Internet ha sido intensiva, particularmente en países de habla hispana, aunado al hecho cierto de que la denominación “trovit” no existe en el idioma español, sino que es una marca arbitraria, cuya creación se ha atribuido la Promovente. La Titular no ha refutado esta afirmación.
Por tanto, el Experto considera que si bien las marcas de la Promovente aún no habían sido presentadas o registradas al momento del registro del nombre de dominio , la Promovente ya tenia presencia en Internet desde hacia casi un año, por lo que es muy probable que la Titular haya registrado el nombre de dominio con la Promovente en mente.
En cuanto al nombre de dominio , éste fue registrado después de que la Promovente había obtenido varios registros de marca, y de que la Promovente estaba operando en México con la marca TROVIT, según afirmaciones de la propia Promovente, no disputadas por la Titular. Ello aunado a las otras afirmaciones de la Promovente, no controvertidas por la Titular, en el sentido de reconocimiento de la marca TROVIT por el público consumidor de habla hispana, particularmente en Internet, y del carácter arbitrario y altamente distintivo de la marca TROVIT, llevan a pensar al Experto que fue registrado de mala fe.
Sin prejuicio de lo anterior, el Experto continuará con el análisis, para determinar si hay uso de mala fe.
El expediente no contiene pruebas de uso por parte de la Titular. Sin embargo, la Promovente ha invocado la doctrina de la tenencia pasiva, iniciada en Telstra, supra.
La tenencia pasiva de un nombre de dominio puede ser suficiente para determinar la existencia de mala fe. (Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S.,Caso OMPI No. D2000-1805; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo,Caso OMPI No. D2000-1402).
El Experto encontró en el expediente los siguientes hechos y argumentos relacionados con los factores Telstra:
(i) La marca TROVIT es arbitraria y altamente distintiva para identificar sus servicios de anuncios clasificados en Internet.
(ii) La Titular no ha presentado prueba alguna que acredite derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
(iii) La Titular no ha explicado por qué ha elegido registrar dos nombres de dominio que comprenden íntegramente la marca TROVIT de la Promovente.
(iv) La Titular no ha sido comúnmente conocida por los nombres de dominio y . No obstante lo anterior, quien es comúnmente conocido por dichos nombres de dominio es la Promovente. Como ya se mencionó, la Promovente registró los nombres de dominio y con fecha 28 de mayo de 2006 y 11 de mayo de 2006.
(v) El registro de los nombres de dominio en disputa impide a la Promovente de tener directamente una presencia en Internet, particularmente en el ccTLD “.mx”.
(vi) Consecuentemente, es imposible pensar en un uso de los nombres de dominio en disputa, por parte del Demandando, que sea legítimo.
Por tanto, el Experto considera que existen suficientes factores presentes para encontrar que este es un caso de tenencia pasiva, y que como tal, dicha tenencia, aún en ausencia de un uso positivo, constituye mala fe por no haberse encontrado razones lógicas para que dicha tenencia por parte de la Titular sea legítima.
Por lo tanto, el tercer requisito de la Política ha sido cumplido. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 8 de diciembre de 2010
Full & Egal Universal Law Academy