El Promovente es TV Azteca, S.A.B. de C.V., con domicilio en México, D.F., México, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.
El Titular es David Hernández Hernández, con domicilio en México, D.F., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de enero de 2011. El 5 de enero de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de enero de 2011, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de enero de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de febrero de 2011. Debido a un error en la notificación de la Solicitud al Titular, el Centro informó a las partes el 26 de enero de 2011 que el último día para el depósito del escrito de contestación por parte del Titular era extendido al 15 de febrero de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de febrero de 2011.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de marzo de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
1) El Promovente TV Azteca, S.A.B. de C.V., antes TV Azteca, S.A. de C.V., es una cadena de televisión mexicana que forma parte de la empresa Grupo Salinas, constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos desde 1993, después de la privatización de la cadena “Imevisión”.
2) El Promovente manifiesta que en 2002, lanzó su primer “reality show”, La Academia, un espectáculo televisivo de “reality musical”. Durante el tiempo que estuvo al aire el programa, se transmitieron conciertos en vivo todos los domingos. El concierto final, que se transmitió el 1º de diciembre de 2002, mismo que marcó la conclusión de la “Primera Generación” de La Academia.
3) El Promovente manifiesta que, inmediatamente después del final de la primera temporada de La Academia, y durante 2003, transmitió la “Segunda Generación” de La Academia con nuevos concursantes. La “Tercera Generación” de La Academia concluyó el 4 de julio de 2004. El 3 de julio de 2005, concluyó la “Cuarta Generación” de la Academia. El 9 de julio de 2005 inició la “Quinta Generación” de La Academia y concluyó el 17 de diciembre de 2006. El 31 de agosto de 2008 inició “La Academia Última Generación” y concluyó el 14 de diciembre de 2008. El 4 de octubre de 2009, dio inicio “La Academia Nueva Generación”, misma que concluyó el 20 de diciembre de 2009.
4) El Promovente manifiesta que ha estado en el mercado mexicano por más de 17 años, y que constituye actualmente una de las empresas más grandes e importantes en México en la industria de las telecomunicaciones y el entretenimiento, y LA ACADEMIA constituye una de sus principales y más conocidas marcas a nivel nacional y mundial.
5) El Promovente manifiesta contar con los siguientes registros de marca en México, las cuales fueron solicitadas a registro desde el año 2002:
Marca Registro Expediente Clase Vigencia
LA ACADEMIA
957999
548068
38
22 de mayo de 2012
LA ACADEMIA
958000
548069
41
22 de mayo de 2012
LA ACADEMIA
963963
554213
41
28 de junio de 2012
LA ACADEMIA
963962
551113
41
11 de junio de 2012
A LA ACADEMIA
984410
554211
41
28 de junio de 2012
De un análisis de los registros de marca que el Promovente acompañó a su solicitud, así como de la búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del Servicio de consulta externa sobre información de marcas – MARCANET, en la página de Internet “”, se desprende que TV Azteca S.A. de C.V. es titular de los registros de marca señalados en el cuadro anterior.
6) Asimismo, el Promovente manifiesta ser titular de los siguientes registros de nombre de dominio:
-
-
-
-
-
7) De conformidad con la información proporcionada por el Promovente al Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 5 de septiembre de 2005.
8) A pesar de haber sido debidamente notificado de la presente solicitud de transferencia de nombre de dominio en disputa, el Titular no contestó a la Solicitud. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Promovente en su Solicitud alega lo siguiente:
i) Que es evidente que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas por el Promovente y el nombre de dominio en disputa .
ii) Que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio. No existe conexión o relación alguna entre el nombre “David Hernández Hernández” y el nombre y marca LA ACADEMIA.
iii) Desde la fecha en que el Titular, solicitó el registro del nombre de dominio en disputa, no ha hecho un uso real del nombre de dominio en disputa; o bien se ha dedicado a obtener una ventaja de la popularidad asociada con las marcas del Promovente, utilizando el nombre de dominio en disputa para dirigir al navegante a una página web que contiene un directorio de publicidad o listados patrocinados, mejor conocido como “pay per click”, el cual contiene enlaces a competidores del Promovente y/o a productos o servicios que compiten o se relacionan con los del Promovente.
iv) Se puede observar, que ingresando al sitio en Internet del nombre de dominio en disputa, se observa que el mismo está a la venta.
v) El uso que en todo caso hace el Titular del nombre de dominio en disputa no puede refutarse de buena fe.
vi) Al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios a través de la base de datos pública – MARCANET, se puede observar que el Titular carece de marcas o solicitudes registradas en la base de datos del Instituto mexicano de la Propiedad Industrial para proteger la marca LA ACADEMIA.
vi) El nombre de dominio en disputa no está siendo usado por el Titular de manera legítima y legal o no comercial, toda vez que el Titular obtiene ganancias al desviar a los consumidores que buscan la marca del Promovente a un sitio web con un directorio de enlaces patrocinados a competidores y/o productos o servicios que compiten o guardan una estrecha relación con los ofrecidos por el Promovente.
vii) El Titular pretende establecer una relación directa con el Promovente, la cual no existe pero sí provoca una gran confusión entre el público consumidor. Prueba de ese uso ilegitimo y desleal es que en dicha página de Internet se incluye un enlace patrocinado denominado “Trabaja en TV Azteca” el cual hace una alusión directa al nombre del Promovente y dirige al navegante al sitio de búsqueda de empleo , mismo que no guarda relación alguna con el Promovente.
viii) LA ACADEMIA constituye una de sus principales y más conocidas marcas a nivel internacional y mundial, solicitada a registro en México desde 2002 y registrada desde 2003, es decir, tres años antes que el nombre de dominio en disputa. Por lo que es improbable que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, no conociera o estuviera consiente de estar infringiendo la marca del Promovente.
ix) El Titular tiene antecedentes de registro de dominios “.mx” de mala fe de marcas precisamente del Promovente, particularmente al caso en materia de nombres de dominio TV Azteca, S.A. de C.V. v. David Hernández Hernández, Caso OMPI No. DMX2008-0004.
x) El Titular tiene registrados 266 nombres de dominio más, según información disponible en la base de datos WhoIs, número que permite inferir que el Titular se dedica justamente a registrar dominios de mala fe con el único fin de obtener un lucro. B. Titular
El Titular no dio contestación a los planteamientos que el Promovente formuló en su Solicitud. En virtud de su rebeldía, el Titular carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias que lo anterior implica.
El Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el registrador NIC-México, por lo que se ha sometido a sus reglas, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales del presente procedimiento. 6. Debate y conclusiones 6.1 Reglas Aplicables
El artículo 19 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Solicitud sobre la base de los siguientes elementos:
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con las normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables. 6.2 Efectos de la ausencia de contestación de la Solicitud
Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar esos argumentos y declaraciones también de una manera específica. De acuerdo con el artículo 5.b).i) del Reglamento, en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el Titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (…).”
Asimismo, de acuerdo con el artículo 5.e). del Reglamento, “si el Titular no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.”
Además, el artículo16.a) del Reglamento prevé que “en caso de que un Titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente Reglamento, el grupo de expertos adoptará una resolución con respecto a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el artículo 16.c). del mismo Reglamento prevé que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “este último sacará las conclusiones que considere apropiadas.”
De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la Solicitud por parte del Titular, podría indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Experto emita una decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos señalados en el artículo 1.a). de la Política. 6.3 Análisis de los supuestos contenidos en el artículo 1.a). de la Política
Estos son:
A. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
B. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
C. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos
De conformidad con lo establecido en el inciso 5) de los antecedentes de hecho de la presente resolución, el Promovente acreditó ser titular de diversos registros de marca en México, bajo el prefijo LA ACADEMIA, por lo que el Experto considera que el Promovente cuenta con un derecho que le legitima en su pretendido interés sobre el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, el Experto no pudo analizar una postura del Titular, debido a su falta de contestación de la Solicitud.
Por otro lado, no pasa desapercibido el hecho de que el Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros de nombre de dominio, los cuales, al igual que las marcas del Promovente, se constituyen del prefijo “laacademia”, especialmente el nombre de dominio del Promovente .
De un simple análisis gramatical y fonético entre los signos distintivos del Promovente con relación al nombre de dominio , es evidente que el nombre de dominio referido es semejante en grado de confusión a las marcas del Promovente.
En virtud de lo anterior, el Experto considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las marcas en el capítulo de antecedentes, y que el nombre de dominio es semejante en grado de confusión a las marcas citadas por el Promovente. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo 1.a). de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En este rubro, el Experto ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Política, ahora por lo que toca al aspecto del derecho o interés legítimo del Titular respecto del nombre de dominio . En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las pruebas que ofrece en apoyo a su negación sobre cualquier derecho o interés legítimo que pudiera favorecer al Titular. Por otro lado, el Experto se apegará a las reglas de la Política para cuestiones de rebeldía o preclusión de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como consecuencia de la falta de contestación.
En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre la cual, el Titular pueda sustentar algún derecho (marca, aviso comercial, etc.) o interés legítimo (nombre comercial, uso no comercial, etc.), respecto de la tenencia o uso del nombre de dominio en disputa que permita al Experto emitir un juicio respecto de tales causas de legitimación para el registro o uso del nombre de dominio en disputa. Por esto, nada puede inferirse a favor del Titular sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política.
Por su parte el Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés legitimo alguno del Titular para haber registrado y usar el nombre de dominio en disputa, debido a las siguientes circunstancias de hecho:
a) El Titular no posee registro o goza de un derecho de marca, o aviso comercial que le legitime sobre la denominación “La Academia”;
b) El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio. Es más no existe conexión o relación alguna entre el nombre del Titular y la denominación “La Academia”;
c) Desde la fecha en que el Titular, solicitó el registro del nombre de dominio en disputa, no ha hecho un uso real del nombre de dominio en disputa; solamente lo ha utilizado para dirigir a los usuarios a enlaces patrocinados.
En vista de lo anterior, el Experto considera que el Promovente satisface el segundo de los supuestos del artículo 1.a). de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política en su artículo 1.b). establece diversos supuestos respecto de los cuales la Política considera que constituyen prueba para determinar el uso o registro de mala fe de un nombre dominio:
- circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio: i) al Promovente, quien es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen, o titular de derechos de un titulo reservado, o ii) a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del Promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio web.
A la luz de lo anterior, el Experto profundizó en el análisis sobre el tercer aspecto de la Política, vinculado a la mala fe con la que el Titular pudo conducirse al registrar el nombre de dominio en disputa, o al haber usado el mismo en caso de haber obtenido un registro de buena fe.
En el caso concreto, el Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que lo hizo sin tener derecho o interés legítimo, tal y como se expresó en el supuesto anterior, y considerando que la marca LA ACADEMIA del Promovente es conocida en México.
Asimismo, el Titular obtuvo el registro de nombre de dominio en disputa 3 años después, de la fecha de primer uso de la marca LA ACADEMIA. Y como ha quedado aclarado en los antecedentes especialmente en el número 3) queda claramente expuesto que el Promovente empezó a utilizar la denominación La Academia en 2002 y la siguió utilizando en años posteriores mediante su programa “reality show” La Academia transmitido en un canal de cobertura nacional por lo que es improbable que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio o después, no supiera o estuviera consiente de los derechos marcarios del Promovente. Véase Société Air France v. Kim Hyungho,Caso OMPI No. D2005-0442.
Por otro lado, no pasa inadvertido para el Experto el hecho de que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para la práctica conocida como “parking”, que en este caso también constituye un elemento para acreditar el uso de mala fe. Así se ha venido considerando en otras resoluciones bajo la Politica como en Mattel, Inc. v. Carlos Hernández,Caso OMPI No. DMX2005-0009.
Por último, es importante tomar en consideración el alegato vertido por el Promovente en el sentido de que no es la primera vez que el Titular ha registrado nombres de dominio de mala fe, como se observa en el caso TV Azteca, S.A. de C.V. v. David Hernández Hernández, supra.
Ante tal evidencia, resulta irrefutable para este Experto afirmar que el Titular registró y usa de mala fe el nombre de dominio .
En conclusión, el Experto considera procedentes los argumentos del Promovente tendientes a acreditar la mala fe. Por otra parte, el Experto considera que al incurrir en rebeldía, el Titular no parece manifestar mayor interés en defender sus derechos y en particular, defender sus acciones al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, el Experto concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 1.a). de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 28 de marzo de 2011
Full & Egal Universal Law Academy