La Promovente es PC Tools Technology PTY Limited, con domicilio en México D.F., México, representada por Beltrán Fortuny & Beltrán Rivera, México.
La Titular es Pablo Mosqueira Otamendi, con domicilio en México D.F., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de mayo de 2011. El 31 de mayo de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de junio de 2011, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de junio de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 30 de junio de 2011.
El Centro recibió una comunicación electrónica del Titular el 30 de junio de 2011.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador. 4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es titular en Australia, Estados Unidos de América y la Unión Europea (vía Registro Internacional), de registros para la marca PC TOOLS, tanto de manera nominativa como en conjunto con diseños, desde el año 2005.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 28 de junio de 2006, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento, el Promovente hace valer y acredita que la sociedad PC Tools Technology PTY Limited, cuenta con diversos registros de marcas en Australia, Estados Unidos y con un Registro de Marca Internacional con designación de la Unión Europea, conforme a los siguientes datos:
País: Australia
Marca: PC TOOLS
No. de Registro: 1095125
Clase: 9
País: Australia
Marca: PC TOOLS (Y DISEÑO)
No. de Registro: 1018922
Clases: 9 y 42
País: Estados Unidos de Norteamérica
Marca: PC TOOLS
No. de Registro: 3271662
Clase: 9
País: Registro Internacional con designación de la Unión Europea
Marca: PC TOOLS (Y DISEÑO)
No. de Registro: 859595
Clase: 9, 16 y 42.
Señala el Promovente que el nombre de dominio reproduce la marca PC TOOLS en su integridad, por lo que la posibilidad de que se asocie dicho nombre de dominio con las marcas registradas del Promovente es absoluta.
Indica que el nombre de dominio en disputa es parecido hasta el grado de crear confusión con las marcas registradas del Promovente, en atención a que reproduce letra por letra la porción medular de éstas.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2 del Reglamento, el Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:
Considera el Promovente que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio , en razón de que los resultados de una búsqueda en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muestran la existencia de dos solicitudes de registro para la marca PC TOOLS cuyo solicitante es el Promovente y anexa los resultados de las mencionadas búsquedas.
Indica el Promovente que, en adición a las búsquedas anteriores, se realizaron también investigaciones (búsquedas) en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para todas las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales en trámite o registradas o publicados cuyo titular fuera el Sr. Pablo Mosqueira Otamendi, arrojando como resultado la leyenda "El titular no existe ... favor de intentar nuevamente .. gracias.", lo que significa que bajo ese nombre no existe solicitud o registro de marca alguna, ni para la marca PC TOOLS, ni para cualquier otra denominación, diseño, aviso comercial o nombre comercial.
Alega adicionalmente el Promovente que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio , con apoyo en el resultado del dictamen previo (búsqueda) emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) respecto del sitio Web “” como reserva para difusión vía red de cómputo. El resultado ilustra que dicho nombre no ha sido registrado como reserva ante el INDAUTOR ni por el Promovente, ni por el Titular, o por alguna otra persona. El Promovente adjunta a la Solicitud el documento emitido por el INDAUTOR.
Además de lo anterior, el Promovente hace valer que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio , en atención a que no es conocido ni lleva a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios con algún nombre comercial y/o razón social constituidos exclusivamente o parcialmente con las palabras PC TOOLS. Esto contrasta con el hecho que el Promovente usa la marca PC TOOLS como parte de su razón social.
Asimismo, el Promovente destaca que el Titular hace uso del nombre de dominio para ofrecer productos de competidores del Promovente, particularmente software antivirus, antispyware, antimalware para computadoras, logrando con ello desviar a los consumidores. Algunos de los competidores del Promovente cuyos productos son anunciados y vendidos en línea en la página web cuyo nombre es son Sunbelt Software cuyos software antivirus se distinguen con las marcas Vipre Enterprise, Vipre Antivirus Business, Sunbelt Network Security Inspector. Además en esa página web se anuncian, ofrecen y se venden en línea programas de cómputo antispyware, antimalware y antivirus que se distinguen con las marcas CounterSpy, Ninja Blade. Lo anterior lo acredita el Promovente mediante una Fe de Hechos expedida por el Lic. Julio Alejandro Durán Gómez, titular de la Correduría Pública No. 13 de la Ciudad de México, D.F., información que además ha sido verificada por el Experto, al acceder en su integridad al sitio para el nombre de dominio .
Indica el Promovente que en dichas páginas se lee claramente que los productos que se anuncian, ofrecen y venden en línea son programas de cómputo antivirus, antimalware y antispyware, cuya función, uso y propósito es el mismo que la función, uso y propósito del software que el Promovente distingue con sus marcas PC TOOLS y PC TOOLS (Y DISEÑO). Esto último se acredita con la lectura que se haga de los productos y servicios listados en los Certificados de Registro de las Marcas propiedad de el Promovente mencionados y anexados a esta solicitud.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3 del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala, conforme a lo siguiente:
El Promovente argumenta que el Titular registró el nombre de dominio y lo ha usado de mala fe, según se desprende de las siguientes afirmaciones apoyadas todas en constancias documentales que se ofrecen y anexan a la Solicitud:
Indica el Promovente que el Sr. Pablo Mosqueira Otamendi usa el nombre de dominio para promover y vender productos de empresas que son competidoras de la Promovente, tales como: Sunbelt Software cuyos software antivirus se distinguen con las marcas Vipre Enterprise, Vipre Antivirus Business, Sunbelt Network Security Inspector. Además en esa página web se anuncian, ofrecen y se venden en línea programas de cómputo antispyware, antimalware y antivirus que se distinguen con las marcas CounterSpy, Ninja Blade, lo que acredita con la Fe de Hechos elaborada y expedida por el Lic. Julio Alejandro Durán Gómez, titular de la Correduría Pública No. 13 de la Ciudad de México, D.F., en la que constan impresiones de varias de las páginas electrónicas que forman parte del sitio web cuya dirección es www.. Destaca el Promovente aquellas en las que se promueven los productos de los competidores del Promovente cuyos nombres han sido proporcionados en líneas anteriores.
El Promovente hace valer que en esas páginas se lee claramente que los productos que se anuncian, ofrecen y venden en línea en esa página web son programas de cómputo antivirus, antimalware y antispyware, cuya función, uso y propósito es el mismo que la función, uso y propósito del software que el Promovente distingue con sus marcas PC TOOLS y PC TOOLS (Y DISEÑO). Esto último se acredita con la lectura de los productos y servicios listados en los Certificados de Registro de las Marcas propiedad del Promovente mencionados y anexados a la Solicitud. B. Titular
El Titular no presentó ni en tiempo ni en forma una contestación que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento.
En el comunicado electrónico enviado de manera informal y extemporánea al Centro por el Titular, con fecha 30 de junio de 2011, éste manifestó:
“El dominio www. pertenece desde hace años a nuestra empresa QMA SC y es utilizado de manera legítima para la distribución de nuestra herramientas para PC enfocadas a la seguridad de redes.
Nuestros esfuerzos han logrado posicionar el sitio en la especialidad mencionada y por lo mismo nuestra empresa QMA SC no tiene ningún interés en traspasar o vender este dominio.
Los intentos oportunistas de la empresa australiana PCtools y sus representantes por adquirir este dominio no son validas en nuestro país.
El nombre pctools (herramientas para PC) en un nombre genérico.
Cualquier información/notificación relacionada por escrito con este dominio, enviarla a:
[…]
Esperamos se atiendan a las leyes conforme a derecho de nuestro país.”
Es importante recordar que, al momento de registrar el nombre de dominio, el Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.
Conforme a lo anterior, y como se desprende de las constancias del presente procedimiento, el Centro ha notificado al Titular, desde el inicio del procedimiento, todas las diferentes actuaciones conforme a la Política y al Reglamento, al grado que el Titular ha enviado el correo electrónico mencionado en esta sección, precisamente desde la dirección de correo electrónico al cual le han sido enviado todos los comunicados por parte del Centro.
Adicionalmente, resulta también relevante recordar que el domicilio que manifiesta el Titular al momento de registrar el nombre de dominio será considerado como el domicilio real y actual del Titular para efectos de procedimientos como el que nos ocupa, siendo obligación del propio Titular actualizar su domicilio, siempre que éste cambie, modificando el mismo ante el Registrador, en este caso NIC-México, ya que de lo contrario cualquier procedimiento será y se tendrá por notificado en el domicilio divulgado por la base de datos de WhoIs y la confirmación e información adicional proporcionada por el Registrador como parte del propio Procedimiento.
Finalmente, es de suma importancia recordar que igualmente, desde el momento de registro de un nombre de dominio, específicamente en este caso un dominio “.”, el Titular acepta el Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio, que incluye la obligación de acatar y regirse por las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política y los anexos, así como las políticas, lineamientos, reglamentos y cualquier otro documento que sea emitido por el Registry .MX, sin reservas de ninguna especie, por lo que se reitera la aplicabilidad y validez del presente procedimiento en el caso. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado en tiempo un escrito formal de contestación a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto calificará de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación formal a la Solicitud por parte del Titular podría dar lugar a que este Experto resuelva la controversia basándose únicamente en la Solicitud, el Experto ha decidido considerar el correo electrónico del Titular de fecha 30 de junio de 2011. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos
El nombre dominio , registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada PC TOOLS sobre la cual tiene derechos el Promovente, la cual es seguida únicamente con el código de país (ccTLD) “.”. En este sentido, es importante considerar que la adición del código de país “” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.
Adicionalmente, el término “.” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Experto, basado en el expediente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
El Promovente ha probado contar con una serie de derechos que contienen la denominación “PC TOOLS”, desde fechas anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio , el cual comprende en su integridad la marca PC TOOLS. Es importante señalar que aún y cuando la respuesta del Titular fue presentada de manera extemporánea, atendiendo a su argumento en el sentido de que la denominación “pctools” es genérica, no resulta atendible, considerando que se trata de una marca que goza de reputación y reconocimiento como tal en diversos países, lo que se acredita con la existencia de diversos registros de marca vigentes en jurisdicciones diferentes. Más aún, es difícil pensar que el Titular no tuviese conocimiento del Promovente y sus marcas, cuando éste comercializa productos similares a los del Promovente. El hecho de que el registro de marca no haya sido otorgado en México hasta esta fecha, de ninguna manera puede considerarse como concluyente respecto del supuesto carácter genérico de la denominación, ya que registros de marca otorgados en otros países acreditan con certidumbre que la misma reúne condiciones de distintividad. Además, es necesario tener presente que dicha denominación puede aspirar en México a protección por vía de notoriedad, o bien como consecuencia de distintividad adquirida, que es un criterio aplicable jurisprudencialmente.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “pctools” o “”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, Pablo Mosqueira Otamendi y los nombres de las empresas que aparecen en el sitio para el nombre de dominio en disputa son GFI Software y QMA, S.C.
Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial por parte del Titular del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas del Promovente con ánimo de lucro, sino que por el contrario, el contenido del sitio hace referencia específica y ofrece en venta productos que son directamente competidores a aquellos comercializados por el Promovente bajo su marca PC TOOLS.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto considera que no existe evidencia de que el Promovente haya otorgado al Titular una licencia o autorización para utilizar la marca del Promovente y por tanto intenta aprovecharse de la misma con el uso del nombre de dominio.
Por tanto, el Experto encuentra que, en el presente caso, el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular y el uso del mismo han sido realizados de mala fe, ya que confunden a usuarios interesados en encontrar información relacionada con la marca y productos del Promovente.
Lo anterior, particularmente en virtud de que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir que el titular de la marca registrada refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a su marca; así como al haber registrado el nombre de dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente, considerando que los productos a que se hace referencia en el contenido del sitio son productos que compiten de manera directa con aquéllos comercializados por el Promovente.
Adicionalmente, el Experto considera que el Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca PC TOOLS, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 23 de agosto de 2011
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