El Promovente es Club Universidad Nacional, AC., con domicilio en México, D.F., México, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular, de acuerdo con lo expresado por el titular original, Guillermo Fernández Merchant, con domicilio en México, D.F., y con base en las pruebas ofrecidas, es Jesús Navarro Saracibar, con domicilio en México, D.F., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2011. El 1 de junio de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de junio de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que Guillermo Fernández Merchant es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación, Jesús Navarro Saracibar.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
A pedido del Promovente, el procedimiento fue suspendido el 6 de junio de 2011 a fin de explorar un acuerdo entre las partes sobre la transferencia del nombre de dominio en disputa. Debido a que las partes no lograron llegar a un acuerdo, el Promovente solicitó la reanudación del procedimiento el 14 de junio de 2011.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de julio de 2011. El Centro recibió la contestación a la Solicitud por parte de Jesús Navarro Saracibar el 19 de julio de 2011.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de agosto de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El día 9 de agosto de 2011, el Experto pidió al Centro, se solicitara a quien aparece como Titular del nombre de dominio en disputa, Guillermo Fernández Merchant, aportara como prueba al procedimiento un comprobante de la supuesta venta del nombre de dominio a Jesús Navarro Saracibar, quien en comunicaciones por vía de correo electrónico se ostenta como titular, administrador y dueño del nombre de dominio en disputa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento.
El día 12 de agosto de 2011, el Experto recibió del Centro las pruebas aportadas por el Titular, en relación con la Orden de Procedimiento del Experto No. 1., consistentes en: (i) Comprobante de recibo de USD 200, vía la empresa de comercio electrónico PayPal™ entre P y Guillermo Fernández, con número de transacción 66V118913D354832X; (ii) Comprobante de recibo de USD 206, vía la empresa de comercio electrónico PayPal™, P y Guillermo Fernández, con número de transacción 7T78801785422615P; (iii) Correo electrónico entre la dirección “[…]@” y Guillermo Fernández, confirmando el envío de una solicitud de dinero por valor de USD $206 a “[…]@p”, de fecha 10 de marzo de 2010; (iv) correo electrónico dirigido a Guillermo Fernández Merchant (“[…]@”), de parte de Atención a Clientes NIC México, donde se notifica la solicitud de modificación de los datos del nombre de dominio , de fecha 10 de marzo de 2010; (v) correo electrónico dirigido a Guillermo Fernández Merchant (“[…]@”), de parte de Atención a Clientes NIC México, donde se notifica que la solicitud de modificación para el nombre de dominio fue aceptada, de fecha 10 de marzo de 2010; (vi) correo electrónico dirigido a Guillermo Fernández Merchant de Jesús Navarro Saracibar, donde se le notifica su nombre de usuario de NIC.mx, con el fin de iniciar la transferencia del nombre de dominio , de fecha 10 de marzo de 2010; (vii) cadena de correos electrónicos entre Guillermo Fernández Merchant y Jesús Navarro Saracibar, donde el primero sostiene que no existe ningún impedimento para vender al segundo el nombre de dominio , fijando el precio de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para su venta, asimismo, el segundo expresa su interés para comprar el nombre de dominio , de fecha 8 de marzo de 2010. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente manifiesta ser licenciatario autorizado de las siguientes marcas registradas, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México:
MARCA REGISTRO CLASE FECHA DE REGISTRO FECHA DEPRIMER USO
PUMAS
506,569
16
5 de octubre de 1995
6 de enero de 1950
PUMAS
483,135
25
15 de diciembre de 1994
6 de enero de 1950
PUMAS Y DISEÑO
382,234
16
28 de agosto de 1990
6 de enero de 1950
INNOMINADA
382,243
25
28 de agosto de 1990
6 de enero de 1950
PUMAS
686,641
41
31 de enero de 2001
29 de septiembre de 1989
INNOMINADA
334,007
41
15 de octubre de 1987
6 de enero de 1945
PUMAS
506,568
35
15 de octubre de 1995
6 de enero de 1950
INNOMINADA
384,345
35
27 de septiembre de 1990
6 de enero de 1945
PUMAS
485,882
41
23 de marzo de 1995
6 de enero de 1950
De acuerdo con la consulta de WhoIs, el nombre de dominio fue registrado el 14 de agosto de 2003. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Promovente es Club Universidad Nacional, A.C., una asociación civil mexicana, con sede en la Ciudad de México, D.F., México. El Promovente se dedica a fomentar el progreso del deporte, cualquiera que sea, realizando actividades como (i) fomento de los vínculos de solidaridad y cooperación entre los miembros que integran la comunidad universitaria con la Universidad Nacional Autónoma de México para lograr la superación física, mental y técnica de la juventud; (ii) organización y administración de clubes y equipos deportivos; (iii) fomento, por los medios adecuados, de la unión y cooperación con las asociaciones, agrupaciones, organismos o personas físicas que tengan como finalidad los mismos objetivos que persigue el Promovente, entre otros. El Promovente lleva a cabo algunos de sus fines a través del portal bajo el dominio “”, donde lleva a cabo las siguientes actividades: presentación de noticias sobre el equipo de fútbol profesional Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (el “Equipo”), historia del Equipo, información sobre el Equipo en diferentes ligas de competencia, tienda virtual y multimedia, entre otras.
El Promovente alega que:
(i) El nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a las marcas enlistadas en el punto 4 del presente documento, sobre las cuales el Promovente tiene derechos.
Sobre el particular, el Promovente sostiene que el nombre de dominio reproduce íntegramente el elemento - PUMAS - de las marcas registradas propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual además, es notoriamente conocido en México desde hace más de cinco décadas y que por lo tanto, PUMAS es una marca notoriamente conocida en México. Argumenta el Promovente, por lo tanto, que el Titular pretende aprovechar el prestigio y reconocimiento de dicha marca para intereses distintos a los que persigue el Club Universidad Nacional, A.C.
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio .
Sobre el punto (ii) anterior, el Promovente sostiene que el Club Universidad Nacional, A.C., no le ha otorgado permiso o autorización alguna al Titular del nombre de dominio para registrar el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Promovente sostiene que el contenido del sitio Web bajo el nombre de dominio tampoco fue autorizado ni por el Promovente ni por el titular de las marcas registradas, por lo que argumenta que el registro del nombre de dominio en disputa fue para crear una errónea impresión de asociación con el Promovente. Sostiene el Promovente que el Titular, en el sitio Web bajo el nombre de dominio divulga que “ ahora le pertenece a la afición”.
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Sobre el punto, el Promovente sostiene que el uso y existencia de las marcas de las que el Club Universidad Nacional, A.C. es licenciatario son anteriores a la fecha de creación del nombre de dominio . Sostiene, además, que la fecha de registro del nombre de dominio en disputa fue el 29 de septiembre de 2009. El Promovente argumenta que la adopción de la palabra “pumas” reproducida de manera integral en el nombre de dominio se hizo con el fin de inducir al público consumidor a error o confusión. Sostiene que, en términos del artículo 1(b)(iii) de la Política,de forma ilegítima, el Titular atrae la atención de usuarios de Internet a su página Web. Continúa argumentando que “la conducta del Titular tiene como objetivo impedir que el Club Universidad Nacional, A.C. ni la Universidad Nacional Autónoma de México reflejen las marcas registradas en un nombre de dominio”. Asimismo, sostiene que en el nombre de dominio en disputa, “existe contenido en el que se ostenta que se trata de la página oficial del club de futbol PUMAS”. B. Titular
El Titular, Jesús Navarro Saracibar, en comunicado vía correo electrónico de fecha 19 de julio de 2011, sostiene que adquirió el nombre de dominio del Sr. Guillermo Fernández Merchant el día 10 de marzo de 2010. Sin embargo, sostiene que por ignorancia de las partes, no se llevó a cabo el trámite de cambio de Titular del nombre de dominio , argumentando que él es el Titular y administrador del nombre de dominio en disputa. El Titular sostiene que se dedica a crear páginas de Internet y trabajar independientemente.
El Titular sostiene que ha dedicado alrededor de 1.200 horas de trabajo al sitio de Internet bajo el nombre de dominio y ha logrado que dicho sitio ocupe los primeros lugares en los motores de búsqueda. Sostiene que a través del sitio de Internet bajo el nombre de dominio busca ofrecer al aficionado del Equipo una alternativa para hacer crecer la comunidad de seguidores del Equipo. Asimismo, sostiene que el sitio de Internet bajo el nombre de dominio no persigue fines de lucro. 6. Debate y conclusiones Cuestión Procesal. Identidad del Titular.
En virtud de las pruebas ofrecidas por las Partes, el Experto concluye en reconocer a Jesús Navarro Saracibar como Titular del nombre de dominio , en disputa. Conclusiones
El artículo 1.b) de la Política señala las circunstancias que, entre otras, constituyen la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio, a saber:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Dichas circunstancias son ilustrativas y no representan las únicas circunstancias de las cuales se podría desprender evidencia de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Dentro del nombre de dominio se reproduce íntegramente la marca PUMAS, sobre la cual el Promovente tiene una licencia del titular de la misma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, dentro del nombre de dominio en disputa también se reproduce la marca UNAM, cuyo titular, de acuerdo con una búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del servicio de consulta externa sobre información de marcas – MARCANET, en la página de Internet “”, es la Universidad Nacional Autónoma de México, para la clase internacional 41, con número de registro 375178. De acuerdo con el contrato de licencia celebrado entre el Club Universidad Nacional, A.C. y la Universidad Nacional Autónoma de México, las únicas marcas sobre las cuales el Promovente tiene derechos, son las señaladas en el punto 4 del presente documento, mas no de la marca UNAM.
Sin embargo, debido a la notoriedad de las marcas PUMAS y UNAM, se hace una relación ideológica entre las mismas, ya que el Equipo, administrado por el Promovente, representa a la UNAM en eventos deportivos. Por lo tanto, en la opinión del Experto, el nombre de dominio , si bien no es idéntico a la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos, en virtud del contrato de licencia celebrado con su titular, desde un punto de vista ideológico o conceptual, sería similar en grado de confusión a las marcas sobre las cuales el Promovente tiene derechos. B. Derechos o intereses legítimos
Erróneamente e ignorando la prohibición para llevar a cabo tales acciones, el Titular compró el nombre de dominio a Guillermo Fernández Merchant, quien realizó el registro del mismo el 14 de agosto de 2003, y no el 29 de septiembre de 2009 como sostiene el Promovente, lo cual se puede constatar en la consulta de “WhoIs”.
El Promovente sostiene que en ningún momento le ha otorgado permiso o autorización alguna al Titular del nombre de dominio para registrarlo. Asimismo, el Promovente sostiene que la Universidad Nacional Autónoma de México, titular de la marca PUMAS, tampoco otorgó ningún tipo de permiso o autorización al Titular.
Ahora bien, el artículo 1.c) de la Política señala las circunstancias para demostrar los derechos e intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Un punto en particular es relevante para el presente procedimiento:
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Se analizarán los distintos elementos que componen el citado precepto, con el fin de aclarar la situación sobre la existencia o falta de derechos o intereses legítimos del Titular, a saber:
a. Se hace un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio.
b. Sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca
c. O empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión
d. Con ánimo de lucro.
El uso comercial se puede demostrar a través de la existencia del lucro. Encontramos precedentes donde el lucro, que constituye uno de los elementos del citado artículo 1.c).iii), se demuestra con elementos de “monetización” del sitio Web, la redirección a sitios comerciales o la inserción de “banners” comerciales (ver RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. v. Alessandro Pescetelli,Caso OMPI No. D2002-0716; Xuxa Promoções E Produções Artísticas Ltda. v. Adriane da Silva,Caso OMPI No. D2006-0039). En dichos casos, el fallo de los grupos administrativos de expertos fue la transferencia de los nombres de dominio, debido a que se comprobó el lucro en los nombres de dominio disputados. En el caso Xuxa Promoções E Produções Artísticas Ltda. v. Adriane da Silva, supra, se determina que: “la mayoría de los paneles que decidió casos de ‘fan sites’ consideró crucial determinar si dichos sitios son comerciales o no”.
De la prueba ofrecida por el Promovente, consistente en el testimonio del acta que contiene la diligencia de fe de hechos a solicitud del licenciado Enrique Alberto Díaz Macharraz, ante la Notario Público número 223 del Distrito Federal, Licenciada Rosamaría López Lugo, en la cual aparece una impresión del sitio Web bajo el nombre de dominio , no se puede apreciar que dentro del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, se estén realizando actividades comerciales o de “monetización” ni colocación de “banners” publicitarios. El Titular, por su parte, afirma que “el sitio nunca mostró publicidad ni pedía el registro de los usuarios, como lo he mencionado, este proyecto no se hace ni se hará con fines comerciales”.
Para corroborar las afirmaciones de las Partes, el Experto llevó a cabo una inspección al sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, en el cual no se muestra ningún uso comercial o ninguna forma de “monetización”, ya sea a través de publicidad incorporada a “banners” o venta de productos o servicios. De tal forma, el Experto no cuenta con elementos necesarios para acreditar que el Titular hubiese hecho un uso comercial del nombre de dominio en disputa o hubiere obtenido un lucro de su sitio Web bajo el nombre de dominio . Por lo tanto, el Experto determina que tanto el elemento de “uso comercial” como el de “lucro” no fueron probados por el Promovente.
El Titular sostiene que creó el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa “con la gran ilusión de crear un sitio web enfocado a Pumas pero sobre todo dedicado a la gran comunidad de aficionados que hay tanto en México como en el resto del mundo”. Dicho argumento lleva al Experto a considerar que estamos frente a un “fan site”. Cualquier sitio Web busca atraer usuarios, sin embargo, para efectos de la norma, el intento de atracción debe producir una posible confusión del usuario con respecto de la fuente, patrocinio, afiliación o promoción entre una empresa, asociación, o persona y el sitio Web, debe intentar desviar a los consumidores. Como ha quedado demostrado, no hay consumidores en el sitio Web bajo el nombre de dominio pues no se comercializa ningún producto o servicio, ni se “monetiza” el sitio a través de redirección a sitios comerciales o venta de espacios publicitarios. Por el contrario, el Promovente sostiene que “el sitio web bajo el dominio divulga que “ ahora le pertenece a la afición”. De una revisión a la prueba ofrecida por el Promovente, consistente en una impresión del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, se puede confirmar que en ningún lugar se afirma que se trate de un sitio Web afiliado, patrocinado o avalado por el Promovente o el titular de la marca PUMAS, se indica que se trata de un sitio de la afición, es decir, un “fan site”. Por lo tanto, no se cuenta con elementos suficientes para demostrar lo afirmado por el Promovente respecto de la desviación de los consumidores de manera equívoca.
Asimismo, sostiene que el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa tiene la intención o propósito de desprestigiar a la gente vinculada con el Promovente. El Experto considera, sin embargo, que los comentarios a los que el Promovente hace referencia fueron extraídos de un foro público de discusión, y por lo tanto no corresponden a comentarios del Titular sino de terceras personas. Tales comentarios, en todo caso, son contrarios al Promovente mas no a la marca sobre la cual tiene derechos. Además, de acuerdo a la evidencia contenida en el expediente, ha quedado acreditada la intención del Titular de utilizar el sitio Web como un “fan site”.
Del análisis de los argumentos de las partes, el Experto deduce que el Titular tiene un derecho o interés legitimo de acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Del análisis del artículo 1.b) iii) de la Política, el Experto determina que: con base en los argumentos del Titular, quien expresa que “el sitio nunca mostró publicidad ni pedía el registro de los usuarios, como lo he mencionado, este proyecto no se hace ni se hará con fines comerciales”, se desprende que no existe competencia comercial entre las partes, por lo tanto, no aplica dicho precepto.
Como se mencionó en párrafos anteriores, el lucro se demuestra con elementos de “monetización” del sitio Web o la inserción de “banners” comerciales. En opinión del Experto, el nombre de dominio incorpora la totalidad de la marca del Promovente, y el correspondiente “fan site” es comercial, entonces el registro o uso será de mala fe, a la luz del artículo 1.b).iv) de la Política. Por lo tanto, contrario sensu, si el nombre de dominio incorpora la totalidad de la marca del Promovente, pero el correspondiente “fan site” no es comercial, no se comprobará la mala fe.
Cabe recordar que corresponde al Promovente probar que el nombre de dominio fue registrado o es usado con mala fe. Por lo tanto, el Experto determina que el elemento “lucro” dentro de la hipótesis del artículo 1.b).iv) de la Política no fue probado por el Promovente.
De igual forma, el Promovente argumenta que en el sitio Web bajo el nombre de dominio “se ostenta que se trata de la página oficial del club de futbol PUMAS”, sin embargo, no prueba tal hecho. Por el contrario, tanto de la prueba aportada por el Promovente, consistente en una impresión del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, como de los argumentos del Titular y la inspección realizada por el Experto, se puede constatar que en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa se afirma que la página “ahora le pertenece a la afición”. En la página Web, como se puede observar de la prueba aportada por el Promovente, se proporciona un link al nombre de dominio del Club, sin que se realice asociación alguna, por lo tanto, no hay claridad sobre la posible confusión alegada por el Promovente. Queda muy claro para el Experto que el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa se trata de un “fan site”.
Asimismo, el Titular expresa que tuvo “el cuidado de no mostrar logos, slogans o cualquier otro tipo de contenido que pudiera tener registro de autor (sic)”. Tal dicho igualmente se demuestra con la prueba ofrecida por el Promovente, consistente en una impresión del sitio Web bajo el nombre de dominio , y en la cual, como argumenta el Titular, no se muestra ningún tipo de signo distintivo o logotipo vinculado con el Promovente. Del análisis a tal fe de hechos, la única referencia al sitio Web oficial del Equipo “”, se hace bajo el rubro “Directiva”.
El Promovente afirma que “la conducta del Titular tiene como objetivo impedir que el Club Universidad Nacional, A.C. ni la Universidad Nacional Autónoma de México reflejen las marcas registradas en un nombre de dominio”. El Experto considera que tal impedimento no existe, pues de una inspección en Internet, existe el sitio Web del Promovente bajo el nombre de dominio , en el cual se señala que se trata del sitio oficial del Club Universidad Nacional, A.C. Asimismo, el Equipo cuenta con una página Web oficial, bajo el nombre de dominio .
Por lo tanto, aunque quedó demostrado que el nombre de dominio es semejante en grado de confusión ideológica a la marca registrada PUMAS, dentro de la clase internacional 41, sobre la cual el Promovente tiene derechos, no se pudo comprobar la falta de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio por parte del Titular, ni la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio por parte del Titular, dejando a salvo los derechos del Promovente para que en cualquier momento en que se detecte que el Titular esta utilizando el nombre de dominio con ánimo de lucro, podrá actuar conforme a derecho corresponda.
El presente criterio se refuerza con el criterio establecido en el caso Nintendo of America Inc. v. Alex Jones,Caso OMPI No. D2000-0998, donde aunque se comprobó el uso de una marca protegida dentro del nombre de dominio en disputa y el demandado no comprobó tener derecho o legitimación para registrar dicho nombre de dominio, al no realizar actividades comerciales ni obtener una ganancia personal, no se pudo comprobar la mala fe del demandado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 20 de agosto de 2011
Full & Egal Universal Law Academy