La Promovente es NS2.COM Internet S/A, con domicilio en Sao Paulo, Brasil, representada por Dumont Bergman Bider & Co., S.C., México.
El Titular es Jesús Manuel Jiménez García, con domicilio en Puebla, México. 2. El Nombre de dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Inter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de septiembre de 2011. El 6 de septiembre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de septiembre NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular señalado en la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 19 de septiembre de 2011.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de octubre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto emitió una Orden de Procedimiento el 2 de noviembre de 2011, para requerir la presentación de pruebas que demostraran que el Titular se reunió con la Promovente y sostuvo negociaciones con ésta para celebrar una alianza comercial, con anterioridad al registro del nombre de dominio controvertido. La Promovente cumplió con dicha Orden el 4 de noviembre. El Titular no presentó comunicación alguna en relación con dicha Orden. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es NS2.COM Internet S/A, LLC., una empresa brasileña dedicada desde hace once años a la comercialización de productos deportivos por medio de internet. La Promovente es titular de diversas marcas registradas, algunas se señalan a continuación:
Marca Número de Registro/Solicitud Fecha de Solicitud Clase País
NETSHOES
R. 1219993
29/09/2010
25
México
NETSHOES
R. 1192876
29/09/2010
28
México
NETSHOES
R. 822512173
09/08/2000
35
Brasil
NETSHOES
R. 829790322
15/07/2008
25
Brasil
NETSHOES.COM.BR
R. 829922709
06/10/2008
35
Brasil
NETSHOES.COM.BR
R. 829922857
07/10/2008
25
Brasil
NETSHOES
R. 10131382
22/10/2010
25
Colombia
NETSHOES
R. 10131386
22/10/2010
28
Colombia
NETSHOES
S. 3085227
06/05/2011
35
Argentina
NETSHOES
S. 3038487
14/10/2011
25
Argentina
NETSHOES
S. 3038488
14/10/2011
28
Argentina
El Titular registró el nombre de dominio el 17 de febrero de 2011. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta:
1. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico con las marcas NETSHOES de la Promovente, la única diferencia es el dominio de primer nivel correspondiente al código de país (ccTLD) “.mx”.
Que es bien sabido que el dominio de primer nivel no es un factor de análisis de acuerdo con la Política, ya que agregar un dominio de primer nivel o un término genérico a una marca no evita encontrar similitudes en grado de confusión, máxime si únicamente se trata de la extensión “.mx”. Al respecto la Promovente cita los siguientes casos Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0127; Quixtar Investments, Inc. v. Dennis Hoffman,Caso OMPI No. D2000-0253; Varian Medical Systems, Inc. v. WholeBody Imaging, LLC,Caso OMPI No. D2004-0425; Teradyne Inc. v. 4Tel Technology,Caso OMPI No. D2000-0026.
Que la comparación entre dos nombres de dominio es una comparación alfanumérica objetiva, razón por la cual, toda vez que la marca de productos y servicios registrada en México NETSHOES, es idéntica al nombre de dominio , no deja lugar a dudar de la procedencia de la presente acción, máxime si consideramos que las marcas registradas en México fueron presentadas a registro el 29 de septiembre de 2010, mientras que el nombre de dominio en disputa fue adquirido por el Titular el 17 de febrero de 2011.
2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo sobre ese nombre de dominio (Ver Polaroid Corporation v. Jay Strommen,Caso OMPI No. D2005-1005). De acuerdo con la Política, el Titular tiene la obligación de probar que tiene derechos o un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (Ver Dr. Ing h.c. F. Porsche AG v. Simon Postles,Caso OMPI No. D2001-1360).
Que el Titular no tiene derechos sobre la marca NETSHOES, ni tampoco derechos para ninguna marca, reserva de derechos o aviso comercial que contenga el término NETSHOES en México o en cualquier otro país.
Que el Titular no utiliza comercialmente el término NETSHOES en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Asimismo la Promovente no conoce evidencia alguna para establecer que el Titular es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por el nombre de dominio en disputa. El Titular no tiene afiliación o relación con la Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca NETSHOES en el nombre de dominio en disputa (Ver Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp.,Caso OMPI No. D2000-0020).
Que el Titular no está haciendo un uso razonable o no comercial del nombre de dominio en disputa y no podrá acreditar que obtuvo el nombre de dominio en disputa de buena fe. El Titular no ofrece ningún producto o servicio a través del nombre de dominio en disputa, sino más bien retiene pasivamente tal nombre de dominio, esperando obtener dinero de la Promovente por la venta del mismo o simplemente de manera tal que la propia Promovente no pueda hacer uso del nombre de dominio en disputa, afectando seriamente sus intereses por ser competencia directa.
3. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.
Que el propósito fundamental del registro del nombre de dominio en disputa es venderlo, transferirlo de alguna forma y lucrar con el mismo en perjuicio de la Promovente que es la propietaria de la marca NETSHOES (Ver Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. This Name Is For Sale,Caso OMPI No. D2005-1063).
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas de la Promovente, toda vez que como se desprende de las pruebas ofrecidas por la Promovente, el Titular se reunió en la ciudad de Sao Paulo con la Promovente, a efecto de tratar una alianza para entrar en el mercado mexicano, la cual nunca se concretó, y no contento con ello, registró el nombre de dominio de su competencia para evitar su uso en México.
Que la Promovente tiene registros de la marca NETSHOES en Brasil, Chile, Argentina y México. Expertos han sostenido que el registro de un nombre de dominio similar en grado de confusión, por parte de un Titular que tenía conocimiento de los derechos de la marca de la Promovente es evidencia del registro y uso de mala fe. La Promovente cita, entre otros, los siguientes casos State Farm Mutual Automobile Insurance Company V. Louis Spagnuolo, Caso NAF No. 0502000418606; Exxon Mobil Corp. v. Fisher,Caso OMPI No. D2000-1412.
Que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa debido a que no tiene interés legítimo en él y no está usando el mismo de buena fe. La retención pasiva del nombre de dominio en disputa por el Titular, ausente de evidencia de uso de buena fe actual del mismo, es evidencia tajante de registro y uso de mala fe (Ver Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; Clerical Medical Investment Group Limited. v. C (Clerical & Medical Services Agency),Caso OMPI No. D2000-1228; CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone,Caso OMPI No. D2000-0397; Societe Nouvelle du Journal L’Humanité v. Cyril Havas,Caso OMPI No. D2006-0018). B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo al artículo 1(a) de la Política, la Promovente debe acreditar lo siguiente:
(i) Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) Que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) Que el nombre de dominio en disputa ha sido usado y registrado de mala fe.
Como el Titular no ha presentado contestación alguna a los argumentos de la Promovente dentro del plazo establecido, el Experto podrá aceptar como verdaderos los argumentos que considere razonables (Ver Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. John Michael, Caso OMPI No. D2009-0942). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
La Promovente es titular de varios registros marcarios de NETSHOES en distintos países, incluyendo México, país donde ha declarado tener su residencia el Titular. Estos registros en México constituyen el cumplimiento del requisito procesal establecido por la Política, y por lo menos el registro número 1192876 constituye una notificación al Titular de que la Promovente tenía derechos exclusivos sobre NETSHOES en el momento en que dicho Titular registró el dominio en disputa, puesto que dicho registro de marca estaba contenido en un registro de libre acceso al público: el del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual está publicado y disponible tanto física como electrónicamente. En virtud de lo anterior, esta publicidad del registro mencionado constituye una notificación al Titular sobre la existencia de dicho registro de marca en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca de la Promovente NETSHOES.
La única diferencia entre la marca de la Promovente NETSHOES y el nombre de dominio en disputa es la adición del ccTLD “.mx”. Dicha adición carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dicho nombre de dominio en disputa de la marca de la Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (Ver Diageo Brands B.V., Diageo North America, Inc., and United Distillers Manufacturing, Inc. v. iV a.k.a. Alec Bargman, Caso OMPI No. D2004-0627).
Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NETSHOES propiedad de la Promovente. El primer elemento del artículo 1(a)(i) de la Política se ha comprobado. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En el expediente no obra prueba alguna que sugiera que el Titular haya utilizado el dominio en disputa, o haya hecho preparativos de uso en relación con una oferta de productos o servicios de buena fe. Las pruebas presentadas por la Promovente, y que no han sido rebatidas por el Titular, muestran que antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, dicho Titular tuvo conocimiento de la marca NETSHOES y del negocio de la Promovente. De acuerdo con esas pruebas, el Titular y la Promovente intercambiaron correos electrónicos y se reunieron en Brasil para planear una posible alianza para lanzar la marca NETSHOES en México.
En virtud de lo anterior, es imposible que el Titular haya usado o hecho preparativos de uso de buena fe, porque conocía a la Promovente, y se suponía que iba a colaborar con la Promovente, no apoderarse de su marca en un nombre de dominio.
De acuerdo con las pruebas del expediente, el Titular no era conocido comúnmente como . De hecho, dicho Titular sabía que la Promovente era conocida como NETSHOES, con lo cual no puede haber derechos o intereses legítimos del lado del Titular.
No hay pruebas en el expediente que sustenten un uso legítimo y mucho menos leal del nombre de dominio en disputa. El registro de un nombre de dominio de un socio de negocios prospectivo, hecho a sabiendas y sin consentimiento del otro posible socio, es ilegítimo y desleal.
Por lo tanto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular. El segundo elemento de la Política ha sido cumplido. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo al artículo 1(b) de la Política, las circunstancias que constituyen prueba suficiente para determinar el registro o el uso de mala fe del nombre dominio son las siguientes:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Política requiere mala fe en el registro o en el uso. En el apartado anterior hemos encontrado que el registro que el Titular hizo del nombre de dominio en disputa fue ilegítimo y por tanto de mala fe, puesto que en la fecha de registro conocía a la Promovente y a su marca NETSHOES. Dicha marca estaba registrada en México en la fecha de registro del dominio, con lo cual el Titular había sido notificado sobre los derechos de exclusividad de la Promovente sobre la marca NETSHOES, por virtud del principio de publicidad registral relativo al registro que el IMPI divulgó sobre la citada marca NETSHOES (el Titular declaró en el momento de registro del nombre de dominio en disputa tener su domicilio en México. Este dato ha sido confirmado con las pruebas presentadas por la Promovente y no controvertidas por el Titular en este procedimiento). Por otro lado, el Titular registró el nombre de dominio en disputa a sabiendas de que NETSHOES era el nombre y la marca de la Promovente, y después de haber intentado tener una asociación comercial con dicha Promovente (de acuerdo con las pruebas presentadas por la Promovente y no controvertidas por el Titular, éste se reunió con la Promovente para negociar una alianza con la primera, relacionada con NETSHOES). El registro del nombre de dominio en disputa fue hecho, sin duda, de mala fe. Esto es suficiente para determinar el cumplimiento del tercer elemento de la Política.
Sin embargo, las particularidades del caso ameritan un análisis de tenencia pasiva pasiva (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003). La tenencia pasiva de un nombre de dominio puede ser suficiente para determinar la existencia de mala fe. (Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S.,Caso OMPI No. D2000-1805; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo,Caso OMPI No. D2000-1402).
El Experto encontró en el expediente los siguientes hechos y argumentos relacionados con los factores Telstra:
(i) La marca NETSHOES es distintiva para identificar sus servicios de venta de calzado y vestuario en Internet. Dicha marca ha sido extensivamente publicitada en Brasil y divulgada a través de Internet en ese país y fuera de él.
(ii) El Titular no ha presentado prueba alguna que acredite derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
(iii) El titular se reunió con la Promovente e intentó realizar una alianza comercial que involucraba a NETSHOES. Dicha asociación no se concretó, pero aún así el Titular registró el nombre de dominio en disputa, sin importarle que la Promovente tenía registros para la marca NETSHOES en distintos países, como Brasil y México, cuyas fechas de presentación y/o registro eran anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
(iv) El Titular no ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio . El Titular sabía que la que era conocida como NETSHOES era la Promovente.
(v) El registro del nombre de dominio en disputa impide a la Promovente tener directamente una presencia con el ccTLD “.mx”, con lo cual se genera una confusión sobre la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa, en relación con la Promovente.
(vi) Consecuentemente, es imposible pensar en un uso del nombre de dominio en disputa, por parte del Titular, que sea legítimo.
Por lo tanto, la Promovente ha cumplido con el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 13 de noviembre, 2011
Full & Egal Universal Law Academy