El Promovente es Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C., con domicilio en Tlaquepaque, Jalisco, México, representada por Langlet, Carpio y Asociados, S.C., México.
El Titular es David Hernández Hernández, con domicilio en la Ciudad de México, D.F., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es .
El Registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-México”). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de octubre de 2011. El mismo día, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de octubre de 2011, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 27 de octubre de 211, el Centro notificó al Promovente la no recepción del original de la Solicitud y Anexos prevista en el artículo 3.B del Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”) y en el párrafo 3(c) del Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El 30 de octubre de 2011, el Promovente informó al Centro que dicha copia había sido enviada, adjuntando copia del justificante de la empresa de mensajería. El 3 y el 24 de noviembre de 2011, el Centró informo al Promovente que la Solicitud no cumplía con el límite de tamaño especificado en el Reglamento Adicional, párrafo 12(a), siendo esta deficiencia subsanada en fecha 4 y 28 de noviembre, respectivamente.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de diciembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de enero de 2012. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de enero de 2012.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de enero de 2012, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, las manifestaciones que considerase convenientes en relación al nombre del Promovente y al nombre de la entidad que aparecía como titular del registro de las marcas en las que el Promovente sustentaba su Solicitud, la cual el Centro notificó a las Partes el 30 de enero de 2012. En dicha Orden de Procedimiento, este Experto estableció el 7 de febrero de 2012 como nueva fecha para notificar al Centro su Decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento el 1 de febrero de 2012. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una institución mexicana de educación superior formada en 1957.
El Promovente es titular, entre otras, de la marca nominativa ITESO la cual tiene registrada en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo diversos registros marcarios, tales como: (i) registro N° 713806 en clase 41 y (ii) registro N° 710828 en clase 38, ambos con fecha de solicitud y registro en 2001 y fecha declarada de inicio de uso en 1957.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 18 de febrero de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
El Promovente se dedica a la prestación de servicios educativos, principalmente la impartición de licenciaturas, especialidades y maestrías, así como a la impresión de textos y revistas, actividades que identifica bajo sus marcas ITESO. A la fecha, cerca de 10,000 alumnos se encuentran inscritos y activos en diversas licenciaturas y cursos de posgrado que imparte el Promovente, en tanto anualmente egresan alrededor de 1,972 alumnos.
La marca ITESO es una marca notoria y famosa en México, toda vez que se encuentra muy bien posicionada en el mercado mexicano. La marca ITESO se promociona y publicita en diversos medios, incluyendo Internet.
Las marcas sobre las cuales el Promovente es titular fueron otorgadas entre los años 1999 y 2001, es decir, 10 y 8 años antes, respectivamente, de cuando el Titular llevo a cabo el registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas registradas ITESO del Promovente, mismas que han distinguido -cuando menos desde el año 1957- al servicio que presta en México. Es evidente que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas para la denominación ITESO del Promovente, toda vez que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca ITESO.
El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que actualmente no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación ITESO que le brinde algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Ello se puede corroborar al realizar la correspondiente búsqueda en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El Titular no ha utilizado ni ha efectuado ningún preparativo para la utilización del nombre de dominio en disputa, sino que por el contrario el mismo carece de contenido propio y se encuentra estacionado en un sitio Web de “parking” conocido como “”, además de anunciar que el nombre de dominio en disputa “está en venta”. El Titular tampoco es conocido en el ámbito de los servicios educativos como “Iteso”, toda vez que dicha denominación tampoco forma parte de su nombre comercial, siendo que es una persona física que simplemente tiene un dominio estacionado con la empresa Sedo que se dedica a la práctica conocida como “parking”.
En el sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa aparecen diversos vínculos que promocionan servicios de Internet y productos, relacionados y/o evocativos de la marca ITESO, sitios que aparentan estar relacionados con el Promovente y que, sin embargo, redireccionan a empresas competidoras, tales como Unitec, Universidad La Salle, así como a sitios Web de empresas que no son competencia del Promovente pero que sí pueden generar una confusión entre los cibernautas por el riesgo de asociación que pudiese generarse con la reconocida marca ITESO. Consecuentemente, el sitio de Internet en cuestión puede estar siendo utilizado para un esquema de “phishing” o de cualquier otro delito cibernético.
El Titular no puede demostrar: (i) que antes de la notificación de la controversia haya utilizado el nombre de dominio en disputa, o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) que el propio Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada; (iii) que el propio Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada en cuestión, con ánimo de lucro.
El Titular adquirió el nombre de dominio en disputa 52 años después de la fecha de primer uso de la marca ITESO del Promovente en México y utiliza dicha marca sin la autorización de su legítimo titular.
Las marcas ITESO son reconocidas en todo el territorio mexicano, por lo que no hay manera que el Titular pudiera alegar que no conoce o que no conocía de los servicios que presta el Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa a sabiendas de la existencia de la marca ITESO, con el objeto de impedir que el Promovente despliegue en el sitio Web del nombre de dominio en disputa la marca ITESO, así como con el objeto de intentar obtener una ganancia indebida, ya sea a través de la publicidad generada por la práctica del “parking” o bien, mediante la venta del nombre de dominio en disputa a través de la empresa Sedo.
En consecuencia, se puede advertir que el nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de atraer usuarios a la página de Internet albergada bajo el mismo, en donde se muestra diversa publicidad orientada al público potencial del mismo, la cual le reporta una ganancia indebida.
El Titular ha enfrentado, por lo menos, un par de procedimientos bajo la Política, mismos que ha perdido ya que el promovente correspondiente demostró que al Titular no le asistía el derecho para ser el propietario de dichos nombres de dominio: Tv Azteca, S.A. de C.V. v. David Hernandez Hernandez,Caso OMPI No. DMX2008-0004 sobre el nombre de dominio y TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. David Hernández Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0005 sobre el nombre de dominio .
Lo anterior demuestra que el Titular ha registrado y usa de mala fe el nombre de dominio en disputa con la intención de impedir que el Promovente refleje las marcas registradas ITESO.
El Promovente solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos conforme a la UDRP. A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca ITESO, la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ITESO del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “Iteso” como nombre de dominio. El Promovente asevera que el Titular no posee registro alguno de marca o aviso comercial que ampare la denominación “Iteso”, que tampoco ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca, y que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Ha quedado acreditado que ITESO es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta a 2001 (con fecha declarada de primer uso en 1957), y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2009. Resulta, además, que el Promovente es ampliamente conocido y que es identificado con su marca ITESO, la cual resulta ser un acrónimo de su denominación, y que los servicios educativos que ofrece han sido difundidos de manera profusa en diversos medios de comunicación.
El Promovente asevera que el Titular no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio en disputa, el cual carece de contenido propio del Titular. El Promovente acreditó que el nombre de dominio en disputa se encuentra estacionado con un tercero y que el correspondiente sitio Web muestra vínculos a otras instituciones mexicanas de educación superior.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado2.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que la marca ITESO fue registrada como marca por el Promovente varios años antes que tuviera lugar el registro del nombre de dominio en disputa, que ha sido usada ampliamente por el Promovente, que es sumamente conocida y ha gozado de amplia difusión en territorio mexicano.
Así mismo ha quedado acreditado que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa contiene enlaces patrocinados que publicitan servicios educativos proporcionados por terceros que compiten con el Promovente3.
El Promovente además alega que en otras ocasiones el Titular ya ha registrado y usado nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros, con resoluciones adversas para el Titular, citando Tv Azteca, S.A. de C.V. v. David Hernandez Hernandez, supra y TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. David Hernández Hernández, supra.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca ITESO y su vinculación con el Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 7 de febrero de 2012
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o interese legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. En INTOCAST AG v. LEE DAEYOON,Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given [...]. Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.
3 Similar al presente caso resulta Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2009-0012, en el cual el experto estableció: “El Titular ha estacionado el nombre de dominio en disputa, en el sitio ubicado en “”, el cual es bien conocido por el desvío de usuarios hacia sitios de competidores, y por la subasta de nombres de dominio. En el presente caso, los desvíos se han hecho específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de la Promovente [...] Esta conducta es de mala fe, y encuadra en el párrafo 1.B.iv) de la Política”.
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