El Promovente es HID Global Corporation, con domicilio en Irvine, California, Estados Unidos de América (“Estado Unidos”), representada por Cohausz & Florack, Alemania.
El Titular es Jorge Rosel Ramirez, con domicilio en Mérida, Yucatán, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registrador de los citados nombres de dominio en disputa es NIC-México. El Agente Registrador es NEUBOX Internet S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de noviembre de 2012. El 29 de noviembre de 2012 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de diciembre de 2012, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación, así como confirmando el bloqueo de los nombres de domino en disputa durante la vigencia del procedimiento administrativo.
En fecha 7 de diciembre de 2012, el Centro notificó al Promovente una serie de deficiencias formales en su Solicitud, las cuales fueron enmendadas en fecha 11 de diciembre de 2012.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de diciembre de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de enero de 2013. El Titular envió una comunicación electrónica informal al Centro el 3 de enero de 2013 solicitando información sobre el procedimiento administrativo. El Centro contestó a dicha comunicación e informó al Titular de la fecha límite para presentar el Escrito de Contestación. En ausencia de comunicación posterior por parte del Titular, el Centro notó la recepción de la comunicación informal del Titular en fecha 3 de enero de 2013 y le notificó su ausencia de contestación a la Solicitud en fecha 10 de enero de 2013, así como el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos..
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de enero de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 18 de enero de 2013, el Titular envío al Centro un correo electrónico. El Centro informó al Titular que el Experto sería informado de la recepción de la misma. En este sentido, el Experto considera que este correo electrónico no contiene ninguna información relevante para el procedimiento puesto que solamente incluye una frase. Por ello, así como por el hecho de que dicho correo electrónico fue enviado fuera del plazo concedido para la presentación del Escrito de Contestación, el Experto no tendrá en consideración dicha comunicación del Titular. En todo caso, aun si esta comunicación hubiese sido considerada, en nada cambiaría las conclusiones del Experto.
El Centro envió una comunicación a NIC-México el día 13 de febrero de 2013 informándole de un posible cambio involuntario en los datos del registrante de los nombres de dominio en disputa, difiriendo así de la información que había sido confirmada por NIC-México en fecha 1 de diciembre de 2012. El 14 de febrero de 2013, NIC-México confirmó que la información relativa al registrante de los nombres de dominio en disputa, y por tanto Titular en el presente procedimiento, había sido restaurada de forma que el registrante es el Titular en este procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente, HID Global Corporation, es una corporación de los Estados Unidos, dedicada desde hace dieciocho años a las soluciones de acceso y gestión de identificación para soluciones de identidad segura la cual recientemente se ha expandido a México. El Promovente ha registrado varios nombres de dominio derivados de la marca registrada HID GLOBAL entre los cuales se encuentran , , y .
El Promovente es una empresa perteneciente al grupo ASSA ABLOY. El Promovente y el grupo ASSA ABLOY son titulares de diversas marcas registradas HID GLOBAL. En particular, se destaca la siguiente marca registrada en nombre de ASSA ABLOY y sobre la cual el Promovente afirma estar autorizado a usar:
Marca
Número de Registro
Fecha de Solicitud
Clase
País
HID GLOBAL
1036114
13-Noviembre-2006
9
México
El Titular de los nombres de dominio en disputa es una persona física llamada Jorge Rosel Ramírez. Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 2 de noviembre de 2011. De acuerdo con la información de la base de datos pública WhoIs, el domicilio del Titular se encuentra en México. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente I. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada sobre la que el Promovente tiene derechos
El Promovente alega que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca HID GLOBAL, siendo la única diferencia entre unos y otros el dominio de primer nivel correspondiente al código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.” y “.mx”, respectivamente.
Que es bien sabido que el dominio de primer nivel no es un factor de análisis de acuerdo con la Política, ya que agregar un dominio de primer nivel o un término genérico a una marca no evita encontrar similitudes en grado de confusión, máxime si únicamente se trata de las extensiones “.” y “.mx”.
Que la marca del Promovente se encuentra comprendida en su totalidad dentro de los nombres de dominio en disputa. II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa
Que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo sobre ese nombre de dominio. Que, de acuerdo con la Política, el Titular tiene la obligación de probar que tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular no tiene derechos sobre la marca HID GLOBAL, ni tampoco derechos sobre ninguna marca, reserva de derechos o aviso comercial que contenga el término “hid global” en México o en cualquier otro país.
Que el Titular no utiliza comercialmente el término “hid global” en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Que el Titular no tiene afiliación o relación con el Promovente ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca HID GLOBAL en los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular no cuenta con licencia o autorización alguna por parte del Promovente, como tampoco existe relación alguna o asociación contractual entre las partes, por lo que el uso de los nombres de dominio en disputa resulta ilegítimo.
Que el Titular se aprovechó del conocimiento mundial de la marca HID GLOBAL III. Los nombres de domino en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe
Que el Titular usa la marca HID GLOBAL, propiedad del Promovente para crear confusión y atraer a usuarios de Internet a unos nombres de dominio que los referidos usuarios pueden asociar con el Promovente.
Que el Titular conoce la marca famosa HID GLOBAL propiedad del Promovente usando los nombres de dominio en disputa para ofrecer productos los cuales coinciden exactamente con aquellos protegidos por la marca registrada del Promovente antes, y después del contacto del Promovente del 21 de agosto de 2012. B. Titular
El Titular no presentó una contestación formal en el presente procedimiento. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a de la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:
“i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
Como el Titular no ha presentado Contestación formal a la Solicitud del Promovente, el Experto podrá aceptar como verdaderos los argumentos que considere razonables (Ver Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. John Michael, Caso OMPI No. D2009-0942). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
En opinión del Experto, existe identidad entre los nombres de dominio en disputa y , y la marca HID GLOBAL, salvo por las adiciones de los ccTLD “.” y “.mx”, los cuales carecen de significación jurídica alguna, a efectos del presente procedimiento, que pudiera distinguir los nombres de dominio en disputa de la marca HID GLOBAL, puesto que dichos ccTLD no cumplen la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas,Caso OMPI No. D2002-0537, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035)1.
Por lo tanto, el Experto determina que los nombres de dominio en disputa y son idénticos a la marca HID GLOBAL. El primer elemento de la Política se ha cumplido. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
Aunque el Titular no presentó un Escrito de Contestación formal, sí manifestó, en su correo electrónico del 3 de enero de 2013, dedicarse a la venta de impresoras y consumibles comercializados con las marcas FARGO y HID. El Titular no manifestó nada más, ni presentó probanza alguna. Por su parte, el Promovente presentó como prueba una impresión del sitio Web al que resolvían los nombres de dominio en disputa. En opinión del Experto, ese sitio Web no cumple con los requisitos Oki Data (ver Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No.. D2001-0903) para que se puedan constituir derechos o intereses legítimos a favor del Titular, de acuerdo con el razonamiento siguiente:
En el caso Oki Data (supra), el experto determinó que la incorporación de una marca ajena en un nombre de dominio puede ser objeto de registro y uso de buena fe por un tercero, siempre que se cumplan determinadas circunstancias, a saber:
(i) la existencia de una oferta real de productos o servicios,
(ii) que la referida oferta se circunscriba a aquellos productos y servicios diferenciados con la marca ajena,
(iii) que exista una identificación clara de la vinculación contractual o conexión (o, en su caso, de su inexistencia) con el titular de la marca ajena, en un lugar bien diferenciado y prominente del sitio Web, y
(iv) que el Titular no acapare el mercado de nombres de dominio al utilizar el dominio controvertido, impidiéndole al titular de la marca ajena reflejar dicha marca en un nombre de dominio.
En el presente caso, según el Experto ha comprobado de la documentación presentada por el Promovente:
(i) sí existe una oferta real de productos, pero se trata tanto de productos aparentemente del Promovente como una variedad de otros productos que van desde productos que compiten con los del Promovente hasta cremas, ropa o viajes.
(ii) De acuerdo con el punto anterior, la oferta no se limita a los productos amparados por la marca del Promovente,
(iii) No existe una identificación clara de la conexión entre el Titular y el Promovente, en un lugar bien diferenciado y prominente del sitio Web puesto que la impresión del sitito Web presentada como prueba muestra en su primera línea la leyenda: “HID GLOBAL MEXICO”.
(iv) El Titular sí está impidiendo al Promovente, y a los distintos distribuidores y vendedores de productos del Promovente, el acceso a los nombres de dominio en disputa, en el espacio “.mx”.
Por tanto, al no cumplirse los factores Oki Data, el sitio Web del Titular no cumple los requisitos para que se constituyan derechos o intereses legítimos a favor del Titular sobre los nombres de dominio en disputa. El uso que hace el Titular de los nombres de dominio en disputa no puede considerarse como una oferta de buena fe de productos o servicios de acuerdo con la Política.
El Titular no ha presentado pruebas que demuestren que haya sido conocido comúnmente como o .
El Titular no hace un uso legitimo y leal o no comercial de los nombres de domino en disputa ya que la página Web presentada como prueba por el Promovente contiene hipervínculos a otros sitios Web donde se ofrecen productos que compiten con los del Promovente, y productos tan variados como cremas, ropa o viajes.
Debido a que no se han encontrado derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa, el Experto determina que el segundo punto de la Política se ha cumplido. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o el uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Con base en las pruebas presentadas por el Promovente, las cuales no han sido refutadas por el Titular de los nombres de dominio en disputa, se ha demostrado que los nombres de dominio en disputa resuelven a una página de Internet con enlaces a páginas Web con ofertas de productos competidores con los del Promovente, así como cremas, ropa o viajes. Por tanto, el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas HID GLOBAL en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del citado sitio Web, tal y como establece el párrafo 1.b) IV de la Política. (Ver Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin,Caso OMPI No. DMX2009-0006; ver también Wal-Mart Stores, Inc. v. Jean-Francois Normand,Caso OMPI No. DMX2009-0020). Por lo anterior, el Experto determina que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.
Por lo tanto, el Promovente ha cumplido con el tercer requisito de la Política.
Debido a lo anterior, se ha probado el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos al Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 14 de febrero de 2013
1 El Experto considera conveniente traer a colación decisiones emitidas bajo la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”) de la cuál se inspira la LDRP así como el Reglamento.
Full & Egal Universal Law Academy