La Promovente es Mead Johnson & Company, con domicilio en México, D.F., México, representada por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.
El Titular es Marcello Polendo Cardenas, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de marzo de 2013. El 8 de marzo de 2013 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de abril de 2013. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de abril de 2013.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de abril de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, Mead Johnson Company, es una empresa norteamericana mundialmente conocida en más de 60 países como la No. 1 en la nutrición para bebés. Es titular de varios registros marcarios, entre los cuales se encuentra la marca ENFAMIL.
La marca ENFAMIL, propiedad de la Promovente, comenzó a comercializarse al menos desde 1959, como fórmula de leche materna en polvo y liquida diseñada exclusivamente para bebés.
La marca ENFAMIL está actualmente registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (“USPTO”), bajo los números de registro siguientes:
Marca
Registro
Fecha de Registro
Fecha de primer uso
Productos amparados
1
ENFAMIL
696,534
19 de abril de 1960
19 de junio de 1959
Fórmula de leche
materna en polvo y liquida para bebes
2
ENFAMIL
800,782
21 de diciembre de 1965
18 de abril de 1964
Biberones, cubre pezones y estampas de contenedores para uso especialmente en empaquetados
listos-para-el-uso de productos infantiles
3
ENFAMIL
2,469,244
17 de julio de 2001
16 de junio de 1959
Comida para bebés preparados con vitaminas y minerales
4
ENFAMIL
2,487,248
11 de septiembre de 2001
febrero del 2000
Comida para
bebés preparados con vitaminas y minerales
5
ENFAMIL
2,532,844
22 de enero de 2001
7 de abril de 2001
Reposición de preparaciones de electrolitos
6
ENFAMIL
2,719,478
27 de mayo de 2003
28 de abril de 2000
Fórmula pediátrica
7
ENFAMIL
3,758,662
9 de marzo de 2010
1 de abril de 2009
Fórmula para bebés
La marca ENFAMIL está actualmente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), bajo los números de registro siguientes:
Marca
Registro
Fecha de Registro
Productos amparados
1
ENFAMIL
491864
17 de mayo de 1995
Alimentos para bebes y alimentos dietéticos para uso medico
2
ENFAMIL y Diseño
1038812
30 de abril del 2008
Leche y leche en polvo para bebes
3
ENFAMIL y Diseño
1044615
9 de junio de 2008
Fórmula para infantes; fórmula para infantes fortificada con vitaminas y minerales; fórmula para infantes hipoalergénica; y comida para bebes.
4
ENFAMIL y Diseño
1071982
13 de noviembre de 2008
Fórmula para infantes; fórmula para infantes fortificada con vitaminas y minerales; fórmula para infantes hipoalergénica; y comida para bebes.
5
ENFAMIL y Diseño
1071335
11 de noviembre de 2008
Leche y leche en polvo para bebes
La Promovente ya había participado en una disputa por un nombre de dominio () en contra del hoy Titular, Marcelo Polendo Cardenas, en 2009. En dicha resolución (Mead Johnson & Company vs. Marcelo Polendo Cardenas,Caso OMPI No. DMX2009-0002), el Experto resolvió ordenar que el nombre de dominio fuera transferido a la Promovente por haberse cumplido los supuestos previstos en la Política. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ENFAMIL, sobre la que la Promovente tiene derechos.
Es indudable que en la especie, este requisito se satisface plenamente, aún sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, pues claramente puede apreciarse que el Nombre de Domino en disputa , es idéntico a la marca registrada ENFAMIL, propiedad de la Promovente, desde el punto de vista conceptual o ideológico, gráfico y fonético, considerando que sin duda ambas se pronuncian inicialmente en forma idéntica;
(ii) El Titular del nombre de dominio en disputa, no posee derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. En el sitio web “www.” se encuentran diversos links o hipervínculos, operando un sistema de “pago-por-click”, que refieren a productos para bebés, desviando a los consumidores a otras páginas Web, aprovechándose de la fama de la marca ENFAMIL de la Promovente, con el único fin de perjudicarla y obteniendo un lucro;
(iii) El Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ya que los derechos exclusivo de la marca ENFAMIL pertenecen a la Promovente, no existiendo relación comercial entre la Promovente y el Titular;
(iv) La Promovente no le ha otorgado ninguna licencia de uso de marca que le permita al Titular usar el nombre de la marca ENFAMIL;
(v) El Titular conocía o debía conocer, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, de los derechos de la Promovente sobre la marca ENFAMIL;
(vi) La Promovente ya había iniciado un procedimiento de disputa de nombres de dominio en contra del Titular por el nombre de dominio en 2009. En dicha resolución (Mead Johnson & Company vs. Marcelo Polendo Cardenas, Supra), el Experto resolvió ordenar que el nombre de dominio fuera transferido a la Promovente, por haberse cumplido los supuestos previstos en la Política;
(vii) El nombre de dominio en disputa direcciona a un sitio Web en el que se proporciona una lista de páginas de Internet operando el sistema de “pago-por-click”, que muestra enlaces generados con propaganda usando el nombre de dominio como término de búsqueda. Así, el Titular desvía consumidores a otras páginas Web, aprovechándose de la fama de la marca ENFAMIL, con el único fin de perjudicarla, obteniendo un lucro;
(viii) El Titular se apropió de la marca ENFAMIL en el nombre de dominio en disputa, con el fin de aumentar el tráfico a los sitios de Internet del Titular;
(vi) El Titular registró el Nombre de Dominio en disputa con el fin de evitar que la Promovente lo registrara para perturbar la actividad comercial de la Promovente y para obtener un lucro de la buena fama de su marca ENFAMIL. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que la Titular no ha presentado Escrito de Contestación a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Solicitud presentada por la Promovente.
En los términos del artículo 1.a. de la Política, la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y, iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos
El Experto encuentra que la totalidad de la marca ENFAMIL de la Promovente se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa, y seguida exclusivamente por el dominio genérico (“gTLD”) “.com” y el nombre de dominio correspondiente a México (“ccTLD”) “.mx”. Decisiones anteriores emitidas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio establecen (“UDRP”) que dicha situación no es jurídicamente relevante (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca ENFAMIL, y que el nombre de dominio en disputa registrado por el Titular no sólo es semejante en grado de confusión, sino idéntico a esta marca. B. Derechos o intereses legítimos
Basándose en los argumentos de la Promovente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa, ni utilice el nombre de dominio en disputa en relación con ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe en virtud de que se ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente, afectando y perturbando, así, la actividad comercial de la Promovente.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o de haber realizado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa de buena fe, ni ha presentado Escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Promovente.
Según se ha señalado en casos previos, el hecho de dirigir a los cibernautas a una página Web que contenga un directorio de publicidad o listados patrocinados, conocidos como “pago-por-click”, puede ser considerado un acto de mala fe (ver Universidad Autónoma de Nuevo León v. Janice Liburd, Caso OMPI No. DMX2011-0018 del 15 de agosto de 2011, TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez,Caso OMPI No. DMX2011-0004, del 4 de marzo de 2011).
Asimismo, el hecho de que la Promovente ya se enfrentó al Titular mediante un procedimiento de disputa de nombres de dominio recientemente, se considera como una agravante mayor de la mala fe del Titular puesto que acredita que el Titular conoce las actividades comerciales de la Promovente y conoce sus marcas, usándolas sin autorización de manera dolosa, reiteradamente. De acuerdo con Banco de Bogotá S.A., v. Fernando Díaz Bueno, Caso OMPI No. D2004-1093, se resolvió que “como agravante mayor de la mala fe del Demandado se debe considerar que la conducta suya de registrar nombres de dominio que corresponden a marcas reconocidas de terceros es reiterada”. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 26 de abril de 2013
Full & Egal Universal Law Academy