El Promovente es Microsoft Corporation con domicilio en Redmond, Washington, Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cía, México.
El Titular es Ismael Barragán López con domicilio en Zapopan, Jalisco, México. 2. Los nombres de dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es AKKY. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de junio de 2013 por correo electrónico, y el 4 de julio de 2013 por correo urgente. El 1 de julio de 2013 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de julio de 2013, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de julio de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de julio de 2013. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de comparecencia y ausencia de contestación a la Solicitud el 30 de julio de 2013.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de agosto de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es una sociedad estadounidense con presencia multinacional, dedicada al desarrollo y venta de productos de tecnología.
En el año de 2001, el Promovente lanzó al mercado una consola de videojuegos bajo la marca XBOX, misma que fue un éxito comercial a nivel mundial, lo mismo que sus versiones posteriores, a saber, las marcas XBOX LIVE y XBOX 360.
Con fecha 21 de Mayo de 2013, el Promovente anunció el lanzamiento de su nueva consola “Xbox One”, a través de diversos medios digitales, alcanzando una audiencia de 8.5 millones de personas.
La marca XBOX es una marca que ha alcanzado el grado de "notoriamente conocida" en México y en el mundo, en el sector relevante de videojuegos.
El Promovente gestiona su sitio Web principal bajo la denominación “”.
El Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca:
- Registro No. 659908 XBOX, solicitado con fecha 17 de abril de 2000, clase 9
- Registro No. 735257 XBOX , solicitado con fecha 7 de marzo de 2001, clase 28
- Registro No. 1024395 XBOX LIVE, solicitado con fecha 7 de octubre de 2002, clase 9
- Registro No. 1040899 XBOX 360, solicitado con fecha 23 de mayo de 2005, clase 9
Conforme a la documentación aportada por el Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos legales.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular el 21 de mayo de 2013. Es decir, en la misma fecha en que "el Promovente" acreditó haber anunciado el lanzamiento de la nueva consola de videojuegos “Xbox One”.
Actualmente, los nombres de dominio en disputa no alojan ningún sitio Web activo. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Promovente señala esencialmente lo siguiente sobre sus propias actividades:
I. Que es una sociedad multinacional dedicada a temas de tecnología, con presencia multinacional, fundada en el año de 1975.
II. Que en el año de 2001, lanzó al mercado una consola de videojuegos bajo la marca XBOX , misma que considerando sus diversas versiones, XBOX LIVE y XBOX 360, ha alcanzado ventas por más de 75 millones de unidades en todo el mundo.
III. Que con fecha 21 de Mayo de 2013 anunció el lanzamiento de la consola “Xbox One”, a través de diversos medios digitales, alcanzando una audiencia de 8.5 millones de personas.
IV. Que con fecha 10 de junio de 2013 anunció en la feria mundial "Electronic Entretainment Expo", que en el mes de noviembre se lanzaría a la venta la nueva consola “Xbox One”.
V. Que cuenta con los siguientes registros de marca en México: No. 659908 XBOX, No. 735257 XBOX No. 1024395 XBOX LIVE, clase 9, y No. 1040899 XBOX 360, clase 9 y 28.
VI. Que cuenta con los siguientes registros de marca en Estados Unidos: No. 2646465 XBOX, clase 9, No. 2663880 XBOX, clase 9, No. 2698179 XBOX, clase 9, 38 y 41, No. 2940682 XBOX LIVE, clase 9, No. 3252556 XBOX 360, clase 9.
VII. Que cuenta con los siguientes registros de marca en la Unión Europea 001611235 XBOX, clase 9, y 004437083 XBOX 360, clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38 y 41.
VIII. Que con fecha 21 de mayo de 2013, presentó la solicitud de marca estadounidense 85937987 XBOX ONE.
IX. Que la marca XBOX es notoriamente conocida en México, derivado de la posición de los productos que se distinguen con ésta y sus variantes, así como de las altas ventas de los productos a nivel mundial.
X. Que gestiona su sitio Web principal bajo la denominación “”, mismo que creó en el año de 1996.
El Promovente señala medularmente lo siguiente sobre la identidad y actividades del Titular:
I. Que los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 21 de mayo de 2013.
II. Que los nombres de dominio en disputa contienen la marca XBOX en su totalidad.
III. Que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de derechos marcarios sobre la marca XBOXONE, no es conocido en la industria de videojuegos bajo dicho nombre, y no cuenta con autorización o licencia por parte del Promovente para emplear la marca XBOX como parte de sus nombres de dominio.
IV. Que es indudable que el Titular ha registrado y está utilizando de mala fe los nombres de dominio en disputa, ya que la marca XBOX es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, lo cual no pudo haber escapado a su conocimiento. Asimismo, la fecha de creación de los nombres de dominio coincide con la fecha en que el Promovente dio a conocer el lanzamiento de su nuevo producto XBOX ONE.
V. Que actualmente, el nombre dominio en disputa no contiene un sitio Web activo. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente, ya que estos no han sido rebatidos por el Titular (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-00091).
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
(iii) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa y registrados por el Titular reproducen la totalidad de la marca XBOX, misma que ha adquirido el carácter de notoriamente conocida. Lo anterior, causa que los nombres de dominio en disputa sean similares en grado de confusión a la marca XBOX. Se destaca que la adición del término “one” en los nombres de dominio en disputa, resulta del todo insuficiente para distinguirlos frente a la marca XBOX, ya que su adición constituye una variante más de la marca XBOX, tal como lo son LIVE, 360, o KINECT.
Adicionalmente, los términos “.” son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto de los nombres de dominio en disputa recae sobre el Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que el Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que el Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc.v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda. v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, el Promovente ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por los nombres de dominio en disputa.
Por su parte, el Promovente ha probado contar con derechos respecto de las marcas XBOX, XBOX LIVE Y XBOX 360, con fecha anterior a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la marca XBOX del Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “Xboxone”.
Existe evidencia de que los nombres de dominio en disputa no se encuentran activos. Asimismo de la información dada por el Registrador se desprende que los nombres de dominio en disputa no han sufrido ninguna modificación desde su fecha de creación, lo que permite colegir que el Titular no ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe.
No habiéndose probado existencia de derecho o interés legítimo del Titular sobre los nombres de dominio en disputa, hay que concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 1.a.ii) de la Política. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Finalmente, requiere la Política la prueba del requisito de que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Entiende este Experto que la marca XBOX es notoriamente conocida en México y que el Titular, al registrar los nombres de dominio en disputa, era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía. Adicionalmente, en opinión del Experto, el hecho que el Titular haya solicitado los nombres de dominio en disputa, el mismo día en que el Promovente dio a conocer el lanzamiento de la nueva consola “Xboxone”, evidencia el oportunismo y mala fe del Titular.
La Doctrina también ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe en determinadas circunstancias (entre otras Decisiones Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. A/M. García,Caso OMPI No. D2001-0949; Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.,Caso OMPI No. D2004-0434).
Por ello, este Experto entiende que el Titular al solicitar los nombres de dominio en disputa, tenía en mente la marca del Promovente, por lo que, dadas las circunstancias del caso, debemos calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Titular eligiendo el registro de los nombres de dominio en disputa de manera casual.
Derivado de lo anterior, es válido concluir que el Titular optó por adquirir los nombres de dominio en disputa, bien por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca, o por pretender la obtención futura de un lucro por la transferencia de los nombres de dominio.
Todo ello, avala la conclusión de que la solicitud de registro de los nombres de dominio en disputa, se basó en la propia notoriedad de la marca XBOX. Por ello, debemos concluir que ambos nombres de domino en disputa se registraron o usan de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Agosto 24, 2013
1 En vista de que la LDRP es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP.
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