El Promovente es Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Olivares & Cía, México.
El Titular es Jesús Ayala, con domicilio en San Jazmeo, Alaska, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es Dynadot. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de octubre de 2013. El 30 de octubre de 2013 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de octubre de 2013 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó justificación del envío de la Solicitud en formato papel por correo.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de diciembre de 2013. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de diciembre de 2013.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de diciembre de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 20 de diciembre de 2013. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una sociedad mexicana que se dedica a la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros en México. Se constituyó en 1986 y cambió su denominación a la actual en 1990.
El Promovente tiene derechos sobre la marca TURISTAR (y diseño), la cual tiene registrada en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 544192, clase 39, concedido el 20 de marzo de 1997, y con fecha declarada de inicio de uso el 2 de mayo de 1994. El Promovente también tiene derechos sobre la marca TURISTAR SUR (y diseño), la cual tiene registrada en México ante el IMPI bajo el registro No. 996461, clase 39, concedido el 6 de agosto de 2007, y con fecha declarada de inicio de uso el 1 de enero de 2006.
El Promovente es el titular del nombre de dominio creado el 4 de julio de 2009.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 9 de enero de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
Por lo menos desde el año 1994 el Promovente ha venido usando la marca TURISTAR, habiendo obtenido el registro de la marca TURISTAR (y diseño) en marzo de 1997. En julio de 2009 el Promovente registró el nombre de dominio , en el que se encuentra su sitio oficial de Internet y donde se pueden contratar los servicios de transporte de pasajeros que presta bajo esa marca. La palabra “turistar” se incluye claramente en los diseños amparados por las marcas mixtas propiedad del Promovente, que de hecho es la denominación con la que el Promovente y sus servicios han sido conocidos en México desde por lo menos el año 1990.
El nombre de dominio en disputa se encuentra estacionado, vinculado a una página de Internet, en la que se ofrecen boletos de autobuses y otros servicios de transporte de pasajeros, con lo que confunde a los usuarios de Internet, siendo que el Promovente se dedica precisamente a la transportación de pasajeros mediante autobuses.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca TURISTAR (y diseño) del Promovente. La marca registrada TURISTAR (y diseño) consiste precisamente de la palabra “turistar” con una tipografía estilizada. Al realizar la comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse respecto a los aspectos nominativos de la marca, atendiendo a la naturaleza de los nombres de dominio.
El Titular no tiene derecho o interés legítimo algunos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que, como se desprende del resultado de la búsqueda por titular realizada el 23 de octubre de 2013 en las bases de datos del IMPI así como en Google, el Titular actualmente no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación “turistar”, ni es conocido con la denominación “turistar”. El Titular tampoco cuenta con una reserva de derechos para dicha denominación.
El Promovente posee derechos sobre el nombre de dominio en disputa por ser titular de dos registros marcarios que incluyen la palabra “turistar”, además de que corresponde a su denominación social, la cual obviamente era conocida por el Titular, quien en el sitio de Internet que vincula al nombre de dominio en disputa muestra publicidad precisamente de servicios de transporte de pasajeros que son los que el Promovente presta con sus marcas registradas y su denominación social, con lo que confunde a los usuarios de Internet.
Debe considerarse que el Titular, quien no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, lo ha registrado y lo ha utilizado, y lo sigue utilizando de mala fe, impidiendo que el Promovente refleje su marca en el dominio correspondiente con terminación “.”, además de con ello afectar o perturbar la actividad comercial del Promovente.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 9 de enero de 2013, fecha que resulta posterior a aquella en que el Promovente se constituyó y obtuvo los registros de marca que amparan diseños que incluyen la palabra “turistar”, por lo que no queda lugar a dudas que el Titular registró el nombre de dominio en disputa a sabiendas de la existencia de la denominación social, marcas registradas y actividad comercial del Promovente, registrando y usando de mala fe el nombre de dominio en disputa, con el objeto de impedir que el Promovente refleje en el nombre de dominio en disputa su denominación social y marca registrada, así como con el objeto de afectar o perturbar la actividad comercial del Promovente.
Otro aspecto que resalta la mala fe en el registro del dominio en disputa por parte del Titular consiste en el hecho de que señaló un domicilio existente (sic), ya que el domicilio que manifestó ante el Registrador ni siquiera posee código postal, además de resultar falso e inexistente, lo que demuestra el interés del Titular de no ser localizado para poder realizar actividades ilícitas, valiéndose para tal efecto del nombre de dominio en disputa que registró y usa de mala fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y (ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465). A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca TURISTAR (y diseño), la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general, no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, I+D México, S.A. de C.V. v. Chun Man Kam,Caso OMPI No. DMX2009-0018 y Espire Infolabs Pvt. Ltd. v. TW Telecom,Caso OMPI No. D2010-1092).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca como nombre de dominio. El Promovente asevera que el Titular no posee registro alguno de marca, reserva de derechos o aviso comercial que ampare la denominación “turistar”, y que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa.
El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en el que se muestran, entre otros, enlaces publicitarios patrocinados para boletos de autobús, alegando que con ello se confunde a los usuarios de Internet que buscan los servicios del Promovente.1
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.2
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe. El Promovente afirma que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Promovente alegó que el domicilio del Titular manifestado al Registrador, además de carecer de código postal, era falso e inexistente, sin aportar mayores argumentos y pruebas que así lo demuestren. No obstante lo anterior, llama la atención de este Experto que el domicilio del Titular que aparece en el reporte WhoIs adjunto a la Solicitud y confirmado por el Registrador se ubica en Alaska, Estados Unidos de América, en tanto que el número telefónico de contacto revelado por el Registrador en la verificación registral inicia con los códigos de país y ciudad correspondientes a México y Ciudad de México, respectivamente.
Ha quedado acreditado que TURISTAR (y diseño) es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta a 1997 y que la palabra “turistar” forma parte de la denominación social del Promovente desde 1990, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado en enero de 2013.
También ha quedado acreditado que la página web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa mostraba enlaces patrocinados que publicitan boletos de autobús. Dicho contenido permite presumir que el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo.
Considerando en su conjunto lo planteado por el Promovente y las constancias que obran en el expediente, resulta lógico suponer que el Titular debió haber sabido de la existencia del Promovente y su marca al momento de obtener el nombre de dominio en disputa y publicitar en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa el mismo tipo de servicios a los ofrecidos por el Promovente, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.3
Por lo anterior este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 27 de diciembre de 2013
1 Véase Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez,Caso OMPI No. DMX2010-0002: “en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal”.
2 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Al respecto, véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) disponible en “/amc/en/domains/search/overview2.0/”.
3 Circunstancias similares al presente caso en HID Global Corporation v. Javier Ramiro Ramírez Romero,Caso OMPI No. DMX2013-0008, en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. v. David Hernández Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0030 y en Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2009-0012.
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