El Promovente es Velcro Industries B.V. con domicilio en Curazao, Antillas Holandesas, Territorio de Ultramar de los Países Bajos, representado por Molina Salgado & de Alva, México.
El Titular es Textiles León, S.A. de C.V. con domicilio en León, Guanajuato, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México y el agente registrador es InterPlanet. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2013. El 30 de octubre de 2013 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de octubre de 2013 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 13 de noviembre de 2013, el Centro notificó al Promovente que su Solicitud era formalmente deficiente, al no haberla presentado en original y cuatro copias con arreglo al artículo 3.B. del Reglamento y párrafo 3(c) del Reglamento Adicional. El 16 de noviembre de 2013, el Promovente confirmó el envío de las copias en formato papel, habiéndolas recibido el Centro el 20 de noviembre de 2013.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de diciembre de 2013. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de diciembre de 2013.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 3 de enero de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 9 de enero de 2014 el Centro recibió, vía correo electrónico, una comunicación del Titular.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 13 de enero de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca VELCRO, la cual tiene registrada, entre otros, en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 401820 en clase 10, concedido en noviembre de 1991, y el registro No. 440525 en clase 20, concedido en agosto de 1993.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 3 de febrero de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
La marca registrada más antigua del Promovente fue solicitada hace 55 años, y la más reciente hace más de tres años. Es decir, las marcas sobres las que el Promovente tiene derechos se solicitaron con muchos años de anterioridad a la fecha en la que fue registrado el nombre de dominio en disputa.
Tanto la Real Academia Española como diversos diccionarios y enciclopedias nacionales e internacionales (como el Oxford English Dictionary y el Diccionario Larousse), reconocen a la denominación “Velcro” como una marca registrada.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca VELCRO sobre la que el Promovente tiene derechos, desde el aspecto fonético, gráfico e ideológico.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con los resultados de una búsqueda por titular efectuada en la base de datos del IMPI, país en el que el Titular tiene su domicilio, no existen marcas solicitadas o registradas por el Titular que sean idénticas o similares a VELCRO.
El Promovente no ha otorgado licencia alguna al Titular, ni ha autorizado o consentido el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, por lo que éste no puede acreditar algún derecho como licenciatario o usuario autorizado.
El Titular no ha utilizado con contenidos propios el nombre de dominio en disputa ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización. De hecho, el nombre de dominio en disputa se encuentra hospedado con la empresa “S”, una división de InterPlanet, .S.A. de C.V., cuya actividad es la publicidad en Internet, los negocios por Internet y el registro y hospedaje de dominios, entre otros, tal como lo afirma la misma empresa en su sitio de Internet .
El Titular no ha hecho ni está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, como consta en el sitio web asociado con el mismo, pues en dicho sitio se ofrecen diversos servicios como publicidad y negocios por Internet, así como el hospedaje y registro de nombres de dominio con costos específicos a la vista por cada uno de los servicios. Además, aunque dicho sitio no ha sido provisto de contenido directamente por el Titular, existe un evidente beneficio comercial, pues a través de la publicidad de distintos servicios obtienen un lucro potencial tanto el Titular como S y anunciantes terceros, sin que el Titular haya hecho algo para impedirlo.
El Titular en ningún momento ha sido conocido por el nombre de Velcro. Esto se puede constatar fácilmente pues la razón social del titular es Textiles León, S.A. de C.V., además de no encontrarse evidencia alguna en búsquedas e investigaciones efectuadas a través de Internet.
El origen de la marca VELCRO del Promovente data del año 1951 (hace más de 62 años), y desde entonces es única y exclusivamente su propietario quien se ha encargado de posicionar mundialmente en el mercado y en la mente de los consumidores dicha marca y los famosos productos (sujetadores de felpa y gancho) asociados con la misma, mediante publicidad y la comercialización de los mismos, haciendo siempre referencia directa a éstos. Basta con realizar una búsqueda de VELCRO en cualquier motor de búsqueda de Internet, en donde se desplegará un listado con cientos de referencias a la marca propiedad del Promovente (y a la patente del sujetador de felpa y gancho también propiedad del Promovente). Los productos que ostentan la marca VELCRO del Promovente se comercializan en México a través de reconocidas tiendas de autoservicio y papelerías, y muchos otros comercios.
El Titular es un competidor del Promovente, pues fabrica un tipo de sujetadores de gancho y felpa usando una tecnología similar a los sujetadores de felpa y gancho de la marca VELCRO del Promovente, pretendiendo claramente que los usuarios de Internet no ingresen al sitio del Promovente sino más bien al sitio asociado con el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe por el Titular. La denominación Velcro forma parte de la marca y acrónimo del nombre del Promovente, y evidentemente no es una palabra que al Titular simplemente se le haya ocurrido o que haya inventado. El Titular conoce bien la famosa marca de sujetadores de felpa y gancho VELCRO, y a sabiendas de la existencia de dicha marca registrada, el Titular procedió a registrar de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Es sencillo constatar que el Titular conocía y conoce la marca VELCRO del Promovente, puesto que en el sitio de Internet de Grupo Textiles León , del cual forma parte el Titular, se muestra un listado de productos que incluye textualmente las palabras “gancho y felpa o velcro”. De hecho, la marca VELCRO se menciona en dicho listado por lo menos en tres ocasiones, lo cual no deja lugar a dudas de que el Titular asocia la denominación Velcro con los originales sujetadores de felpa y gancho inventados y producidos por el Promovente, y también relaciona indebidamente a la marca VELCRO con los productos de gancho y felpa fabricados por el propio Titular.
Con lo anterior se demuestra que el Titular conocía (y conoce) al Promovente y sabía (y sabe) perfectamente sobre la existencia de la marca VELCRO del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Lo anterior acredita que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Al registrar el nombre de dominio en disputa el Titular no se cercioró de estar invadiendo derechos de terceros. El Titular pudo haber efectuado una búsqueda marcaria o incluso una sencilla búsqueda en Internet sobre VELCRO, en cuyo caso se hubiera encontrado con un listado de artículos y referencias que señalan que VELCRO es una marca registrada propiedad del Promovente.
El hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa impide al Promovente registrar bajo la misma categoría de ccTLD el nombre de dominio que se asocia y corresponde íntegra y plenamente a la marca VELCRO, poniendo en riesgo la actividad comercial y reputación del Promovente así como el prestigio de sus productos.
El Titular ha registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente. En el campo de los sujetadores de gancho y felpa, el Titular es (o pretende ser) un competidor del Promovente. El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de obstaculizar que los productos del Promovente se pongan en la red a través de un sitio de fácil acceso, de forma intuitiva, pues eso atraería indudablemente a un gran número de clientes y usuarios al sitio del Promovente, muy probablemente en una cantidad mucho mayor a la de los usuarios que ingresan al sitio del Titular.
El Titular utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa. El sitio de Internet asociado con el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo en este momento, es decir, sin contenido proporcionado por el Titular, sin que haya más contenido que la publicidad que “S” sube a los sitios de dominios inactivos o pasivos. No obstante, existe la posibilidad de que el nombre de dominio en disputa atraiga indebidamente a clientes del Promovente y/o a otros usuarios que suponen que el nombre de dominio en disputa pertenece a este último, por corresponder a la marca VELCRO de su propiedad.
Está latente la posibilidad de que el Titular re-direccione el nombre de dominio en disputa a su propio sitio, o bien comercialice productos directamente en el sitio asociado con el nombre de dominio en disputa, con el fin de atraer a los consumidores de manera equivocada a su sitio de Internet, con ánimo de lucro, haciéndoles creer que existe una relación entre la marca del Promovente y el nombre de dominio en disputa, o bien entre el Titular y el Promovente, causando confusión con relación a la fuente de la cual provienen los productos, o sobre algún inexistente patrocinio, afiliación o promoción.
Esta posibilidad de atracción, así como el hecho de que las partes son competidoras, es suficiente para concluir que el nombre de dominio en disputa está siendo y se ha usado de mala fe en ese sentido por parte del Titular.
No puede concebirse que el Titular use el nombre de dominio en disputa sin que dicho uso sea ilegítimo, y sin que ese uso represente una violación a los derechos del Promovente, por lo que, ya sea de forma activa o pasiva, el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular representará en todo caso un acto de mala fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el Reglamento. En su comunicación recibida vía correo electrónico por el Centro el 9 de enero de 2014, el Titular manifestó, en esencia, lo siguiente: “[...] Textiles León no utiliza, ni ha utilizado en ningún momento, ni piensa, ni es de su interés utilizar el dominio V [...] el registro de la palabra genérica antes mencionada, lo realizó una persona que laboró para la empresa, persona- que al día de hoy ya no forma parte de dicha empresa, sin el consentimiento de la persona moral que represento, sus accionistas, órgano de administración y directivos [...] nos fue imposible contestar en tiempo al requerimiento que se hizo por medio del arbitraje [...] nuestro único deseo es ceder el dominio debido a que no hacemos uso del mismo ni nos interesa utilizarlo y porque de hecho nunca se tuvo la intención de realizar el registro respectivo [...]”. 6. Debate y conclusiones A. Cuestión preliminar – Comunicación del Titular
Este Experto debe primero considerar la admisibilidad de la comunicación que por correo electrónico el Titular envió al Centro el 9 de enero de 2014. Lo anterior, dado que dicha comunicación fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 5.A del Reglamento, además de que no cumple con todos los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento.
El Centro notificó al Titular la Solicitud e inicio del procedimiento y, de forma expresa, en el escrito de notificación le hizo saber “[...] En un plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de inicio del procedimiento (ver Artículo 5.A del Reglamento), usted deberá enviar al promovente y al Centro un escrito de contestación conforme a los requisitos descritos en el Artículo 5 del Reglamento y en el Reglamento Adicional. El último día para el envío del escrito de contestación al promovente y al Centro es 15 de diciembre de 2013 [...] Si usted no envía el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le considerará como no personado en el procedimiento [...]”.
Los artículos 5.E y 16.A del Reglamento establecen que si el titular no presenta un escrito de contestación de conformidad con el Reglamento, sin que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud. De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de circunstancia excepcional alguna. Este Experto considera que el Titular tuvo una oportunidad justa para exponer su caso conforme a las normas del procedimiento y que no lo hizo, por lo que este Experto desestima la comunicación que por correo electrónico el Titular envió al Centro el 9 de enero de 2014.1 B. General
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y (ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a algunas decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la solicitud por parte del titular da lugar a que el experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta en tiempo y forma no se traduce per se en una resolución favorable para el promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465). C. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca VELCRO, la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al dominio relativo al código territorial “.mx”, por lo general, no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006‑0006).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el nombre de dominio en disputa. El Promovente asevera que el Titular no es conocido por la marca del Promovente, que no es licenciatario, y que tampoco posee registro alguno de marca que justifique el uso de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa.
El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en el que se muestran, entre otros, diversos servicios como publicidad y negocios por Internet. El Promovente alega que el Titular no hace un uso leal o no comercial del nombre de dominio en disputa al tenerlo estacionado con un tercero y a que en la página desplegada se muestran diversos enlaces publicitarios.2
Ha quedado acreditado que la marca del Promovente se encuentra registrada en México, y que tal registro se remonta a varios años antes que la creación del nombre de dominio en disputa, además de que la marca del Promovente es ampliamente conocida y que sus productos se comercializan en México en diversos puntos de venta.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. E. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe. El Promovente afirma que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Promovente asevera que el Titular tenía pleno conocimiento de la marca del Promovente al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. El conocimiento previo de la marca del Promovente no fue refutado por el Titular.
El Promovente alega que el Titular es su competidor y que en el sitio web del Titular ubicado bajo “www.” se muestra un listado de productos que incluye textualmente las palabras “gancho y felpa o velcro” y la mención de la marca VELCRO en dicho listado por lo menos en tres ocasiones, y también relaciona indebidamente la marca VELCRO con los productos de gancho y felpa fabricados por el propio Titular.
El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio . Este Experto visitó el sitio web asociado a dicho nombre de dominio y corroboró que el mismo también corresponde al Titular: bajo el rubro “Nosotros” y luego “Empresas del Grupo” aparece, entre otros, el nombre del Titular.4
Considerando en su conjunto lo planteado por el Promovente y las constancias que obran en el expediente, resulta claro que el Titular debió haber sabido de la existencia del Promovente y su marca al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.5
Por lo anterior este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 20 de enero de 2014
1 No es este el primer caso en que se presenta una situación similar, véase Red Bull Gmbh c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO, A.C.) v. Escuela de Computación Occidente TCP,Caso OMPI No. DMX2012-0011, y General Mills, Inc., c. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2012-0013.
2 Al respecto, véase la sección 2.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) disponible en “/amc/en/domains/search/overview2.0/”.
3 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa (véase la sección 2.1, Ibid).
4 Véase la sección 4.5, Ibid.
5 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca”. Véase también Polycom Inc. v. Rogelio Silva Rodríguez,Caso OMPI No. DMX2007-0004.
Full & Egal Universal Law Academy