El Promovente es Heeling Sports Limited con domicilio en Carrollton, Texas, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Leobardo Chapa Tamez con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de diciembre de 2013. El 11 de diciembre de 2013 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2013 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de diciembre de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de enero de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud en plazo. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 10 de enero de 2014.
El 10 de enero de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular. El 13 de enero de 2014 el Centro envió una comunicación a las partes informando, entre otros asuntos, de la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso. El 13 de enero de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular. El 15 de enero de 2014 el Centro envió una comunicación a las partes informando nuevamente de la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso. El 15 de enero de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular.
El 16 de enero de 2014 el Promovente solicitó al Centro la suspensión del procedimiento. El 17 de enero de 2014 el Centro procedió a otorgar la suspensión del procedimiento hasta el 16 de febrero de 2014. El 15 de febrero de 2014 el Centro recibió solicitud del Promovente de extender el plazo de suspensión del procedimiento. El 17 de febrero de 2014 el Centro procedió a otorgar la extensión del plazo de suspensión del procedimiento hasta el 22 de febrero de 2014. El 21 de febrero de 2014 el Promovente solicitó al Centro la reanudación del procedimiento. El 24 de febrero de 2014 el Centro confirmó la reanudación del procedimiento y el inicio del procedimiento de nombramiento del Grupo de Expertos.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 28 de febrero de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 4 de marzo de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular. Visto el contenido de dicha comunicación, el 6 de marzo de 2014 este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1. El mismo 6 de marzo de 2014 el Centro recibió las respuestas del Titular y del Promovente, respectivamente, a dicha Orden de Procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 10 de marzo de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de la marca nominativa HEELYS, la cual tiene registrada en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro N° 738028 en clase 28, con fecha de registro de 14 de marzo de 2002.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de septiembre de 2010. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Promovente es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de tenis, patines y tenis con ruedas.
Del análisis comparativo de la marca del Promovente con el nombre de dominio en disputa, resulta incuestionable la identidad entre ambos. El nombre de dominio en disputa se encuentra conformado íntegramente por la denominación “Heelys”, por lo que al ser denominaciones idénticas claramente induce al público consumidor a error, confusión o engaño respecto de la marca del Promovente, pudiendo provocar la idea de asociación cuando no existe.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con registros para la marca HEELYS, ni solicitudes de marca presentadas ante el IMPI, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa.
El Titular registró el nombre dominio en disputa en septiembre del 2010, por lo que se puede concluir que el Titular tenía conocimiento acerca de la titularidad de la marca HEELYS del Promovente.
El Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna al Titular que le permita hacer uso de la marca HEELYS. El Titular no cuenta con licencia de uso alguna que le permita usar la marca HEELYS.
El Titular tampoco ha sido conocido corrientemente por el público consumidor por el nombre de dominio en disputa, ya que la denominación “Heelys” más bien se encuentra directamente relacionada con el Promovente al tratarse de una de sus marcas.
El Titular no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de producto o servicio alguno. Por el contrario, el Titular usa el nombre de dominio en disputa para comercializar aparentemente los productos del Promovente sin su autorización, haciendo creer al público consumidor que el nombre de dominio en disputa corresponde al sitio oficial del Promovente, lo cual es falso, pues lo cierto es que el Titular no guarda relación con el Promovente. Aun cuando los productos Heelys comercializados por el Titular fueran legítimos, esto no le otorga derecho ni legitimación alguna para usar la marca HEELYS ni para ostentarse como el titular de la misma.
El nombre de dominio en disputa no es usado de forma legítima ni leal ya que el Titular sólo está impidiendo que el Promovente pueda usar el nombre de dominio en disputa con el que claramente podría ofrecer sus productos en México bajo la marca HEELYS, máxime que el Promovente es titular del nombre de dominio .
La existencia de la marca registrada HEELYS, solicitada y obtenida en México antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial del IMPI, evidencia que el Titular tuvo conocimiento de la existencia de dicho registro marcario y la titularidad del mismo con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
El Titular, sin contar con autorización o licencia de uso o distribución alguna otorgada por el Promovente, usa el sitio web para comercializar productos, supuestamente legítimos al amparo de la marca HEELYS.
Es claro que el Titular del nombre de dominio en disputa ha intentado e intenta de manera intencional atraer de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su página web, haciéndoles creer que los productos que comercializa a través de su página son los mismos productos que fabrica y comercializa el Promovente al amparo de su marca registrada HEELYS, lo cual es falso.
El Titular no tiene relación alguna con el Promovente que justifique el hecho que use el nombre de dominio en disputa para vender productos al amparo de la marca HEELYS, de los cuales no se tiene certeza acerca de su autenticidad. El hecho que el Titular del nombre de dominio en disputa intente atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, haciéndoles creer que dicho sitio se encuentra relacionado con el Promovente y con sus productos marca HEELYS, es presunción del registro y utilización del nombre de dominio en disputa de mala fe.
Además, dicho registro perturba la actividad comercial del Promovente ya que no puede usar el nombre de dominio correspondiente a su marca HEELYS en México, en relación con sus productos. La conducta del Titular impide que el Promovente tenga presencia y acceso a los usuarios de Internet bajo el ccTLD correspondiente a México “.mx”, e impide que realice actos de comercio legítimos derivados de dicha presencia en la red, lo cual provoca un detrimento directo al Promovente.
Lo anterior es suficiente para determinar la existencia de mala fe, según los criterios adoptados en casos similares.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento. Sin embargo, en diversos mensajes vía correo electrónico, el Titular manifestó su acuerdo en transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el Reglamento, este Experto está facultado para llevar el procedimiento de la forma que estime apropiada, asegurándose que el procedimiento se efectúe con la debida prontitud, y resolviendo la Solicitud de conformidad con la Política, el Reglamento y las normas y principios de derecho que considere aplicables (artículos 12 y 19 del Reglamento). Por su parte, el artículo 1.h. de la Política dispone: “El titular de un nombre de dominio en .MX y el promovente aceptan acatar las resoluciones de cualquier grupo de expertos, expresamente señalado por el Registry .MX como proveedor de servicios en resolución de controversias de nombre de dominio en .MX, así como la ejecución que haga el Registry .MX de la resolución dictada por este grupo de expertos”.
Como se apuntó líneas arriba, los comunicados enviados por el Titular no cumplen con todos los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento, además de que fueron presentados vencido el plazo para presentar su contestación a la Solicitud. Sin embargo, y a reserva de resolver de forma diversa en otros casos, visto el contenido de dichos comunicados y que la mayoría de ellos fueron enviados antes del nombramiento de este Experto, en el presente caso este Experto resolvió tomar en consideración lo manifestado por el Titular en sus mensajes que por correo electrónico envió al Centro, ya que los mismos no retrasan este procedimiento y no fueron objetados por el Promovente.
Normalmente para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tendría que acreditar todos y cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la Política1 . Sin embargo, en este caso primero hay que considerar el hecho de que en diversas comunicaciones el Titular manifestó su disposición de transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente, como se expone a continuación.
El 10 de enero de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular en la que éste manifestó “[...] 8.- Let me know the procedure so you can get the change of Domain registers at / akky at any time, we have no problem at all doing that [...]”.
El 13 de enero de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular en la que éste manifestó “[...] no tengo ningún impedimento en traspasar el dominio solo indiqueme el procedimiento a seguir o si hay algún formato ya establecido [...]”.
El 15 de enero de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular en la que éste manifestó “[...] Anexo carta de traspaso y finiquito de administracion del dominio si requieren algo mas favor de avisarme [...]”. La carta firmada, anexa a dicha comunicación, lee “[...] Por medio de la presente cedo y traspaso los derechos del dominio a la compañia Heeling Sports Limited [...]”.
El 4 de marzo de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular en la que éste manifestó “[...] Cual es el procedimiento para transferir el dominio a Guillermo Sosa ? Intente hacerlo desde el portal de akki, sin embargo como esta el proceso en curso no me lo permitió [...]”.
Esta última comunicación del Titular hace referencia a transferir el nombre de dominio en disputa a Guillermo Sosa. En la Solicitud aparece Guillermo Sosa Ruiz como representante autorizado del Promovente.
A efecto de evitar cualquier posible mal entendido, con fundamento en el artículo 14 del Reglamento, el 6 de marzo de 2014 este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitaba: (i) al Titular a presentar un escrito firmado en el que manifestara clara y expresamente su conformidad con la pretensión del Promovente, esto es, que el Titular estaba de acuerdo en que el nombre de dominio en disputa fuese transferido al Promovente; y (ii) al Promovente a presentar las manifestaciones que considerase convenientes en relación a lo anterior.
El mismo 6 de marzo de 2014 el Centro recibió por correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular en respuesta a dicha Orden de Procedimiento, en la que el Titular manifestó “[...] ya con anterioridad habia enviado la carta que señalan aqui la anexo nuevamente [...]”, habiendo acompañado a dicha comunicación la misma carta que iba anexa a su mensaje por correo electrónico del 15 de enero de 2014.
También el 6 de marzo de 2014 el Centro recibió por correo electrónico la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento, en la que el Promovente manifestó, en esencia, “[...] solicito se otorgue un plazo no mayor a 3 días al titular del nombre de dominio para acreditar la transferencia del nombre de dominio [...] De lo contrario, se dicte la resolución por parte del panelista designado [...]”. Al respecto, cabe señalar que el artículo 1.e. de la Política es claro al disponer que “El titular no podrá transferir la titularidad del nombre de dominio durante un procedimiento de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) pendiente, iniciado de conformidad con esta política; NIC México se reserva el derecho de cancelar cualquier transferencia de titularidad de un nombre de dominio que infrinja lo establecido en el presente apartado”. Por tanto, resulta improcedente el plazo solicitado por el Promovente.
Ahora bien, varias decisiones bajo la Política han concurrido en considerar que el experto está facultado para ordenar la transferencia del nombre de dominio en cuestión cuando el titular haya consentido en dicha transmisión y sin necesidad de analizar si se cumplen los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la Política2 . Dicho análisis, en su caso, será a discreción del experto tomando en consideración las circunstancias de cada caso3 .
La pretensión del Promovente es que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. El Titular expresó su acuerdo con dicha transferencia, esto es, accedió a la pretensión planteada, abandonando en consecuencia toda oposición o defensa.
En este caso en particular, este Experto consideró que no era necesario analizar si el Promovente en efecto acreditaba o no todos y cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.a. de la Política, dado que el Titular expresó en varias ocasiones su deseo de satisfacer la pretensión del Promovente, i.e. que le fuese transferido el nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 14 de marzo de 2014
1 Resulta sobradamente explorado que de acuerdo a la Política y al Reglamento la carga de la prueba recae en el promovente, y que la falta de contestación formal a la solicitud no se traduce per se en una resolución favorable para el promovente. Hay numerosos casos en que, no obstante la falta de respuesta del titular, la solicitud del promovente es desechada.
2 Véase, por ejemplo, Universidad Autónoma de Nuevo León v. Richard Dib Redondo,Caso OMPI No. DMX2010-0006 y World Wrestling Entertainment, Inc. c. Magdolna Budai,Caso OMPI No. DMX2013-0004.
3 Véase John Bowers QC v. Tom Keogan,Caso OMPI No. D2008-1720 y Sanofi-aventis v. Standard Tactics LLC,Caso OMPI No. D2007-1909. Dado que la Política se inspira en la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en materia de Nombres de Dominio (“UDRP”), el Experto cita estas decisiones.
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