El Promovente es Cartier International A.G. con domicilio en Steinhausen, Suiza, representado por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.
El Titular es Jesús Navarro Saracibar con domicilio en el Distrito Federal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de enero de 2014 por correo electrónico y el 21 de enero de 2014 por correo urgente, tanto en inglés como en español. El 14 de enero de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de enero de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 27 de enero de 2014, el Centro informó al Promovente de que la Solicitud era administrativamente deficiente, y en esa misma fecha el Centro recibió vía correo electrónico una comunicación del Titular. El Centro acusó recibo de dicha comunicación del Titular el 29 de enero de 2014, a la vez que le informó que se le notificaría formalmente la Solicitud y que contaría con un plazo de 20 días naturales para presentar al Centro su Escrito de Contestación. El 30 de enero de 2014 el Promovente presentó una modificación a la Solicitud.
El Centro verificó que la Solicitud, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de febrero de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de febrero de 2014. El Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud. El 26 de febrero de 2014 el Centro recibió vía correo electrónico una comunicación del Titular, y ese mismo día el Centro informó a las partes de la posibilidad de suspender el procedimiento a solicitud del Promovente para llegar a un acuerdo entre ellas. El mismo 26 de febrero de 2014 el Centro recibió una comunicación por correo electrónico de un tercero (Cartier México). El 27 de febrero de 2014 el Centro recibió otra comunicación por correo electrónico del Titular. Dado que el Centro no recibió del Promovente comentario alguno con respecto a la suspensión del procedimiento, el 5 de marzo de 2014 el Centro informó a las partes del comienzo del proceso del nombramiento del Experto. Ese mismo día el Centro recibió otra comunicación por correo electrónico del Titular.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 10 de marzo de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 20 de marzo de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca CARTIER, la cual tiene registrada ante (i) el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 52981, concedido en febrero de 1947, (ii) la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el registro No. 307293 en clases 2, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 28 y 34, concedido en enero de 1966, y (iii) la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América bajo el registro No. 4178047 en clase 14, concedido en julio de 2012.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 14 de febrero del 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
El Promovente manifestó que la Solicitud se presentaba en idiomas inglés y español y que prefería que este procedimiento fuese en inglés, pero que estaba preparado para proceder en español de conformidad con lo que este Experto decida.
El Promovente es una joyería de lujo mundialmente famosa, así como un fabricante de relojes destacado que se fundó en 1847. El Promovente comercializa una amplia gama de relojes, joyería, productos de piel, anteojos y otros accesorios.
El Promovente opera alrededor de 300 boutiques en 125 países a lo largo de seis continentes a nivel mundial, incluido México. En adición a sus boutiques de marca, el canal de distribución del Promovente incluye a “Neiman Marcus”, “Saks Fifth Avenue” y “Harrods”. El Promovente comercializa y anuncia sus servicios alrededor del mundo y actualmente envía productos a 170 países diferentes, incluyendo México. El Promovente se anuncia en la industria así como con el público en general en una diversidad de medios, incluyendo revistas y publicidad en línea. En México, el Promovente ha invertido en publicidad en una gran cantidad de publicaciones prominentes impresas y en línea. El Promovente a través de “” opera su sitio web ofreciendo una tienda en línea, así como la información correspondiente a sus actividades alrededor del mundo.
El Promovente enfatiza que la marca CARTIER ha estado en el mercado desde hace mucho tiempo. Debido al extenso uso y registro de la marca CARTIER en todo el mundo, el Promovente asegura que CARTIER se puede considerar muy conocida y/o famosa de conformidad con las leyes de México, Suiza y Estados Unidos de América. El Promovente está seguro de que CARTIER debe ostentar el estatus de marca notoria y, por lo tanto, disfrutar de la protección liberal de conformidad con el Convenio de París.
El Promovente manifiesta que algunos hechos concretos que evidencian la fama de CARTIER, entre otros, es que “Interbrand” ubica a CARTIER en el número 60 entre las 100 mejores marcas mundiales y está ubicada dentro de las 5 mejores marcas de lujo, en tanto que “Ranking The Brands” ubica a CARTIER como la segunda marca suiza de relojes más valiosa y está en el número 55 de las calificaciones de Digital IQ en lo que respecta a la especialidad minorista.
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca CARTIER ya que incluye de manera total la marca CARTIER y simplemente incorpora el sufijo funcional “.mx” que no es parte de una marca.
El Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Titular no tiene ninguna relación con la marca CARTIER ni cualquiera de las variaciones de la misma, y nunca ha usado ninguna marca de producto o de servicio similar al nombre de dominio en disputa a través del cual se haya hecho conocido, que no sea el uso infractor descrito en la Solicitud. El Promovente no ha otorgado al Titular ninguna licencia, permiso o autorización por medio del cual pudiera poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa.
El Titular nunca ha operado ningún negocio de buena fe o legítimo bajo el nombre de dominio en disputa, y no está haciendo un uso no comercial protegido o justo dentro del nombre de dominio en disputa. El Titular está usando el nombre de dominio en disputa como un sitio web de pago por clic con enlaces a sitios web que ofrecen productos a la venta que compiten directamente con el Promovente y/o que pueden ser imitaciones de piratería de los propios productos del Promovente (anexa el Promovente una impresión del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa). Dicho uso no constituye un uso de negocio legítimo ni de buena fe.
El Titular no podía haber tenido ningún derecho o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, debido a que es un ciberocupa profesional que registra nombres de dominios aprovechándose de marcas notoriamente conocidas y famosas (cita Frutas Concentradas, S.A.P.I. de C.V. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0009 y Red Bull GmbH v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006).
El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el conocimiento real o constructivo (sic) de los derechos del Promovente sobre la marca CARTIER, en virtud de que los registros de marca del Promovente son previos en las oficinas de marcas de México, donde se encuentra el Titular; los Estados Unidos de América, a donde el Titular del sitio web está dirigido (sic); y en Suiza, donde se encuentra el Promovente. El registro de un nombre de dominio similar en grado de confusión, a pesar de tal conocimiento, manifiesta un registro de mala fe dentro del ámbito de la Política.
El nombre de dominio en disputa se ha utilizado para publicar un sitio web que incluye publicidad de sitios web que ofrecen en venta productos de los competidores del Promovente y/o imitaciones piratas de los propios productos del Promovente, o para dirigir a los visitantes a bienes y servicios de la competencia. Tales actividades son ejemplo explícito de un registro de mala fe y del uso que se manifiesta en la Política, artículo 4(b)(iv).
El nombre de dominio en disputa lleva directamente a un sitio web que ofrece enlaces de publicidad para los productos de la competencia, como los que se ofrecen bajo la marca del Promovente. Estas actividades son perjudiciales para los negocios del Promovente y, por tanto, son prueba concluyente de que el Titular ha registrado y está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
No hay ninguna razón para que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa, sino para aprovecharse de la reputación y el buen nombre de la marca CARTIER del Promovente. Como tal, la naturaleza del propio nombre de dominio en disputa es prueba de su registro y uso de mala fe.
Incluso si el Titular afirmase que no estaba al tanto de la marca CARTIER del Promovente, el Titular debió haber hecho una búsqueda de marcas preliminar, y habría encontrado varios registros de marca del Promovente para la marca CARTIER, así como para los sitios web asociados a la misma, así como numerosas referencias adicionales en el comercio, en Internet y en publicaciones que acreditan la utilización por parte del Promovente de su marca en relación con sus productos y sus servicios.
El Titular tiene un patrón de registro de nombres de dominio de mala fe. Tal patrón de registro es prueba adicional del registro y uso de mala fe por parte del Titular en este procedimiento.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
Aunque haya enviado una serie de comunicaciones al Centro, el Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el Reglamento. 6. Debate y conclusiones
El Promovente manifestó que prefería que el idioma del procedimiento fuese el inglés, pero que estaba preparado para proceder en español. El artículo 13.A del Reglamento establece que el idioma del procedimiento será el español, salvo que las partes decidan lo contrario. El Promovente manifestó meramente su preferencia, sin exponer circunstancia alguna en particular que la justifique. Dado lo anterior, este Experto resolvió que el idioma del procedimiento fuese el español.
Este Experto debe considerar la admisibilidad de las comunicaciones que por correo electrónico el Titular envió al Centro (véase Sección 3, supra). Lo anterior, dado que dichas comunicaciones no cumplen con los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento, además de que la mayoría de ellas fueron presentadas fuera del plazo establecido en el artículo 5.A del Reglamento.
El Centro notificó al Titular la Solicitud e inicio del procedimiento y, de forma expresa, en el escrito de notificación le hizo saber “[...] En un plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de inicio del procedimiento (ver Artículo 5.A del Reglamento), usted deberá enviar al promovente y al Centro un escrito de contestación conforme a los requisitos descritos en el Artículo 5 del Reglamento y en el Reglamento Adicional [...] Si usted no envía el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le considerará como no personado en el procedimiento [...]”.
Los artículos 5.E y 16.A del Reglamento establecen que si el titular no presenta un escrito de contestación de conformidad con el Reglamento, sin que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud. De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de circunstancia excepcional alguna. Este Experto considera que el Titular tuvo una oportunidad justa para exponer su caso conforme a las normas del procedimiento y que eligió no hacerlo, por lo que en base a los artículos 14 y 16.A del Reglamento, este Experto desestima las comunicaciones que por correo electrónico el Titular envió al Centro.1 De cualquier manera, de haber considerado esas comunicaciones del Titular, eso no habría cambiado el sentido de la presente Decisión.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a algunas decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Si bien es cierto que la falta de contestación formal a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465). A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca CARTIER, la cual tiene registrada en México, entre otras jurisdicciones.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial “.mx”, por lo general, no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006‑0006).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente.
Por consiguiente, el Promovente acreditó el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. El Promovente asevera que el Titular no tiene relación alguna con la marca CARTIER, y que el Promovente no ha otorgado al Titular licencia o autorización algunas para poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa.
El Promovente cita dos casos cuya resolución fue adversa para el Titular por haber registrado y usado nombres de dominio que afectaban derechos marcarios de terceros, y asevera que se trata de un ciberocupa profesional.
Ha quedado acreditado que la marca CARTIER del Promovente se encuentra registrada en México, y que tal registro se remonta a muchos años antes que la creación del nombre de dominio en disputa, además de que la marca del Promovente es ampliamente conocida a nivel internacional y que sus productos se comercializan en diversos puntos de venta en México y otros países.
El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en el que se muestran, entre otros, enlaces publicitarios patrocinados para joyería, relojes Cartier y de otra marca, réplica de relojes, etc., alegando que ello no constituye un uso legítimo ni de buena fe.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.2 En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe. El Promovente alega que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Promovente asevera que el Titular tenía conocimiento de la marca del Promovente al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. El conocimiento previo de la marca del Promovente no fue refutado por el Titular.
Ha quedado acreditado que CARTIER es una marca registrada por el Promovente y que su registro en México se remonta a 1947, así como su prolongado uso y reconocimiento a nivel internacional.4
También ha quedado acreditado que la página web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa mostraba enlaces patrocinados que publicitan joyería, relojes “Cartier” y de otra marca, réplica de relojes, etc. Dicho contenido permite presumir que el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo.
Considerando en su conjunto lo planteado por el Promovente y las constancias que obran en el expediente, resulta claro que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca CARTIER del Promovente y los productos a los que se aplica al momento de obtener el nombre de dominio en disputa y publicitar en el sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa el mismo tipo de productos a los ofrecidos por el Promovente, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.5
Por lo anterior este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 27 de marzo de 2014. 6
1 No es este el primer caso en que se presenta una situación similar, véase Red Bull Gmbh c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO, A.C.) v. Escuela de Computación Occidente TCP,Caso OMPI No. DMX2012-0011, y General Mills, Inc., c. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2012-0013.
2 Véase Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez,Caso OMPI No. DMX2010-0002: “en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal”.
3 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Al respecto, véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition) disponible en “/amc/en/domains/search/overview2.0/”.
4 En Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Caso OMPI No. D2000-0163, el Grupo de Expertos estableció que el nombre dominio “is so obviously connected with such a well-known product that its very use by someone with no connection with the product suggests opportunistic bad faith”.
5 Circunstancias similares al presente caso en Cartier International A.G. c. HMC,Caso OMPI No. DMX2014-0003, HID Global Corporation v. Javier Ramiro Ramírez Romero,Caso OMPI No. DMX2013‑0008, en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. v. David Hernández Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0030 y en Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2009‑0012.
6 P.D. El 27 de marzo de 2014, fecha de esta Decisión, el Centro recibió por correo electrónico un escrito suplementario del Promovente y una comunicación del Titular. En relación a los mismos, este Experto resolvió no tenerlos en consideración debido a su presentación en extremo tardía y a que esta Decisión ya había sido preparada.
Full & Egal Universal Law Academy