La Promovente es Sonae SGPS, S.A., con domicilio en Maia, Portugal, representada por J. Pereira da Cruz, S.A., Portugal.
La Titular es Sonae Ingeniería S.A. de C.V., con domicilio en Tijuana, Baja California, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registro
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es Akky. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de mayo de 2014. El 9 de mayo de 2014, el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de junio de 2014. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 24 de junio de 2014.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos que exhibió adjunto a la misma, los cuales no fueron cuestionados por la Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
El grupo portugués SONAE fue fundado en el año de 1959, teniendo su origen en el primer nombre de la empresa, Sociedade Nacional de Estratificados, SARL., quien creció como una pequeña y mediana empresa en el sector de productos derivados de la madera, que posteriormente adquirió una cadena de supermercados, lanzando el primer hipermercado en Portugal.
Durante el año 2007, se constituyó una nueva empresa formando parte del grupo SONAE, denominada SONAE CAPITAL, que fue cotizada inmediatamente en la bolsa portuguesa.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marcas SONAE:
a) Registro de marca Portuguesa No. 306,788 SONAE, solicitada el 26 de enero de 1995 y concedida el 3 de enero de 1996 para amparar productos de la clase 16 internacional.
b) Registro de marca Portuguesa No. 306,789 SONAE, solicitada el 26 de enero de 1995 y concedida el 3 de enero de 1996 para amparar servicios de la clase 35 internacional.
c) Registro de marca Portuguesa No. 348,193 SONAE, solicitada el 11 de julio de 2000 y concedida el 12 de febrero de 2003 para amparar productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39 y 41 internacional.
d) Registro de marca portuguesa 384,084 SONAESIERRA, solicitada el 25 de agosto de 2004 y concedida el 11 de agosto de 2005 para amparar servicios de las clases 35, 36, 37, 41, 43 y 45 internacional.
e) Marca comunitaria No. 1.810.795 SONAE, solicitada el 14 de agosto de 2000 y concedida el 23 de junio de 2005 para amparar productos y servicios de las clases 1, 2 , 3 , 4 ,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41 internacional. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
1. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que cuenta con derechos.
2. La titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa reproduce la marca SONAE sobre la cual la Promovente tiene derechos de exclusividad. Asimismo, la marca SONAE se encuentra fuertemente implantada no solamente en territorio portugués sino que goza de renombre a nivel internacional, además de confundirse con las marcas registradas previamente mencionadas.
3. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
La Promovente establece que es de conocimiento público y notorio que la marca SONAE goza de exclusividad en el sector comercial, no sólo en Portugal sino entre los consumidores en general, afirmando que dicha marca ha alcanzado el carácter de notoriedad y que por tanto, no sería razonable concluir que la Titular del nombre de dominio en disputa pudiera desconocer dicha marca o su notoriedad.
Que por consiguiente, si en el futuro la Titular hiciera uso del nombre de dominio en disputa se beneficiaría de la notoriedad de la marca SONAE, por lo que se hace evidente la mala fe. B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo previsto por el artículo 19 del Reglamento, el experto resolverá la solicitud de conformidad con la política aplicable, el Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Alega la Promovente que el nombre de dominio en disputa ., registrado por la Titular es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión con respecto de las marcas sobre las cuales la Promovente alega tener derechos legítimos.
Al respecto, resulta incuestionable la identidad entre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, al existir una coincidencia entre las mismas, y en consecuencia, una identidad fonética, visual e ideológica, toda vez que, (con excepción de la marca SONASIERRA), tanto las marcas de la Promovente como el nombre de dominio en disputa están compuestos únicamente por el término “sonae” y el hecho de que el nombre de dominio en disputa esté acompañado del dominio correspondiente al código de México (“.mx”) es una circunstancia que resulta solamente indicativa del país y no constituye de ninguna manera un elemento diferenciador que desvirtúe de manera alguna la identidad del nombre de dominio en disputa.
Por tanto, el Experto entiende que se cumple el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a los derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa que pudiera corresponderle a la Titular, el Experto observa que:
1) La Titular no dio Contestación a la Solicitud ni presentó argumentación alguna en su defensa, porque con apoyo a la Política y al Reglamento, este Experto habiendo evaluado la documentación aportada por la Promovente, da por aceptados sus hechos documentados y narrados en la Solicitud.
2) El Experto, de los documentos y pruebas aportados al expediente del presente caso, no ha encontrado evidencia que muestre que la Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es o ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa.
3) De la misma forma, no le consta al Experto, de las evidencias aportadas al expediente, que el nombre de dominio en disputa haya sido usado en forma alguna.
4) Respecto de la Promovente, sobre el reclamo del nombre de dominio en disputa, el Experto observa que si bien la Promovente no cuenta con registros de marca en México, sí cuenta con diversos registros de marca, todos ellos bajo la denominación “sonae”, según lo acredita con las impresiones de página del sistema del Instituto Nacional da Propiedade Industrial de Portugal, así como el certificado de registro de marca comunitaria No. 001810795
Por tanto, a juicio del Experto, se cumple el segundo requisito de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De las constancias del expediente se desprende que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe puesto que se presume que la Titular tenía conocimiento de la existencia de las marcas SONAE de la Reclamante, toda vez que conforme a los registros de marca presentados, particularmente los registros No. 306.788 y No. 306789 se desprende que los mismos fueron solicitados el 26 de enero de 1995 y que la marca SONAE cuenta con una antigüedad de al menos 19 años, adicional a lo afirmado por la Promovente y no refutado por la Titular sobre la fecha de fundación del grupo SONAE establecido en 1959, o de su participación en la bolsa portuguesa en el 2007, por lo que se desprende que la Titular ha tratado de aprovecharse de alguna manera del conocimiento, antigüedad y buen nombre que la marca SONAE pudiera haber adquirido por virtud del uso que la Promovente ha dado a la misma, insistiéndose en que la Titular no argumentó sobre dichos hechos al no haber presentado Contestación a la Solicitud.
En virtud de lo anterior, el Experto considera que se cumple el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 21 de Julio de 2014
Full & Egal Universal Law Academy