La Promovente es Schneider Electric S.A. con domicilio en Rueil-Malmaison, Francia, representada por Nameshield, Francia.
El Titular es Robert Vaughn con domicilio en Conifer, Colorado, Estados Unidos de América, representada por Judd Golden Attorney at Law, LLC, Estados Unidos de América. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de mayo de 2014. El 21 de mayo de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico, y el 4 de junio de 2014, por correo postal, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 22 de mayo de 2014 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto-
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de junio de 2014. La Contestación fue presentada en fecha 25 de junio de 2014.
En fecha 3 de julio de 2014 el Centro recibió una comunicación por parte del Titular, la cual fue tratada como Documentación Adicional.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Experto el día 3 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La representante del Titular presentó su contestación y otros documentos en español y en inglés. Algunas de las comunicaciones del Titular al Centro se enviaron en inglés. Debido a que el idioma del acuerdo de registro es el español, de conformidad con el Párrafo 13 del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español. Sin embargo, el Experto ha tomado en cuenta las comunicaciones enviadas por el Titular al Centro en inglés, y los documentos presentados en inglés.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 13 de julio de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa que forma parte de un grupo industrial francés dedicado a la gestión de energía y automatización.
La Promovente es titular de las siguientes marcas, entre otras: Registro Marca País Clase Fecha de Solicitud
2424546
SCHNEIDER ELECTRIC
Estados Unidos de América
9, 11, 37, 39, 42.
23 de Marzo del 2009
1230720
CLUB DE ELECTRICISTAS SQUARE D
México
41.
19 de Agosto del 2010
715395
SCHNEIDER ELECTRIC
Albania, Armenia, Austria, Azerbayán, Bahrein, Bulgaria, China, Cuba, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Kenia, Noruega, Rumania, Rusia, Ucrania, etc.
6, 9, 11, 36, 37, 39, 42.
15 de Marzo de 1999
363691
MERLIN GERIN
Austria, Benelux, Chipre, Hungría, Italia, Liechtenstein, Portugal, Rumania, etc.
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 42.
21 de Noviembre del 1969
382837
TELEMECANIQUE
Austria, Benelux, Chipre, China, Costa Rica, Egipto, Italia, Liechtenstein, Portugal, Rumania, San Marino, Yugoslavia etc.
7, 9, 11,
19 de Noviembre de 1971
La Promovente es propietaria de los siguientes nombres de dominio:
registrado el 08 de junio de 2004;
registrado el 09 de julio de 2004;
registrado el 19 de noviembre de 2001;
registrado el 03 de octubre de 1997;
registrado el 08 de marzo de 2000;
registrado el 08 de marzo de 2000;
registrado el 19 de noviembre de 2001;
registrado el 04 de abril de 1996;
registrado el 10 de abril de 2002;
registrado el 08 de marzo de 2000.
Los nombres de dominio en disputa , , y fueron registrados el 16 de septiembre de 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente:
- Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
Que los nombres de dominio en disputa son, respectivamente, idénticos a sus marcas SCHNEIDER ELECTRIC, TELEMECANIQUE y MERLIN GERIN. Asimismo señala que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca CLUB DE ELECTRICISTAS SQUARE D.
Indica que la adición del dominio de nivel superior de código de país (ccTDL) “.mx” no es suficiente para evitar la identidad.
- Derechos o intereses legítimos
Que el Titular de los nombres de dominio en disputa “Robert Vaughn” no es conocido por las denominaciones SCHNEIDER ELECTRIC, TELEMECANIQUE, MERLIN GERIN o SQUARE D, que se encuentran contenidas en los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular es también el dueño del dominio , y que en la página web a la que éste resuelve se comercializan productos de la Promovente así como de sus competidores.
Que el Titular no cuenta con autorización alguna para utilizar las marcas de la Promovente.
Que no puede constituir un uso legítimo del dominio en disputa, el hecho de utilizar tal nombre de dominio para dirigir a los usuarios de Internet a la página web “www.”, en donde el Titular comercializa productos tanto de la Promovente como de sus competidores.
- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que los nombres de dominio en disputa contienen las marcas registradas de la Promovente, lo cual permite concluir que el Titular registró los nombres de dominio con la finalidad de impedir a la Promovente el reflejar sus marcas en los nombres de dominio en disputa.
Que los nombres de dominio se utilizan, aprovechándose de la confusión generada por las marcas de la Promovente, para redirigir a los usuarios de Internet a la página web del Titular, a la que resuelve el dominio , dentro de la cual se comercializan productos del Promovente y de sus competidores y por lo cual los nombres de dominio están siendo utilizados con fines de lucro comercial, haciendo creer que existe patrocinio, afiliación o aprobación de la Promovente, en relación con la página web del Titular. B. Titular
El Titular señala lo siguiente:
Que ha tomado las acciones necesarias ante el Registrador para suspender el uso de los nombres de dominio en disputa. Mediante correo de 3 de julio de 2014, el Titular exhibió las pruebas de esta suspensión manifestando que envió copia de las mismas a la Promovente.
Atendiendo a lo anterior, el Titular solicita que el Experto no emita el fallo correspondiente en este momento y que se suspenda el presente procedimiento reservando el derecho de la Promovente para poder reabrir este caso cuando el Titular elimine la suspensión de los nombres de dominio en disputa y comience a utilizarlos de nueva cuenta.
Que el negocio del Titular se denomina Widespread Electrical Sales, LLC, una empresa que se dedica a revender cortacircuitos, controles de motor, cables industriales, interruptores de fusibles re empaquetados, o usados, en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.
Que planea expandir su negocio a México y que por lo mismo registró los nombres de dominio en disputa, los cuales sólo han sido registrados en México.
Que hasta antes de ser suspendidos, los nombres de dominio en disputa, redirigían al sitio web “www.” propiedad del Titular, el cual contenía una leyenda dentro de cada una de sus páginas indicando en la parte relevante “Widespread Electrical Sales es un proveedor de las marcas que ofrece. Todos los nombres comerciales, marcas y logotipos son propiedad de los fabricantes y son utilizados dentro de este sitio para propósitos informativos únicamente. Widespread Electrical Sales no es un distribuidor autorizado de las marcas que se comercializan en el sitio, con excepción de BRAH Electric”
Que una vez que el Titular establezca sus comercios en México, es su intención el volver a utilizar estos nombres de dominio y establecer sitios distintos para cada uno de los fabricantes de los productos que el
Titular revende, siendo que una leyenda como la transcrita en el párrafo anterior será expuesta en dichas páginas.
Que el Titular acuerda apegarse a los estándares de uso de buena fe establecidos en decisiones anteriores (y cita DaimlerChrysler A.G. c. Donald Drummonds,Caso OMPI No. D2001-0160; y Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG c. Del Fabbro Laurent,Caso OMPI No. D2004-0481) emitidas por diversos Grupos de Expertos comprometiéndose a: ofrecer las marcas en cuestión, y a no dirigir los dominios en disputa a un sitio general con potencial para atraer consumidores y después redirigirlos a marcas que compitan directamente con los productos de la Promovente, pues en su lugar establecerá nombres de dominio separados para cada una de las marcas que revende en donde divulgará la ausencia de relación entre el Promovente y el Titular, y los nombres de dominio sólo serán registrados por referencia. 6. Debate y conclusiones
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Antes de entrar al estudio de este caso, se hace notar que los argumentos esgrimidos por la Titular relativos a que se suspenda el presente procedimiento debido a la inactividad de los nombres de dominio en disputa provocada por el Titular a raíz del inicio de este procedimiento, constituyen una solicitud que no está contemplada en la Política, y por lo tanto no es posible suspender el procedimiento como resultado de dicha inactividad.
Lo que resulta procedente es determinar si se cumplen los tres puntos de la Política, para lo cual este Experto procede a analizar cada uno de ellos: A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa , , son semejantes en grado de confusión a las marcas registradas SCHNEIDER ELECTRIC, TELEMECANIQUE y MERLIN GERIN propiedad de la Promovente, toda vez que dichos nombres de dominio comprenden en su totalidad a las marcas citadas. La adición del guión en , o la eliminación del espacio en no le confieren un carácter distintivo a dichos dominios.
Por otra parte el nombre de dominio en disputa , es similar al grado de generar confusión a la marca registrada CLUB DE ELECTRICISTAS SQUARE D, propiedad de la Promovente, toda vez que dicho nombre de dominio reproduce el término “square D” que es la parte distintiva de la marca de la Promovente, siendo que el término “club de electricistas” constituye una parte más genérica de la marca.
Asimismo, dicho nombre de dominio es semejante en grado de confusión a las diversas marcas SQUARE D que se encuentran registradas a nombre de SQUARE D COMPANY (una sociedad de Michigan), que es una empresa perteneciente al mismo grupo de sociedades de la Promovente. La Promovente no ofreció estas marcas como prueba, pero una investigación del Experto ha revelado algunos registros de la marca SQUARE D en Estados Unidos de América, lugar donde el Titular ha declarado tener su domicilio. Algunas de estas marcas son: Registro No. 1595070 para SQUARE D y Registro No. 0279120 para SQUARE D (Diseño).
La adición del ccTLD “.mx” es irrelevante en el análisis de semejanza en grado de confusión (Ver Chernow Communications, Inc. c. Jonathan D. Kimball,Caso OMPI No. D2000-0119) pues carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa de los registros de marca de la Promovente.
Por lo tanto, al ser los nombres de dominio en disputa , y semejantes en grado de confusión a las marcas registradas de la Promovente, a criterio de este Experto, el primer elemento del artículo 1.a. de la Política ha sido demostrado por la Promovente. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c. de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Titular ha aceptado que los nombres de dominio en disputa estaban direccionados al dominio propiedad del Titular, y la correspondiente página web a la que éste resolvía. En esa página se comercializan diversos tipos de productos, incluyendo los de la Promovente y de sus competidores.
En casos como el presente, para determinar si el uso de los nombres de dominio en disputa es de buena fe, decisiones anteriores de Grupos de Expertos han fijado criterios que resultan aplicables a este asunto (ver Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903; Experian Information Solutions, Inc. c. Credit Research, Inc. Caso OMPI No. D2002-0095;Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc., Societe des Hotels Meridien, Westin Hotel Management L.P. c. Media Insight a/k/a Media Insights Caso OMPI No. D2010-0211):
- Para tener un uso legítimo, el Titular debe ofrecer los bienes de que se trate, pero ofrecer únicamente las marcas de la Promovente, para así evitar que se atraiga la atención de usuarios de las marcas de la Promovente y redirigirlos a sitios donde se comercialicen marcas de los Competidores del mismo. (ver Nikon, Inc. c. Technilab,Caso OMPI No. D2000-1774).
- El Titular debe divulgar de manera exacta y precisa la relación del Titular con el dueño de las marcas comprendidas en el nombre de dominio en cuestión.
- El Titular debe evitar acaparar el mercado respecto de nombres de domino para no privarle a la Promovente la posibilidad de reflejar sus marcas en respectivos nombres de dominio (ver Magnum Piering, Inc. c. Mudjackers,Caso OMPI No. D2000-1525).
La Promovente señaló que la Titular no cuenta con autorización alguna para utilizar sus marcas y que los nombres de dominio en disputa redirigían al dominio del Titular, y la página web a la que éste resuelve. En esa página se comercializan productos no solamente de la Promovente, sino de sus competidores. Por tanto, a criterio de este Experto, este factor opera en contra del Titular.
La Promovente presentó evidencia relacionada con la página web a la que resuelve . El Titular expresó que las páginas de los nombres de dominio en disputa sí dirigían al sitio al que resuelve , pero que sin embargo dentro de dicha página existía un “disclaimer” advirtiendo claramente que la empresa de la Titular era une mera proveedora de productos entre lo de las marcas que comercializaba y que por lo mismo se advertía en dicha leyenda que el Titular no era un distribuidor autorizado de las marcas de la Promovente. El Titular no presentó evidencia del “disclaimer” o advertencia desplegado en la página web. Sin embargo, la impresión de la página presentada por la Promovente sí contiene en la parte inferior un hipervínculo que dice “Disclaimer”. El experto visitó la página e inspeccionó el hipervínculo y el sitio. La advertencia sí dice que el Titular no es un distribuidor autorizado, pero dicha advertencia no se encuentra desplegada en la página de inicio, sino que hay que buscarla haciendo click en el hipervínculo que dice “Disclaimer”, o bien en los hipervínculos que dicen “Schneider Electric, “Merlin Gerin” o “SQUARE D”. En cada una de estas secciones se contiene una advertencia diciendo que el Titular no es un distribuidor autorizado de la Promovente. En opinión de este Experto, este factor opera ligeramente a favor del Titular, aunque la advertencia no se encuentra claramente desplegada en la página de inicio y ello podría generar una confusión inicial entre los usuarios de Internet.
Debido a que el Titular registró , , y (y que vinculó los cuatro nombres de dominio al sitio al que resuelve ), el Experto considera que el Titular sí ha acaparado los dominios en el espacio “.mx”, y que dichos registros le impiden a la Promovente reflejar sus marcas en ese ccTLD, bajo los dominios que normalmente intentaría registrar y usar dicha Promovente. En opinión de este Experto, este factor opera en contra del Titular.
No debemos pasar por alto que en Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 el Titular sí era un distribuidor autorizado, mientras que el Titular en este caso no lo es.
En virtud de lo anterior, la conclusión es que habiendo aplicado los factores Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 a este caso, la conducta del Titular no puede considerarse como constitutiva de derechos legítimos. La realidad es que la página del Titular ofrece productos de la Promovente, pero también de su competencia y eso puede ocasionar confusión entre el público usuario.
La pregunta es si la Política permite a un comerciante que no es un distribuidor autorizado y que no cuenta con una licencia de uso de marca registrar y quedarse cuatro nombres de dominio que incorporan en su totalidad las marcas de la Promovente. La respuesta a criterio de este Experto es negativa, puesto que el permitir esa conducta establece un riesgo de asociación y le daría una apariencia de afiliación o patrocinio a un solo comerciante, en perjuicio de los otros comerciantes que venden esta mercancía, y de la titular de las marcas. Nada impide que el Titular venda productos de la Promovente, utilizando las marcas de la Promovente en los productos que éstas protegen, pero ello debería hacerse con el nombre de dominio que refleje la marca del Titular, y no con nombres de dominio que incorporen las marcas de la Promovente.
La evidencia ofrecida por las partes así como los argumentos planteados, permiten concluir que el Titular no es conocido comúnmente como , , ni .
El Titular argumenta que cumplirá con los principios enunciados en precedentes emitidos conforme a la Política (y cita DaimlerChrysler A.G. c. Donald Drummonds,Caso OMPI No. D2001-0460; y Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent,Caso OMPI No. D2004-0481), y parafraseando los factores Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903, dice que ofrecerá las marcas relevantes (SCHNEIDER ELECTRIC, TELEMECANIQUE, MERLIN GERIN y SQUARE D), en un esquema en donde establezca sitios separados para cada fabricante de las marcas que el Titular revente, y que por tanto no redirigirá los dominios a un sitio general con potencial de “bait and switch”, que alertará al público sobre la ausencia de una relación comercial entre el Titular y la Promovente, y que registrará estos dominios solamente como referencia. La realidad es que estos propósitos del Titular no se han materializado en la realidad, y la evidencia contenida en el expediente demuestra que dicho Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los dominios controvertidos, y que los factores Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 operan en su contra.
Por tanto, el segundo elemento del artículo1.c. de la Política ha sido demostrado por la Promovente. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo1.b. de la Política, circunstancias que constituyen prueba suficiente para determinar el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio son las siguientes, sin que dicha lista sea limitativa:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
El Titular comercializa productos de la Promovente y de sus competidores en la página a la que resuelve el dominio , a la cual, de acuerdo con las afirmaciones de la Promovente, confirmadas por el Titular, eran redirigidos los usuarios que ingresaban a los nombres de dominio en disputa. Por tanto, los nombres de dominio controvertidos se han utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web. Esta conducta cae dentro del supuesto del Párrafo 1.b.iv) de la Política, y constituye mala fe (ver Alpine Entertainment Group, Inc. c. Walter Alvarez,Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; Asian World of Martial Arts Inc. c. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1415; y Owens Corning c. NA,Caso OMPI No. D2007-1143). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , , y sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 21 de julio de 2014
Full & Egal Universal Law Academy