El Promovente es Industria 3, S.A. de C.V., con domicilio en Distrito Federal, México.
El Titular es Enrique Quiroz Juárez con domicilio en Distrito Federal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México a través de su división Akky. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de julio de 2014 por correo electrónico. El 4 de julio de 2014 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de julio de 2014, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 28 de julio de 2014 y el 31 de julio de 2014 por correo urgente.
El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de agosto de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de agosto de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de agosto de 2014.
El 25 de agosto de 2014 el Centro recibió vía correo electrónico una comunicación informal por parte del Titular. Teniendo en cuenta dicha comunicación del Titular, el 26 de agosto de 2014 el Centro informó a las partes de la posibilidad de suspensión del procedimiento para negociar una posible resolución amistosa. El 29 de agosto de 2014 el Promovente informó al Centro de su voluntad de continuar con el procedimiento.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 3 de septiembre 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento, el 8 de septiembre de 2014 este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitaba (i) al Promovente a presentar, a más tardar el día 10 de septiembre de 2014 las pruebas documentales que considerase convenientes para sustentar su alegato de que el Titular había sido su empleado, y (ii) al Titular a presentar, a más tardar el día 12 de septiembre de 2014, las manifestaciones que considerase convenientes en relación solamente con la presentación que, en su caso, hiciera el Promovente en respuesta a dicha Orden. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento el 9 de septiembre de 2014. El Centro no recibió respuesta del Titular.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 13 de septiembre de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para MÉXICO EN TUS SENTIDOS: registro No. 1148849 en clase 25, registro No. 1148850 en clase 35 y registro No. 1148851 en clase 41, todos ellos con fecha de registro 16 de marzo de 2010.
El Promovente asimismo es titular del siguiente registro de aviso comercial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para MEXICO EN TUS SENTIDOS: registro No. 54005 en clase 41, con fecha de registro 14 de agosto de 2009.
El Promovente es titular de los nombres de dominio y creados el 25 de febrero de 2010 y el 5 de noviembre de 2013, respectivamente.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 21 de agosto de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una sociedad mexicana dedicada a la producción y post-producción de generación de contenido para los medios, que a través de 17 años de experiencia ha realizado importantes proyectos en México, Norte América, Asia y Europa, logrando ser reconocida con más de 150 premios nacionales e internacionales en los más prestigiados festivales de publicidad y turismo alrededor del mundo.
El socio fundador del Promovente, Luis Manuel Sousa Teco, mejor conocido como Willy Sousa, es un fotógrafo y director de cine nacido en México. El museo itinerante monumental “México en tus Sentidos” que muestra una exposición de fotografías y videos de Willy Sousa, fue inaugurado el 3 de marzo de 2010 en la Ciudad de México, con un total de 7.3 millones de visitantes. Esta exposición fue presentada con mucho éxito en las celebraciones del bicentenario de Argentina, así como en galerías de Los Angeles, Chicago y Nueva York, en Estados Unidos de América, en Toronto y Montreal, Canadá, así como en el pabellón mexicano en la exposición universal Shanghái 2010. En el mismo año 2010 fue publicado el libro “México en tus Sentidos”, que contiene una compilación de fotografías y textos relacionados con la campaña del mismo nombre. La campaña y video correspondientes se encuentran disponibles para acceso al público en diversos medios electrónicos, como YouTube, y además cuenta con una página en Facebook.
El Titular fue empleado del Promovente, a cargo del registro y mantenimiento de los nombres de dominio del Promovente y del desarrollo de los sitios web asociados a dichos nombres de dominio, entre los cuales se encontraba el nombre de dominio en disputa. El 20 de agosto de 2013 el Titular ya no asistió a trabajar. Algunas semanas después, al regresar de viaje, la Sra. V. Sousa llamó al Titular con el fin de conocer el motivo por el que llevaba semanas sin asistir a laborar, y éste le informó que la Directora General lo había despedido, sin comentar fecha ni motivo. Fue precisamente al día siguiente de que el Titular dejó de trabajar para el Promovente, el 21 de agosto de 2013, que el Titular registró de nueva cuenta el nombre de dominio en disputa, el cual había anteriormente omitido renovar.
El Titular presentó una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y contactó con el Promovente para intentar negociar un finiquito por cantidades que excedían las que legalmente le correspondían, considerando un reconocimiento por la cesión de varios nombres de dominio que registró en su propio nombre, pero por encargo y con recursos del Promovente. Conforme a las conversaciones de la Sra. V. Sousa con el Titular, posterior a que éste dejara de presentarse a laborar, el Titular tenía la clara intención, que no ha quedado plasmada por escrito, de negociar una liquidación laboral por encima de la que le correspondería conforme a la ley, a cambio de ceder los nombres de dominio del Promovente, es decir, utilizando los nombres de dominio, incluyendo el nombre de dominio en disputa, como herramienta de extorsión en contra del Promovente, su ex-empleador.
Cuando el Promovente se percató de que todos los nombres de dominio que habían sido encomendados al Titular habían sido registrados por éste en su propio nombre y que los servicios de hospedaje de los sitios web y de correos electrónicos asociados a los mismos se encontraban igualmente a su nombre y bajo su control, el Promovente determinó iniciar diversas acciones tendientes a su recuperación. Así, el 23 de diciembre de 2013 el Promovente inició ante Akky el correspondiente procedimiento de titularidad de los nombres de dominio , , , y del nombre de dominio en disputa.
En dicho procedimiento, Akky definió que el nombre de dominio en disputa no podía formar parte de ese procedimiento de titularidad ya que el mismo fue registrado un día después de que el Titular dejó de laborar para el Promovente y que el pago por su registro fue realizado por el Titular de manera directa y no con fondos del Promovente. El 27 de enero de 2014 Akky notificó al Promovente la resolución emitida en dicho procedimiento de titularidad, en el sentido que dichos nombres de dominio (excluido el nombre de dominio en disputa) pertenecían al Promovente y procedió al cambio de la información de Registrante y de los contactos respectivos.
La marca MÉXICO EN TUS SENTIDOS del Promovente es idéntica al nombre de dominio en disputa, el cual incorpora en su totalidad la marca del Promovente. Resultan intrascendentes la adición de los sufijos “.com” y “.mx” pues carecen de significación jurídica alguna para distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca del Promovente.
El Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en razón de que no es licenciatario autorizado por el Promovente para utilizar la marca MÉXICO EN TUS SENTIDOS ni tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre dicha denominación en México, y no podrá justificar razón legítima alguna para adoptarla.
El hecho que el Titular sea un ex-empleado del Promovente no le confiere al Titular derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio consistente en la marca de su ex empleador, es decir, el Promovente.
El Titular ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe y sin interés legítimo alguno, pues no hay evidencias de que el Titular haya utilizado el nombre de dominio en disputa antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ni de preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En determinados casos la falta de uso de un nombre de dominio puede constituir una utilización del mismo de mala fe, doctrina conocida como el “principio del uso pasivo”. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignore que éste coincide o es similar a dichas marcas.
El nombre del Titular no corresponde al nombre de dominio en disputa, no resulta en un acrónimo, ni concebimos una razón sensata que haga pensar que dicha persona sea conocida comúnmente o se ostente ante el público con las palabras “México En Tus Sentidos” que se muestran en el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe. El Titular es ex-empleado del Promovente al grado además de haber fungido como Director de Sistemas y estar a cargo del registro y mantenimiento de los nombres de dominio del Promovente. El Titular dejó vencer el registro del nombre de dominio en disputa sin informar al Promovente de su vencimiento para que el mismo pudiera ser nuevamente registrado, una vez más a su nombre, pero en esta ocasión con recursos propios del Titular y no del Promovente, al día siguiente de que el Titular dejó de laborar para el Promovente, con el fin de evadir de esa forma los procedimientos que se encuentran disponibles localmente ante el Registrador, de lo que podemos especular que el Titular estaba consciente y con toda mala fe y dolo procedió de tal forma que resultara más complejo para el Promovente recuperar los derechos respecto del nombre de dominio en disputa.
El Titular, al haber sido empleado de alto nivel del Promovente, conocía perfectamente la marca MÉXICO EN TUS SENTIDOS del Promovente y la importancia de ésta para el Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. El registro de la marca de un ex-empleador por un ex-empleado como nombre de dominio sin autorización de aquél, puede ser evidencia de mala fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
Aunque haya enviado una comunicación vía correo electrónico al Centro, el Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el Reglamento. 6. Debate y conclusiones
Este Experto debe primero considerar la admisibilidad de la comunicación informal que por correo electrónico el Titular envió al Centro (véase Sección 3, supra). Lo anterior, dado que dicha comunicación no cumple con los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento, además de que fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 5.A del Reglamento.
El Centro notificó al Titular la Solicitud e inicio del procedimiento y, de forma expresa, en el escrito de notificación le hizo saber “[...] En un plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de inicio del procedimiento (ver Artículo 5.A del Reglamento), usted deberá enviar al promovente y al Centro un escrito de contestación conforme a los requisitos descritos en el Artículo 5 del Reglamento y en el Reglamento Adicional [...] Si usted no envía el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le considerará como no personado en el procedimiento. En cualquier caso, el Centro nombrará un grupo de expertos que examinará los hechos de la controversia y resolverá la solicitud [...]”.
Los artículos 5.E y 16.A del Reglamento establecen que si el titular no presenta un escrito de contestación de conformidad con el Reglamento, sin que existan circunstancias excepcionales, el Grupo de Expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud. De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de circunstancia excepcional alguna. Este Experto considera que el Titular tuvo una oportunidad justa para exponer su caso conforme a las normas del procedimiento y que eligió no hacerlo, por lo que en base a los artículos 14 y 16.A del Reglamento, este Experto desestima la comunicación que por correo electrónico el Titular envió al Centro fuera del plazo correspondiente.1 De cualquier manera, de haber considerado esa comunicación del Titular, eso no habría cambiado el sentido de la presente Decisión.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación formal a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-04652 ). A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre el signo distintivo MÉXICO EN TUS SENTIDOS, el cual tiene registrado como marca y aviso comercial en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre un signo distintivo y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca y aviso comercial del Promovente.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca como nombre de dominio. El Promovente asevera que no ha licenciado al Titular el uso de su marca MÉXICO EN TUS SENTIDOS, que el Titular no posee registro alguno de propiedad intelectual que ampare la denominación “México en tus Sentidos”, y que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa.
El Promovente alega que no existen evidencias de que el Titular haya utilizado, o hecho preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Promovente asevera que el Titular fue su empleado, lo que acreditó con la demanda laboral presentada a nombre del Titular contra el Promovente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo que no le confiere derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el cual consiste en la marca del Promovente.3
De las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular haya establecido lo contrario.4
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe. El Promovente alega que el Titular registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que el Titular fue empleado del Promovente, que ante el Registrador el Promovente inició contra el Titular el correspondiente procedimiento por titularidad respecto a ciertos nombres de dominio, previsto en las Políticas generales de nombre de dominio “.MX” del Registrador, y que como resultado de dicho procedimiento el Promovente obtuvo la titularidad del registro de 4 nombres de dominio que aparecían a nombre del Titular.
El Promovente asevera que, en razón de haber sido su empleado, el Titular tenía conocimiento de la marca MÉXICO EN TUS SENTIDOS del Promovente al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. Lo anterior no fue refutado por el Titular.
Este Experto considera que el hecho de que un empleado o ex-empleado registre como nombre de dominio la marca de su patrón o ex-patrón, sin que existan otras circunstancias que así lo justifiquen plenamente, es suficiente para considerar que tal registro se hizo de mala fe.5
Considerando en su conjunto lo planteado por el Promovente y las constancias que obran en el expediente, resulta claro que el Titular, al haber sido empleado del Promovente, conocía la existencia de la marca MÉXICO EN TUS SENTIDOS del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por lo anterior este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 20 de septiembre de 2014
1 No es este el primer caso en que se presenta una situación similar, véase Red Bull Gmbh c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO, A.C.) v. Escuela de Computación Occidente TCP,Caso OMPI No. DMX2012-0011, y General Mills, Inc., c. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2012-0013.
2 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.
3 El Promovente se apoya, entre otros, en Savino Del Bene Inc. v. Graziano Innocenti Gennari,Caso OMPI No. D2000-1133, en el cual se estableció: “as a rule, former employees do not have a legitimate right or interest in registering in their own name their former employer's trademark as a domain name”.
4 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Al respecto, véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) disponible en “/amc/en/domains/search/overview2.0/”.
5 En Savino Del Bene Inc. v. Graziano Innocenti Gennari,Caso OMPI No. D2000-1133, se estableció: “Respondent's registration of the company name of his former employer as a domain name is an act of bad faith”. Véase también Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2010-0007.
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