El Promovente es Immunotec Inc. con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por González Calvillo, S.C., México.
El Titular es I Godoy, con domicilio en Tijuana, Baja California, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México a través de su división Akky. 3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2014. El 8 de julio de 2014 el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de julio de 2014, NIC México envió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos personales de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 4 de agosto de 2014.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2014. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de agosto de 2014. El Titular no dio contestación a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de agosto de 2014.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar, como miembro único del Grupo de Expertos el día 5 de septiembre de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en observancia a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con el artículo 13.A del Reglamento, el idioma predeterminado del procedimiento es el español.
De las constancias que integran el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 15 de septiembre de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa canadiense que produce suplementos alimenticios y los distribuye bajo el esquema multinivel de comercialización.
El Promovente tiene registrada la marca IMMUNOTEC en Canadá desde 1997, Estados Unidos de América desde 2002, entre otros países, en la clase 5 del nomenclador internacional con relación a suplementos alimenticios, preparaciones farmacéuticas y productos relacionados.
En México se concedió al Promovente el registro de la marca “Y” IMMUNOTEC (y Diseño) el 28 de abril de 2014 en las clases 29, 30, 32 y 35 del nomenclador internacional.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 17 de noviembre de 2012, mismo que se encuentra inactivo desde entonces.
El 24 de enero de 2014, el Promovente requirió extrajudicialmente al Titular vía servicio de mensajería y por correo electrónico, la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa. Al no recibir respuesta alguna a su requerimiento, el Promovente dio inicio al procedimiento de solución de controversias previsto en la Política. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico en cuanto a sus características gráficas y fonéticas respecto de la marca IMMUNOTEC registrada por el Promovente;
ii. Los elementos “.com” y “.mx” no cumplen con la función de identificar a determinado proveedor como fuente de ciertos productos y/o servicios, y por tanto dichas terminaciones carecen de significación jurídica para diferenciar el nombre de dominio en disputa de la marca registrada del Promovente;
iii. El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que el Promovente no lo ha autorizado para utilizar su marca IMMUNOTEC;
iv. Dos años después de su registro, el nombre de dominio continúa inactivo, obstaculizando así el tráfico legítimo en la red al Promovente para ofertar y comercializar los productos amparados por su marca IMMUNOTEC;
v. Al no existir un uso apropiado ni legítimo o comercial del nombre de dominio en disputa, no es posible que el Titular tenga derechos o intereses legítimos sobre el mismo;
vi. A la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, la marca IMMUNOTEC ya existía y era pública, por lo que es evidente que para entonces el Titular ya conocía la marca y negocio del Promovente en virtud de que este último ha estado presente en el comercio mexicano desde 1997;
vii. En virtud de que la marca IMMUNOTEC es sumamente reconocida en Canadá, Estados Unidos de América y México, resulta improbable que el Titular hubiere registrado el nombre de dominio en disputa para otro fin que no fuera el de impedir al Promovente promocionar sus productos a través de dicho medio;
viii. En la especie se actualiza la figura de posesión pasiva que es sancionable como un acto adicional de mala fe, tal y como lo sostuvo el Grupo de Expertos en el caso Telstra;
ix. El Promovente se reserva el derecho de iniciar cualquier acción civil, penal o administrativa que resulte procedente en contra del Titular, así como de reclamar la indemnización por los daños y perjuicios causados a la fecha. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que estimase convenientes. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP. B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto. C. Identidad o semejanza en grado de confusión
Como un sinnúmero de expertos ha resuelto, la cuestión principal bajo este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros marcarios extranjeros que tienen por objeto la denominación IMMUNOTEC y que fueron otorgados con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
Un registro marcario extranjero es apto para sustentar una Solicitud conforme a la Política. Ver Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee,Caso OMPI No. DMX2007-0019 (la Política sólo exige que la marca base de la acción esté registrada pero no forzosamente en México).
Ahora bien, al confrontar la marca IMMUNOTEC del Promovente con el nombre de dominio en disputa se hace evidente que ambos indicadores son indistinguibles entre sí, a pesar de la falta de correspondencia en el tamaño de tipografía, así como del sufijo “.mx”, ninguno de cuyos factores desvirtúa la identidad entre los signos en pugna debido a que las letras mayúsculas no son reproducibles técnicamente en los nombres de dominio y el dígrafo “.mx” acompaña a todos los nombres de dominio orientados a México.
La identidad de cuenta se confirma al comparar fonéticamente los signos en pugna pues no es posible distinguir auditivamente un término del otro.
Por las razones expuestas, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca base de la acción y por consiguiente se tiene por superado el umbral que supone el artículo 1.a.i de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que no hace un uso legítimo o comercial del mismo ni cuenta con autorización del Promovente para usar su marca IMMUNOTEC.
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce c. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain Sales, Caso e-Resolution AF-336a; AF-336b (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
Al Experto no le resulta aparente que el Titular tenga derechos o intereses legítimos ya que de las constancias que integran el expediente no se desprende que el Titular sea conocido por el nombre de dominio en disputa, ni tampoco que realice un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa ya que este se encuentra inactivo desde su fecha de registro. La falta de derechos o intereses legítimos del Titular se corrobora por el hecho de que “Immunotec” no sea un término de uso común sino una marca registrada del Promovente.
En estas circunstancias se impone concluir que al Titular no le asiste ninguna de las defensas del artículo 1.c de la Política.
Por tanto, este Experto considera que se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política. E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b. de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
El Experto advierte que “Immunotec” parece ser un término inventado por el Promovente para servirle de marca ya que de una búsqueda en Internet no se desprende que existan otros usos asociados al mismo, según da cuenta de ello el Promovente.
En consecuencia, al carecer de valor gramatical, “Immunotec” adquiere una fuerte capacidad distintiva cuando se usa en el comercio, haciendo improbable su elección por el Titular con otra intención que la de hacerse pasar por el Promovente. Ver Expedia, Inc. v. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem, Caso OMPI No. DMX2007-0013(observando que Expedia es un término original y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el promovente).
La connotación exclusivamente marcaria del término “Immunotec”, aunado a la inactividad del portal del Titular hacen presumir al Experto que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de beneficiarse económicamente de algún modo de su tenencia o uso futuro, o bien para obstaculizar la entrada del negocio multinivel del Promovente a México, o la comercialización de sus productos en México bajo la marca IMMUNOTEC que el Promovente tiene registrada en Canadá y Estados Unidos de América desde 1997 y 2002, respectivamente.1
Más aun, la vecindad de estos países con México, donde reside el Titular, así como la antigüedad del registro y uso de dichas marcas en los mercados canadiense y estadounidense hacen plausible el conocimiento de la marca IMMUNOTEC por parte del Titular. Ver Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) c. Portfolio Brains, LLC,Caso OMPI No. D2009-0805 (atendiendo a la proximidad geográfica entre Estados Unidos y México para presumir que el demandado tenía presente la marca UANL del demandante al momento de registrar el nombre de dominio , toda vez que resultaría artificial suponer que el conocimiento del mundo exterior por parte del demandado se limita a sus propias fronteras); y Milestone AV Technologies, LLC c. Carlos Quiroz Pastrana,Caso OMPI No. DMX2009-0015 (el nombre de dominio fue registrado cinco años después que la marca estadounidense SANUS SYSTEMS, de donde se infiere que el titular pudo y debió estar al tanto de la marca del promovente en atención al auge que ha visto en los últimos años la demanda en México de los soportes universales para televisores de pantalla plana a los que el promovente aplica su marca).
A juicio del Experto, la conducta del Titular debe estimarse de mala fe a la luz de la Política pues no existen pruebas o indicios en el expediente que permitan llegar a otra conclusión.
En estas condiciones, el Experto considera que se actualiza el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 22 de septiembre de 2014
1 No pasa inadvertido al Experto que el Promovente afirma tener presencia en México desde 1997 a través de su distribuidor Botanutric de México, S.A. de C.V. Sin embargo dicha aseveración no fue corroborada documentalmente por lo que en nada asiste al Promovente, además de que no se hizo referencia directamente a la venta de productos IMMUNOTEC en México.
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