El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc. con domicilio en Bentonville, Arkansas, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Oscar Espinosa Meneses con domicilio en el Distrito Federal, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El registrador del nombre de dominio en disputa es NIC-México a través de su división Akky. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de septiembre de 2014. El 10 de septiembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de septiembre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de septiembre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de octubre de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 14 de octubre de 2014.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 17 de octubre de 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 27 de octubre de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas, las cuales tiene registradas en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"): (i) WAL-MART bajo el registro, entre otros, No. 408884 en clase 35, concedido el 25 de marzo de 1992; (ii) WALMART bajo el registro No. 677643 en clase 35, concedido el 31 de octubre de 2000; y (iii) WALMART (y diseño) bajo el registro, entre otros, No. 1101757 en clase 35, concedido el 22 de mayo de 2009.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 27 de mayo de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es titular en México, por lo menos a partir de 1992, de varios registros de marca en diversas clases que protegen tanto productos como servicios, todos ellos con las denominaciones WAL-MART y WALMART.
El nombre de dominio en disputa se encuentra conformado íntegramente por la marca WALMART, resultando incuestionable la identidad entre las marcas registradas y el nombre de dominio en disputa. El ccTLD ".mx" es intrascendente en virtud que no proporciona distintividad alguna al nombre de dominio en disputa, además de ser necesario.
El Titular no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que carece de registros y solicitudes para la marca WALMART ante el IMPI, y de algún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa en mayo de 2012, pudiéndose concluir que tenía conocimiento de la titularidad de dichas marcas por parte del Promovente, aunado a que las mismas son notoriamente conocidas a nivel mundial, lo que se trata de un hecho evidente.
El Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna al Titular que le permita hacer uso de las marcas registradas antes mencionadas. El Titular no ha sido conocido corrientemente por el público consumidor por el nombre de dominio en disputa y no existe conexión o relación alguna entre el Titular y la denominación "Walmart".
El Titular no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de producto o servicio alguno. Por el contrario, el Titular no usa el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe en virtud que el Titular lo registró con el fin de intentar de manera intencional atraer de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su página web haciéndolos creer que los servicios que pone a disposición a través de su página (sic) se encuentran relacionados con los productos y servicios que pone a disposición el Promovente al amparo de las marcas registradas antes mencionadas, lo cual es falso.
Las marcas registradas del Promovente fueron solicitadas y obtenidas en México antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (27 de mayo de 2012) y fueron publicadas en la Gaceta Oficial del IMPI, lo que evidencia que el Titular tuvo conocimiento de la existencia de dichos registros marcarios y la titularidad de los mismos con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo por lo que, de acuerdo con los criterios pronunciados por grupos de expertos en repetidas ocasiones, esto puede considerarse como un indicio de mala fe.
El hecho que el Titular mantenga inactivo el nombre de dominio en disputa es presunción de que lo registró con el fin de evitar que su legítimo titular (el Promovente) utilizara su marca aplicándola a un nombre de dominio y posiblemente para tratar de obtener ingresos del Promovente por la transferencia de los derechos derivados del registro del nombre de dominio en disputa. La tenencia pasiva de un nombre de dominio es suficiente para determinar la existencia de mala fe, según los criterios adoptados en casos similares, lo que muestra la mala fe del Titular al registrar el nombre de dominio en disputa, puesto que se desvía a los usuarios de Internet, llevándolos a un sitio que no tiene relación alguna con el titular de los derechos de propiedad intelectual respecto a la marca WALMART.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-04651). A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas mencionadas arriba en el apartado de Antecedentes de Hecho, las cuales tiene registradas en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial ".mx", por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca WALMART y similar en grado de confusión a la marca WAL-MART del Promovente.
Por consiguiente, el Promovente acreditó el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término "Walmart" como nombre de dominio. El Titular no dió contestación a la Solicitud por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular no posee registro alguno de marca que ampare la denominación "Walmart", que tampoco ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas, y que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. El Promovente también asevera que el Titular no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio en disputa.
Ha quedado acreditado que WAL-MART y WALMART son marcas registradas por el Promovente, que su registro en México se remonta a los años 1992 y 2000, respectivamente, y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2012.
El Promovente afirma que es un hecho evidente que sus marcas son notoriamente conocidas a nivel mundial, sin que haya aportado elemento de prueba alguno que sustente su dicho. Este Experto reitera que no le corresponde buscar elementos de prueba no aportados por las partes y, como ha quedado establecido en otros casos, no resulta conveniente confiarse meramente en el gran tamaño o fuerza de una compañía o en la pretendida notoriedad internacional de sus marcas.2 No obstante lo anterior, este Experto considera como hecho notorio que en México, al menos, las marcas del Promovente son ampliamente conocidas, además de que la marca WAL-MART resulta ser parte de la denominación del Promovente.
De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe. El Promovente alega que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que las marcas WAL-MART y WALMART fueron registradas en México por el Promovente varios años antes que tuviera lugar el registro del nombre de dominio en disputa. El Promovente asevera que el Titular tenía conocimiento de las marcas del Promovente al registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo de mala fe. El conocimiento previo de las marcas del Promovente no fue refutado por el Titular.4
Resulta, además, que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas en el nombre de dominio en disputa.
Este Experto considera que las marcas del Promovente son ampliamente conocidas en territorio mexicano, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y sus marcas.5
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el Promovente y sus marcas antes citadas, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 3 de noviembre de 2014
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.
2 En Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Relson Limited,Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: "Mere "assertions" are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence". Véanse también GA Modefine S.A. c. Sparco P/L,Caso OMPI No. D2000-0419, y The Skin Store, Inc. c. eSkinS,Caso OMPI No. D2004-0661.
3 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o interese legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Véase, por ejemplo, Intocast AG c. Lee DaeyooN,Caso OMPI No. D2000-1467.
4 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció: "Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca [...] Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca".
5 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. c. Carlos Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: "existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante". En Microsoft Corporation c. Ismael Barragán López,Caso OMPI No. DMX2013-0016, se estableció: "Entiende este Experto que la marca XBOX es notoriamente conocida en México y que el Titular, al registrar los nombres de dominio en disputa, era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía [...] el Titular al solicitar los nombres de dominio en disputa, tenía en mente la marca del Promovente, por lo que, dadas las circunstancias del caso, debemos calificar su actuación como de mala fe". Véase también Red Bull GmbH c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006 y Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. The Polygenix Group Co.,Caso OMPI No. D2000 0163.
Full & Egal Universal Law Academy