El Promovente es Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG y Hugo Boss AG, ambas con domicilio en Metzingen, Alemania, representadas por Gonzalez Rossi & Abogados, México.
El Titular es Hugo Leos con domicilio en Tijuana, Baja California, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México a través de GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2014. El 22 de diciembre de 2014 el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de diciembre de 2015 NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de enero de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 29 de enero de 2015.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de febrero de 2015 previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 21 de febrero de 2015. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca BOSS, la cual está registrada (i) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 627149 en clase 9, del 30 de septiembre de 1999, y el registro No. 502214 en clase 25, del 30 de agosto de 1995, entre otros; y (ii) ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el registro No. 49221 en clases 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, y 42, del 29 de enero de 2009, y el registro No. 1798099 en clases 35, 38, y 41, del 24 de septiembre de 2001, entre otros.
El Promovente aparece como registrante de los siguientes nombres de dominio, entre otros: con fecha de creación en septiembre de 1993, con fecha de creación en diciembre de 2005, y con fecha de creación en abril de 1997.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 1 de septiembre de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El grupo al que pertenece el Promovente (el “Grupo”) fue fundado en 1924 y es uno de los líderes del mercado en el segmento premium y de lujo del mercado mundial del vestido. El Grupo se centra en el desarrollo y la comercialización de moda de alta calidad y accesorios para hombres y mujeres. En 2013 el Grupo generó ventas netas de 2,4 billones de euros, siendo uno de los productores de ropa más rentables que cotizan en bolsa en el mundo.
La parte más distintiva de diversas marcas del Promovente es la palabra “Boss” la cual es la forma en que las marcas del Promovente son identificadas en la práctica.
El Promovente posee y opera sitios web y numerosos nombres de dominio que incluyen las marcas HUGO BOSS y BOSS, por ejemplo, , , , , y .
Las marcas BOSS y HUGO BOSS del Promovente han sido consideradas bien conocidas internacionalmente en casos anteriores bajo la UDRP1 .
El artículo 6 de la Recomendación (sic) establece que “se considera que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoria cuando tal nombre de dominio o un aparte esencial del mismo constituyen una reproducción, imitación, traducción o transliteración de esa marca notaria y está registrado o utilizado de mala fe. El titular de una marca notoria está autorizado, a través de una decisión de las autoridades competentes para pedir a la persona que tiene el conflicto de nombre de dominio para cancelar su registro o transferirlo al titular de la marca notoria”.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BOSS del Promovente, ya que incorpora en su totalidad la palabra “Boss”. La adición de la extensión “” no tiene ningún impacto en la impresión general de la parte dominante del nombre “Boss” y por lo tanto es irrelevante en la determinación de la similitud entre los signos confusos.
El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Titular no tiene derecho legítimo al nombre “Boss”, el cual es el nombre con el que se identifica la compañía del Promovente.
El Promovente no ha autorizado y no ha otorgado licencia al Titular para utilizar su marca o para solicitar cualquier nombre de dominio que incorpore la marca. No hay evidencia de que el Titular esté haciendo un uso no comercial legítimo o un uso sujeto a una limitación del nombre de dominio en disputa dado que su sitio web está actualmente suspendido y se ofrece para ser vendido a terceras personas.
El nombre del Titular no coincide con el nombre de dominio en disputa. El Promovente nunca consintió ni autorizó el registro de nombres de dominio que coincidan con el nombre de su empresa.
Dado el enorme número de marcas registradas por el Promovente y su fama y notoriedad, no hay circunstancias justificadas en las que el Titular podría legítimamente utilizar el nombre de dominio en disputa.
No hay tampoco pruebas de que el Titular esté haciendo un uso no comercial legítimo o sujeto a una limitación del nombre de dominio en disputa.
El Titular debe haber tenido conocimiento de los derechos del Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa. Es obvio que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado con el fin de evitar que el Promovente refleje su marca en el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa conduce a una página que está todavía en construcción. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa ha estado en construcción desde hace varios meses. Por lo tanto, no existe ningún uso de, o preparaciones demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa.
Las normas de procedimiento puestas en marcha por la ICANN2 y los requisitos para su uso han sido cumplidas con: 1. El hecho de que el nombre de dominio en disputa y las marcas del Promovente coinciden. 2. El Titular no tiene ningún derecho exclusivo, ni ningún otro derecho al nombre de dominio en disputa. No se conoce normalmente al Titular con el nombre de dominio en disputa. 3. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe, entendiéndose como que las “circunstancias que indican que el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el propósito principal de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al titular de la marca comercial o de servicio (…) a un competidor del demandante, a título oneroso en exceso de fuera de los costos erogados por el demandado directamente relacionados con el nombre de dominio”.
No es la primera vez que el Promovente es objeto de registros ilegales de nombres de dominio; en varias decisiones bajo la UDRP se ha decidido la transferencia de los nombres de dominio en cuestión al Promovente.
El Promovente solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a Hugo Boss AG. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos más sólidos y elaborados. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso, sin que corresponda a los grupos de expertos tener que elaborar alegaciones por cuenta de ellas.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465 3 ). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca BOSS, la cual tiene registrada en varias jurisdicciones.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta, ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006). Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BOSS del Promovente.
Por consiguiente, el Promovente acreditó el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. El Promovente asevera que no ha autorizado ni otorgado licencia al Titular para utilizar su marca BOSS o para solicitar cualquier nombre de dominio que incorpore dicha marca, que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, y que no hay evidencia de que el Titular esté haciendo un uso no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa.
Ha quedado acreditado que la marca BOSS del Promovente se encuentra registrada en México y otras jurisdicciones, y que tal registro se remonta a muchos años antes que la creación del nombre de dominio en disputa, además de que la marca del Promovente ha sido difundida profusamente a nivel internacional.
De las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.4
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
El Promovente alega que el Titular registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
No existe en el expediente evidencia alguna de que el nombre de dominio en disputa esté a la venta ni de que el Titular lo hubiese registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al Promovente o a un competidor del Promovente.
El Promovente asevera que el Titular tenía conocimiento de los derechos del Promovente al registrar el nombre de dominio en disputa. El conocimiento previo de la marca del Promovente no fue refutado por el Titular.5
Resulta, además, que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca en el nombre de dominio en disputa.
Este Experto considera que la marca BOSS del Promovente es ampliamente conocida a nivel internacional, incluyendo México, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente al Promovente y su marca.6
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con el Promovente y su marca antes citada, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a Hugo Boss AG.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 27 de Febrero de 2015
1 Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, “UDRP” por sus siglas en inglés).
2 Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers, “ICANN” por sus siglas en inglés).
3 En vista de que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas por otros expertos conforme a la UDRP.
4 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para un promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio. Al respecto, véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) disponible en /amc/en/domains/search/overview2.0/ (“WIPO Overview 2.0”).
5 En Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció: “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca [...] Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca”.
6 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. c. Carlos Hernández,Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante”. Véanse también Microsoft Corporation c. Ismael Barragán López,Caso OMPI No. DMX2013-0016, y Red Bull GmbH c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006.
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