La Promovente es Aéropostale Procurement Company, Inc. con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Ortiz Monasterio Marcas y Patentes, S.C., México.
El Titular es Jesús Navarro Saracibar, con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC-México. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de diciembre de 2014. El 23 de diciembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de diciembre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de enero de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de enero de 2015.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa que comercializa productos con las marcas AEROPOSTALE, a través de tiendas que también han sido denominadas AEROPOSTALE, dentro del mercado de venta de ropa y accesorios.
La Promovente es propietaria de las siguientes marcas registradas dentro de México: Registro Marca Fecha de Registro
950817
AEROPOSTALE
03 de Abril de1993
964533
AEROPOSTALE
30 de Marzo de 2006
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de noviembre de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente:
I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
Que el nombre de dominio en disputa reproduce de forma idéntica las marcas registradas de la Promovente, siendo que la adición del código genérico y del código de país “.” (por sus siglas en inglés “gLTD” y “ccTLD”, respectivamente) no agregan ninguna distintividad al dominio en disputa por tratarse de un código que obedece a razones técnicas.
II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que al Titular del nombre de dominio en disputa no se le denomina AEROPOSTALE, ni se le conoce por dicho nombre.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene ninguna marca registrada, nombre comercial o reserva de derechos para la denominación AEROPOSTALE, siendo que dicha persona no ofrece producto o actividad alguna con las marcas AEROPOSTALE, ni ha llevado a cabo preparativos demostrables para hacerlo.
Que el Titular carece de derechos legítimos respecto del nombre de dominio en disputa pues no tiene relación alguna con las marcas AEROPOSTALE y nunca ha usado ninguna marca de producto o de servicio igual o similar al nombre de dominio en disputa, siendo que la Promovente no ha otorgado al Titular licencia, permiso o autorización por medio de la cual el Titular pudiera poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular ya ha fungido como demandado en otros procedimientos relativos a disputas de nombres de dominio, con lo cual se demuestra que el Titular se dedica de manera profesional a registrar nombres de dominio y aprovecharse de marcas notoriamente conocidas o famosas (cita Frutas Concentradas S.A.P.I. de C.V. c. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX 2013-0009, Red Bull GmbH c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0006 y Cartier International A.G. c. Jesus Navarro Saracibar Caso OMPI No. DMX2014-0002).
III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de impedir a la Promovente que refleje su marca en el nombre de dominio en disputa vinculado con México, e impedir que pueda dar a conocer sus productos en la República Mexicana.
Que el uso del nombre de dominio en disputa no es leal, toda vez que la página web a la que éste resuelve contiene publicidad de sitios web que ofrecen servicios que no tienen relación con la Promovente, haciendo suponer la existencia de un vínculo entre la Promovente y los servicios que publicita el Titular en la página web a la cual resuelve el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular tenía conocimiento de las marcas de la Promovente pues el registro de las mismas fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo con la intención de evitar que la Promovente utilizara su marca aplicándola al nombre de dominio correspondiente. Que la página web a que resuelve el nombre de dominio en disputa desvía a usuarios de Internet remitiéndolos a un sitio que no tiene relación alguna con la Promovente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado una Contestación para rebatir los argumentos de la Promovente, el Experto aceptará como ciertos los argumentos de la Promovente que sean razonables. (Ver Encyclopædia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487).
Para efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
Existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y las marcas AEROPOSTALE de la Promovente, puesto que dichas marcas estan totalmente comprendidas en el nombre de dominio en disputa.
La adición del gTLD “.com” y ccTLD “.mx” al final del nombre de dominio en disputa del Titular, carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de las marcas de la Promovente, pues dichos códigos no cumplen la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c. D. Javier García Quintas,Caso OMPI No. D2002-0537; ver también CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan c. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Debido a que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas AEROPOSTALE de la Promovente, el primer elemento de la Política se ha comprobado. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa , aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa , sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como ; en cambio la Promovente sí ha probado tener derechos exclusivos sobre las marca AEROPOSTALE e inclusive demostró que la denominación de su compañía y de su empresa filial están constituidas por dicha marca.
La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de sus registros de marcas demuestra la ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el dominio en disputa (ver Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431).
A lo anterior se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que incorporara la totalidad de las marcas AEROPOSTALE de la Promovente (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation c. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408) siendo que, al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existan circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG c. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, el Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas aportadas por la Promovente, tampoco se demuestra que el Titular ejerza un uso legítimo (ver Jupiters Limited c. Aaron Hall, Caso OMPI No. D2000-0574; Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. c. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Asimismo, de los precedentes ofrecidos como prueba por parte de la Promovente, se puede concluir que el Titular tiene un historial de registrar nombres de dominio que incorporan marcas reconocidas de terceros. Esta vez, el Titular ha elegido las marcas AEROPOSTALE y ha asociado el nombre de dominio en disputa con un sitio web en donde se anuncian distintos productos y servicios. Esta conducta no puede constituir derechos o intereses legítimos.
La página de Internet a la que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene hipervínculos que llevan a enlaces patrocinados por competidores directos de la Promovente y a sitios en donde se comercializan diversos productos entre los cuales se encuentran productos de competidores, como prendas de vestir.
Las actividades citadas se constituyen como conductas de mala fe de carácter comercial con la intención de desviar a los consumidores de las marcas de la Promovente para obtener un lucro (Ver Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; Asian World of Martial Arts Inc. c. Texas International Property Associates,Caso OMPI No. D2007-1415; Legacy Health System c. Nijat Hassanov,Caso OMPI No. D2008-1708; Compart AG c. C / Vertical Axis, Inc.,Caso OMPI No. D2009-0462; Donald J. Trump c. Mediaking LLC d/b/a Mediaking Corporation and Aaftek Domain Corp.,Caso OMPI No. D2010-1404; y Mpire Corporation c. Michael Frey,Caso OMPI No. D2009-0258).
Por las razones expuestas, el Titular no ha podido demostrar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Es importante mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio en disputa para cumplir con el tercer requisito.
El hecho de que las marcas AEROPOSTALE estén registradas en México en favor de la Promovente, y hayan sido publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no le surte efectos al Titular, puesto que el domicilio del mismo se encuentra en los Estados Unidos de América.
No obstante lo anterior, este Experto advierte que en otras decisiones dictadas conforme a la Política y a la Política UDRP se ha estimado que las marcas AEROPOSTALE son marcas de gran venta y con más de veinte años de presencia en los Estados Unidos de América (lugar donde el Titular ha declarado residir), valoraciones en las cuales se apoya este Experto para el presente caso (ver Aéropostale West, Inc. c. Whois Protection,Caso OMPI No. D2007-1271; Aéropostale West, Inc. c. Media Services World Inc.Caso OMPI No. D2007-1270; Aéropostale West, Inc. c. Levon Strenstein,Caso OMPI No. D2007-1269), que por tanto es razonable deducir que el Titular tenía conocimiento de las marcas AEROPOSTALE al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, especialmente porque dicho Titular tiene un historial de registrar nombres de dominio que incorporan en su totalidad a marcas reconocidas en el mercado.
El hecho de que el Titular no haya presentado contestación alguna implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de la Promovente, que no se han ofrecido pruebas en contra de tales alegaciones y que por lo mismo, que no se han podido desvirtuar los hechos que derivan de los planteamientos de la Promovente (ver Société pour l’Oeuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – D’Agay c. Perlegos Properties,Caso OMPI No. D2005-1085), hace que la acusación de mala fe hecha por la Promovente subsista.
Se advierte que es altamente probable que el nombre de dominio en disputa cause confusión en cuanto al origen, asociación o patrocinio en relación a los productos que se comercializan en los hipervínculos que aparecen dentro de la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, se puede concluir que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión con las marcas de la Promovente, siendo que además dentro de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se observan hipervínculos que llevan a sitios que ofrecen productos que compiten con los de la Promovente, tales como vestuario.
Lo anterior se constituye como registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa de acuerdo con la Política (ver Alpine Entertainment Group, Inc. c. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Sr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267; Asian World of Martial Arts Inc. c. Texas International Property Associates,Caso OMPI No. D2007-1415; y Owens Corning c. NA,Caso OMPI No. D2007-1143).
Por último, el patrón de conducta de la Titular, documentado en los casos Frutas Concentradas S.A.P.I. de C.V. v. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX 2013-0009, Red Bull GmbH v Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0006 y Cartier International A.G. c. Jesus Navarro Saracibar Caso OMPI No. DMX2014-0002, también encuadra como conducta de mala fe de acuerdo con la Política y demuestra la historia del Titular de registrar nombres de dominio que incorporan en su totalidad a marcas reconocidas.
Por tanto, el tercer requisito de la Política ha sido probado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 13 de marzo de 2015
Full & Egal Universal Law Academy