La Promovente es Aéropostale Procurement Company, Inc. con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Ortiz Monasterio Marcas y Patentes, S.C., México.
El Titular es Sergio Mauricio Cerón, con domicilio en Tlalnepantla, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador del citado nombre de dominio es Contraste Diseño y Publicidad. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de diciembre de 2014. El 23 de diciembre de 2014 el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de diciembre de 2014 NIC-México envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de enero de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de enero de 2015.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa que comercializa productos que ostentan la marca AEROPOSTALE, a través de tiendas denominadas Aeropostale, en el mercado de venta de ropa y accesorios.
La Promovente es propietaria de las siguientes marcas registradas en México: Registro Marca Fecha de Registro
950817
AEROPOSTALE
3 de abril de1993
964533
AEROPOSTALE
30 de marzo de 2006
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de agosto de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente: I. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos
Que el nombre de dominio en disputa reproduce de forma idéntica las marcas registradas de la Promovente, siendo que la adición del código de país “.mx” (por sus siglas en inglés “ccTLD”) no agrega ninguna distintividad al nombre de dominio en disputa por tratarse de un código que obedece a razones técnicas. II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que al Titular del nombre de dominio no se le denomina Aeropostale, ni se le conoce por dicho nombre.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene ninguna marca registrada, nombre comercial, o reserva de derechos para la denominación Aeropostale, siendo que dicha persona no ofrece producto o actividad alguna con la marca AEROPOSTALE, ni ha llevado a cabo preparativos demostrables para hacerlo.
Que el Titular carece de derechos legítimos respecto del nombre de dominio en disputa pues no tiene relación alguna con la marca AEROPOSTALE y nunca ha usado ninguna marca de producto o de servicio igual o similar al nombre de dominio en disputa, siendo que la Promovente no ha otorgado al Titular licencia, permiso, o autorización por medio de la cual el Titular pudiera poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de impedir a la Promovente que refleje su marca en el nombre de dominio en disputa vinculado con México, para dar a conocer sus productos en México.
Que el uso del nombre de dominio en disputa no es leal, toda vez que la página web a la que éste resuelve se encuentra inactiva, siendo que existen diversos criterios que determinan a la inactividad (o tenencia pasiva) como un indicio de mala fe, pues, desde su perspectiva, esta inactividad revela que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo para evitar que el Promovente utilice su marca al espacio “.mx”. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado una Contestación para rebatir los argumentos de la Promovente, el Experto aceptará como ciertos los argumentos de la Promovente que sean razonables. (Ver Encyclopædia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487).
Para efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca AEROPOSTALE de la Promovente, puesto que dicha marca está totalmente comprendida en el nombre de dominio en disputa.
La adición del ccTLD “.mx” al final del nombre de dominio en disputa del Titular, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca de la Promovente, pues dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas,Caso OMPI No. D2002-0537; ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Debido a que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AEROPOSTALE de la Promovente, el primer elemento de la Política se ha comprobado. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registradas, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como , en cambio la Promovente sí ha probado tener derechos exclusivos sobre la marca AEROPOSTALE e inclusive demostró que la denominación de su compañía y de su empresa filial están constituidas por dicha marca.
La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de sus registros de marca lleva al Experto a encontrar ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431).
A lo anterior se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que incorpora la totalidad de la marca AEROPOSTALE de la Promovente (Ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408) siendo que, al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existan circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (Ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, el Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas aportadas por la Promovente, tampoco se demuestra que el Titular ejerza un uso legítimo (Ver Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso OMPI No. D2000-0574; Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Atendiendo a lo expuesto, el Experto considera que la Promovente ha establecido argumentos suficientes para establecer prima faciela falta de derechos o intereses legitimos por parte del Titular. El Titular no hizo uso de la oportunidad concedida para refutar a la Promovente (Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC,Caso OMPI No. D2002-0131) y además ha mantenido inactivo el nombre de dominio desde su registro.
En casos semejantes, otros expertos (con los cuales concuerda este Experto) han determinado que en ausencia de evidencia que demuestre lo contrario, la tenencia pasiva de un nombre de dominio no puede constituirse como uso legítimo y leal o no comercial del mismo, lo cual aunado a que (dentro del presente caso) existe inactividad de casi tres años del nombre de dominio en disputa demuestra que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, todo lo cual lleva a este Experto a considerar que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre (Ver Euromarket Designs, Inc. v. Domain For Sale VMI,Caso OMPI No. D2000-1195; Netcentives, Inc. v. B.W. Brody Co.,Caso OMPI No. D2000-0672; Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group,Caso OMPI No. D2006-0483)
Por las razones expuestas, este Experto considera que el Titular no ha podido demostrar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa de conformidad con el artículo 1.c) de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Es importante mencionar que la Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.
No obstante lo anterior, este Experto considera (de manera concordante con otros expertos) que las circunstancias para encontrar un registro o uso de mala fe por parte de un titular no se limitan de manera única y exclusiva a los supuestos previstos en el artículo 1.b) de la Política, siendo que existen circunstancias ad casum que permiten al experto correspondiente determinar si en un caso específico se acreditan, o no, circunstancias que puedan ser consideradas como uso o registro de mala fe, siendo éstas, en el caso que nos ocupa, la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio (Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; Jupiters Limited v. Aaron Hall, citado arriba).
La marca AEROOSTALE ha sido registrada en México en favor de la Promovente, y los registros de dicha marca se han publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial en dicho país, con lo cual los citados registros han surtido plenos efectos contra todos aquellos que hayan estado domiciliados en México (país en donde reside el Titular), por lo que el registro que hizo el Titular del nombre de dominio en disputa puede considerarse hecho con conocimiento de la marca AEROPOSTALE (Ver Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV, Caso OMPI No. D2005-0615).
Asimismo, este Experto advierte que en otras decisiones se ha estimado que las marcas AEROPOSTALE son marcas importantes de ropa que han encontrado reconocimiento en diversos países, valoraciones en las cuales se apoya este Experto para el presente caso (Ver Aéropostale West, Inc. v. Whois Protection,Caso OMPI No. D2007-1271; Aéropostale West, Inc. v. Media Services World Inc.Caso OMPI No. D2007-1270; Aéropostale West, Inc. v. Levon Strenstein,Caso OMPI No. D2007-1269) estimando que este reconocimiento marcario también se tiene en México.
El hecho de que el Titular no haya presentado contestación alguna, implica, desde la perspectiva de este Experto, que no se han negado, ni superado las argumentaciones de la Promovente, que no se han ofrecido pruebas en contra de tales alegaciones y que por lo mismo, no se han podido desvirtuar los hechos que derivan de los planteamientos de la Promovente (Ver Société pour l’Oeuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – D’Agay v. Perlegos Properties,Caso OMPI No. D2005-1085). Todo lo anterior hace que la acusación de mala fe hecha por la Promovente subsista.
En ese sentido, analizando las particularidades de este caso, tenemos: a) Que la marca de la Promovente fue registrada con seis años de anticipación al registro del nombre de dominio en disputa; b) Que al haber sido publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dichos registros fueron hechos del conocimiento público; c) Que se trata de una marca que tiene reconocimiento de los consumidores; d) Que el Titular registró como nombre de dominio, una denominación idéntica a una marca reconocida por los consumidores en México; e) Que durante casi tres años de registro el nombre de dominio se ha encontrado inactivo; f) Que el Titular no acreditó de manera alguna (ni ofreció pruebas o argumentos para demostrar) que su registro del nombre de dominio en disputa se hizo de buena fe o para un uso no comercial.
Atendiendo a lo anterior, no existen posibilidades para determinar uso alguno plausible o activo del nombre de dominio en disputa que no fuera ilegítimo o que no pudiera afectar los derechos de propiedad intelectual de la Promovente. Por lo mismo, el Experto considera que el registro y la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, dentro del presente caso, satisfacen los criterios para determinar que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe (Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Por tanto, el tercer requisito de la Política (artículo 1.b) ha sido probado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 27 de Febrero de 2015
Full & Egal Universal Law Academy