La Promovente es Forever 21, Inc., con domicilio en Los Angeles, California, Estados Unidos de América (“EE.UU”), representada por De Alva & Asociados, con domicilio en México.
El Titular es Luis Adrián Espinoza Orozco, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es Akky. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de enero de 2015. El 20 de enero de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de enero de 2015 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 25 de enero de 2015.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de febrero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de febrero de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de febrero de 2015.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de marzo de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, Forever 21, Inc., es una empresa de los EE. UU, existente desde el año de 1984, cuenta con más de 650 tiendas en 45 países del mundo, incluyendo 11 establecimientos en México, con lo que ha adquirido prestigio a nivel nacional e internacional.
La Promovente es titular de diversos registros de marca para la denominación FOREVER 21, otorgados en México, EE. UU, Costa Rica, El Salvador, y otros países. Entre dichos registros de marcas se encuentran los siguientes:
País
N° de Registro
Denominación
Fecha legal
Clases
México
921,115
FOREVER 21
21 de mayo de2005
42
México
1,225,799
FOREVER 21
24 de febrero de 2010
35
México
1,183,322
FOREVER 21
19 de agosto de 2010
14
México
1,420,032
FOREVER 21
07 de enero de 2011
18
Costa Rica
164,913
FOREVER 21
21 de septiembre de 2005
25
Costa Rica
157,548
FOREVER 21
24 de agosto de 2005
35
El Salvador
2005048885
FOREVER 21
10 de febrero de 2006
35
El Salvador
2005048994
FOREVER 21
16 de marzo de 2006
25
OAMI (UE)
001657832
FOREVER 21
10 de marzo de 2003
14, 18, 25, 35, 42
Argentina
2,215,589
FOREVER 21
02 de junio de 2005
25
Los registros anteriormente citados, únicamente son algunos de los que es titular la Promovente. Además, la Promovente es titular de múltiples nombres de dominio que incluyen el término “forever21” incluyendo de manera enunciativa los siguientes:
No.
Nombre de dominio
Fecha de creación o registro
1
26 de mayo de 2010
2
26 de mayo de 2010
3
28 de mayo de 2010
4
31 de mayo de 2010
5
02 de junio de 2010
6
26 de mayo de 2010
7
26 de mayo de 2010
8
31 de mayo de 2010
De acuerdo con la información pública disponible en el WhoIs, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de febrero de 2011 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de la acción, son las siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico con respecto a la marca FOREVER 21, sobre la que la Promovente tiene derechos:
Es indudable que en la especie este requisito se satisface plenamente, aún sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, pues claramente puede apreciarse que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada FOREVER 21, propiedad de la Promovente, desde el punto de vista conceptual o ideológico, gráfico, y fonético, considerando que sin duda ambas se pronuncian inicialmente en forma idéntica.
(ii) El Titular del nombre de dominio en disputa no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:
La Promovente alude a que el Titular no efectuó, ni ha efectuado previamente a cualquier aviso de la presente controversia, preparativos demostrables, ni necesarios, para demostrar derecho ni interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa.
Además, la Promovente refiere que el Titular no cuenta con registros de marca, de aviso comercial, autorizaciones de uso de denominaciones de origen, ni con algún otro derecho de propiedad intelectual que le permita, en forma legítima darse a conocer o identificarse plenamente en el mercado.
Aunado a lo anterior, al intentar ingresar al sitio web del nombre de dominio en disputa, el sistema indica que “no se pudo encontrar el servidor”, lo que sugiere que el Titular del nombre de dominio en disputa no realiza un uso no comercial y de buena fe de dicho dominio, sino que realiza un bloqueo de la página, restringiendo de forma indebida a la Promovente el tráfico legítimo en la red, así como impidiéndole reflejar su marca FOREVER 21 en el nombre de dominio en disputa, para la promoción de sus marcas y productos en México.
Finalmente, el Titular nunca ha recibido autorización, licencia ni permiso por parte de la Promovente para utilizar un nombre de dominio que incorpore las marcas registradas con la denominación FOREVER 21.
(iii) El nombre de dominio en disputa se registró de mala fe:
Respecto del punto en comento, la Promovente sostiene que el Titular tenía conocimiento o debía conocer, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, de los derechos de la Promovente sobre la marca FOREVER 21, por lo que fue registrado de mala fe.
La Promovente alude a que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web que el propio Titular tiene ahora activo, creando de igual forma confusión en el público consumidor en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa en perjuicio de los legítimos intereses de la Promovente. Añade la Promovente que el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para la promoción y comercialización de artículos y accesorios de vestuario, calzado, sombrerería, bisutería y otros productos relacionados, (“productos originales de mí representada”), sin autorización alguna de la Promovente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Experto encuentra que la totalidad de la marca FOREVER 21, propiedad de la Promovente, se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa , y seguida exclusivamente por el dominio genérico de nivel superior (conocido por sus siglas como “gTLD”) “.com” y del código de país (conocido por sus siglas como “ccTLD”) “.mx”. Expertos anteriores han encontrado que dicha situación no es jurídicamente relevante. (Ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859 y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).1
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca FOREVER 21, y que el nombre de dominio en disputa registrado bajo el Titular no sólo es semejante en grado de confusión, sino idéntico, a esta marca. B. Derechos o intereses legítimos
Respecto de los argumentos vertidos por la Promovente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa en relación con un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 4.c.i de la LDRP.
Además, el Experto considera que el Titular confirma de manera tácita la falta de derechos o intereses legítimos sobre el dominio por su falta de contestación.
El Experto considera que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto encuentra que el Titular registró el nombre de dominio de mala fe, toda vez que la fecha de creación fue posterior a los derechos constituidos en favor de la Promovente, al igual que el lanzamiento de los sitios web propiedad de la Promovente, mencionados en los Antecedentes de Hecho.
Dicha situación deriva en un impedimento para la Promovente de reflejar la denominación sobre la cual tiene derechos constituidos, en un nombre de dominio lo que se traduce en una afectación de la actividad comercial de la Promovente.
Asimismo, este Experto ha tomado en consideración las alegaciones de la Promovente con respecto al uso del nombre de dominio en disputa, según la cual entre los años 2011 y 2012 el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para la comercialización de artículos y accesorios de vestuario, calzado, sombrerería, etc., con el objetivo de aprovechar de forma indebida y con fines comerciales la fama de la Promovente, creando así confusión en el público consumidor y usuarios de Internet.
En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Titular no ha contestado a las alegaciones de la Promovente, y por lo tanto, no habiendo presentado prueba alguna de un registro o uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 2 de abril de 2015
1 Para efectos de resolver el presente caso, este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), ya que la Política aplicable a este caso es una variante de la UDRP.
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