La Promovente es Société des Produits Nestlé S.A. con domicilio en Vevey, Suiza representada por Alegria, Mendez & Fernandez Wong, México.
El Titular es Jesus Navarro Saracibar con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador del citado nombre de dominio es NEUBOX Internet SA de CV. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2015 con relación a los nombres de dominio y . El 10 de agosto de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio . El 10 de agosto de 2015 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular del nombre de dominio en disputa es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto del titular del nombre de dominio .
El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 21 de agosto de 2015 informando de la diferencia de los datos de los titulares del nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio invitando al Promovente a la modificación de la Solicitud presentada para añadir al nuevo titular registral identificado por NIC-México en el supuesto de que hubiera argumentos que acreditasen que los titulares de ambos nombres de dominio son la misma entidad o están bajo control común o en su caso para excluir de la Solicitud el nombre de dominio . El 26 de agosto de 2015 la Promovente remitió por vía correo electrónico una Solicitud enmendada conforme a la cual procedía a retirar del objeto de la misma el nombre de dominio .
Asimismo, el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 21 de agosto de 2015 informando de la falta del Acuerdo de Registro entre la documentación remitida junto con la Solicitud. El 26 de agosto de 2015 la Promovente remitió por vía correo electrónico una copia del Acuerdo de Registro.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de septiembre de 2015. La Contestación fue presentada en fecha 17 de septiembre de 2015.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de octubre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente tiene derechos sobre las marcas LA LECHERA y LA LECHERA Y DISEÑO, las cuales ha registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo los registros números 118972, 1470124 y 1474480.
La fecha legal del registro de marca No. 118972 LA LECHERA corresponde al 13 de diciembre de 1963.
Le fecha legal del registro de marca No. 1470124 LA LECHERA Y DISEÑO corresponde al 9 de julio de 2007.
Le fecha legal del registro de marca No. 1474480 LA LECHERA Y DISEÑO corresponde al 9 de julio de 2007.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el pasado 27 de julio de 2012.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio Web activo. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen la Promovente alega lo siguiente:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas LA LECHERA y LA LECHERA Y DISEÑO, titularidad de la Promovente.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo no ha sido conocido corrientemente por el uso del mismo.
Que el Titular carece de registros marcarios para la denominación “la lechera” y no es licenciatario de ninguna de las marcas de la Promovente.
Que el Titular ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en disputa .
Que el Titular pretende establecer una relación directa con la marca LA LECHERA, la cual obviamente no existe pero que sí provoca una gran confusión entre el público consumidor.
Que el Titular ha pretendido vender y obtener una suma de dinero desproporcional a la que ha pagado para obtener el nombre de dominio en disputa, conforme a las diversas comunicaciones que ha sostenido con la Promovente por conducto de sus abogados o representantes.
Que el Titular tenía conocimiento de que la Promovente tiene derechos preferentes sobre la marca LA LECHERA, no obstante lo cual enajenó el nombre de dominio , de la cual era titular original a una persona distinta a la Promovente.
Que el Titular no usa ni nunca ha usado el nombre de dominio en disputa y que además lo pone a la venta pretendiendo obtener un lucro mayor al monetario cubierto para obtener los nombres de dominio en cuestión, de acuerdo con la “doctrina del mantenimiento pasivo”.
Que la mala fe con la que ha obrado el Titular en la obtención y registro de nombres de dominio ha sido constante, debido a que éste ha sido parte en otras disputas bajo la Política: Frutas Concentradas, S.A.P.I. de C.V., v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0009; Cartier International A.G. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0002; Banco Nacional de México, S.A. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0022; Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0033; Cruz Azul Fútbol Club, A.C. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0012; Red Bull Gmbh v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006, entre otras. B. Titular
En resumen, el Titular alega lo siguiente:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante a las marcas de la Promovente pero no en grado de confusión, ya que nadie puede tener derechos exclusivos sobre un término compuesto de palabras que aparecen en el diccionario como “la lechera”.
Que es titular del nombre de dominio desde el 27 de julio y que lo adquirió al encontrarse disponible, porque se compone de los términos: “la” y “lechera” que son palabras genéricas de diccionario y sobre las cuales, aun en su conjunto, nadie puede reclamar derechos de uso exclusivo.
Que es un inversor en nombres de dominio con el código país “.mx” y que cuenta con una cartera de más de 12,000 nombres de dominio que en su amplia mayoría son compuestos por términos genéricos, nombres de personas y nombres de lugares lo cual legitima la intención que tuvo de registrar el nombre de dominio genérico , para hacerlo parte de su portafolio y de un grupo de nombres de dominio selectos parecidos dentro de una misma categoría.
Que nunca registró el nombre de dominio para distraer o desviar la atención del público general en busca de la marca de la Promovente.
Que cuenta con interés legítimo sobre el registro y uso del nombre de dominio en disputa dado que emplear palabras de diccionario en un nombre de dominio es legal y una práctica común en todas partes del mundo, citando en su favor: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y HUGO BOSS AG v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0001, además de que tenía la intención de contar con el grupo de cuatro nombres de dominio , , y para dar mayor potencial a su portafolio de nombres de dominio genéricos.
Que más allá del significado de “la lechera” y su connotación como término compuesto, dicho término ha sido un referente a lo largo de la historia del arte, formando parte del acervo cultural de la humanidad, citando diversas obras como: la pintura “La Lechera” (1661) de Johannes Vermeer, la pintura “La Lechera” (1827) de Francisco de Goya, la escultura “La Lechera” (1996) de Manuel García Linares y la fábula infantil “La Lechera” (1745) de Félix García Samaniego, lo que evidencia lo genérico del término que corresponde al nombre de dominio en disputa .
Que la Promovente no logró demostrar que el Titular con el nombre de dominio en disputa estableciera una relación directa con el mismo o con alguno de los productos amparados por los registros de marca LA LECHERA o LA LECHERA Y DISEÑO.
Que nunca recibió ni física ni electrónicamente las cartas y/o correos electrónicos que la Promovente adjuntó a su demanda y que la única comunicación que sostuvo con alguien supuestamente ligado a la Promovente fue en enero de 2015, antes de recibir la notificación de la demanda instaurada en su contra por la Promovente, por lo que desconoce y no reconoce dichas comunicaciones.
Que la mencionada comunicación recibida en enero de 2015 no fue enviada por los representantes o abogados de la Promovente sino por una persona llamada Simone Bini en representación de una empresa ajena con interés en adquirir el nombre de dominio y no el nombre de dominio para un potencial cliente identificado como Nestlé Company, por lo que el Titular no fue quien intentó vender el dominio a la Promovente.
Que no tuvo conocimiento de la existencia de las marcas LA LECHERA o LA LECHERA Y DISEÑO titularidad de la Promovente, hasta el momento en que recibió la notificación de la presente disputa a mediados de agosto de 2015 y que por ende, no obró de mala fe cuando transfirió los nombres de dominio , y , dado que esto ocurrió 2 meses antes de la notificación de la disputa.
Que la Promovente creó un extraño e incongruente montaje en el que a través de un tercero intentó adquirir el nombre de dominio en disputa .
Que no registró ni ha utilizado el nombre de dominio en disputa con mala fe ya que el mismo en diversos pasajes de los últimos 3 años estuvo en línea y activo, exhibiendo una impresión obtenida del archivo histórico de Internet y que el nombre de dominio en disputa estuvo estacionado en diferentes plataformas de parking como una manera legítima de mantener el nombre de dominio en disputa en estado activo y en línea.
Que si bien es cierto para la Promovente puede resultar un argumento valioso citar algunas disputas que el Titular ha enfrentado en el pasado, éste ha colaborado con la transferencia de decenas de nombres de dominio a personas y empresas que reclaman derechos previos sobre ciertos nombres de dominio, como por ejemplo, lo ocurrido con los nombres de dominio , , y . 6. Debate y conclusiones
En vista de que la Política es una variante de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 1.a de la Política, la Promovente tiene la carga procesal de acreditar los siguientes elementos de la acción de transferencia que planteó:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
El nombre de dominio en disputa registrado por el Titular es idéntico a las marcas registradas LA LECHERA y LA LECHERA Y DISEÑO sobre la cual tiene derechos la Promovente, la cual es seguida únicamente por “.”. En este sentido, es importante considerar que la adición del dominio genérico de nivel superior “.com” y el correspondiente a México “.mx” no son distintivos y no alteran el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa (ver, mutatis mutandis, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006; Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas,Caso OMPI No. D2002-0537, CBS Broadcasting, Inc., v. Worlwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834).
Adicionalmente, los términos “.” son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
Este Experto no comparte el argumento del Titular en el sentido de que existe semejanza pero no en grado de confusión, siendo que el nombre de dominio es idéntico a la marca LA LECHERA.
Aunado a lo anterior, la validez de los registros de marca para LA LECHERA no puede ser cuestionada por este Experto, tomando en consideración que una oficina de registro de marcas, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha otorgado títulos de registro de marca para dicha denominación en relación con productos alimenticios y bebidas.
Es decir, existe constituido un derecho exclusivo de uso sobre la denominación LA LECHERA conferido en favor de la Promovente mediante títulos de registro de marca otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la referida marca.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política, y en consecuencia, tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Asis Moreira v. Goldmark-Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso en estudio la Promovente ha alegado que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo no ha sido conocido corrientemente por el uso del nombre de dominio .
Asimismo, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de las marcas LA LECHERA y LA LECHERA Y DISEÑO con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Por su parte, el Titular argumentó que cuenta con un interés legítimo para registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa puesto que el mismo se encuentra conformado por dos términos genéricos que cuentan con significado propio en el diccionario, lo que es una práctica legal y una práctica común en el mundo, aunado al hecho de que tenía la intención de contar con un grupo de cuatro nombres de dominio de la misma categoría: , , y para dar mayor potencial a su portafolio de nombres de dominio genéricos.
Este Experto no controvierte que el uso de nombres de dominio que se encuentran conformados por términos genéricos o descriptivos puede servir para acreditar un interés legítimo de acuerdo a la Política.
No obstante lo anterior, dado que existe un registro de marca sobre la denominación LA LECHERA en relación con productos alimenticios, expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, existe constituido un derecho de uso exclusivo respecto de dicha denominación, por lo que no nos encontramos únicamente frente a la presencia de una denominación descriptiva o genérica.
El hecho de que los términos “la” y “lechera” cuenten con un significado propio y que se encuentren en el diccionario, no implica necesariamente que dichos términos sean genéricos o descriptivos desde una perspectiva marcaria, toda vez que la distintividad inherente de las marcas debe ser analizada en relación con los productos o servicios que la mismas distinguen y no de manera aislada.
Existen marcas conformadas exclusivamente por términos arbitrarios, que cuentan con significado propio, pero que no tienen una relación directa con los productos que distinguen y son distintivas y por ende registrables, o marcas conformadas por términos que tienen un significado propio teniendo una relación indirecta con los productos que distinguen y también son distintivas, al ser evocativas.
En todo caso, si el Titular considera que la marca LA LECHERA de la Promovente no es distintiva por ser genérica o descriptiva, puede iniciar las acciones legales conducentes en contra del o los registros de marca mediante la vía administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Aunado a lo anterior, aún considerando que la denominación “la lechera” es descriptiva o genérica, es importante destacar el hecho de que un nombre de dominio que se conforme por la unión de dos términos genéricos o descriptivos no es suficiente para que pueda acreditarse un interés legítimo ya que de acuerdo al consenso mayoritario en la materia, se desprende que además, es necesario tomar en cuenta otros factores como lo son, la fama o notoriedad de la marca, si el Titular ha registrado otros nombres de dominio conformados por palabras o frases descriptivas y si el nombre de dominio en disputa se usa en relación con un propósito relacionado al significado descriptivo o genérico de los términos que conforman al nombre de dominio respectivo. Ver párrafo 2.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition “WIPO Overview 2.0”), así como: Allocation Network GmbH v. Steve Gregory,Caso OMPI No. D2000-0016; Gibson, LLC v. Jeanette Valencia,Caso OMPI No. D2010-0490; St Andrews Links Ltd v. Refresh Design,Caso OMPI No. D2009-0601; Société Nationale des Chemins de Fer Français v. RareNames, Inc., RareNames WebReg and RN WebReg,Caso OMPI No. D2008-1849; Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo,Caso OMPI No. D2008-0666; Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone,Caso OMPI No. D2003-0903; Media General Communications, Inc. v. Rarenames, WebReg,Caso OMPI No. D2006-0964.
En este sentido, este Experto considera como un punto relevante a efecto de determinar la existencia de un interés legítimo, que la marca LA LECHERA o LA LECHERA Y DISEÑO titularidad de la Promovente, cuenta con una gran presencia y notoriedad dentro del sector de los productos alimenticios en México, derivado de las actividades comerciales, de promoción y publicidad realizadas por la Promovente.
En función de lo anterior, el Experto considera que las marcas de la Promovente pudieran eventualmente estimarse como notoriamente conocidas en México de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 98 bis establece:
“Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conocen la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma”.
Adicionalmente, si bien es cierto que el Titular ha registrado otros nombres de dominio conformados por palabras o términos descriptivos o genéricos, tales como: , , , , , , , , , entre otros, también es cierto que el Titular ha registrado diversos nombres de dominio conformados por diversas marcas famosas, tales como: , , , , , siendo que estos nombres de dominio fueron objeto de disputa que concluyeron en la transferencia de los mismos a sus legítimos titulares.
Por lo anterior, este Experto estima que el hecho de que el Titular haya registrado diversos nombres de dominio conformados por palabras o términos descriptivos o genéricos, no puede por si sólo generar un interés legítimo en su favor, siendo que también ha registrado nombres de dominio conformados por marcas notorias o famosas.
Por otra parte, y respecto a si el nombre de dominio en disputa se usa en relación con un propósito relacionado al significado descriptivo o genérico de los términos que conforman al nombre de dominio es de señalar que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, por lo que el contenido del mismo no se relaciona de manera alguna con el posible significado de los términos “la” y “lechera”.
Asimismo, si bien es cierto que no se puede imponer una carga u obligación a titulares de nombres de dominio de hacer búsquedas de marcas previo el registro de los respectivos nombres de dominio, también es cierto que en particular los profesionales del registro de nombres de dominio tienen un deber de no infringir derechos de terceros y de hecho existen precedentes en donde se ha aceptado como un consenso mayoritario que los titulares tienen un deber mínimo consistente en realizar búsquedas simples de Google respecto al término o términos que conformarán el nombre de dominio respectivo (ver Mobile Communication Service Inc., v. WebReg, RN,Caso OMPI No. D2005-1304; Compart AG v. C / Vertical Axis, Inc.,Caso OMPI No. D2009-0462; The Law Society v. RareNames WebReg / Rarenames, Inc.,Caso OMPI No. D2009-0720.
En este sentido, es importante puntualizar que el Experto al realizar una búsqueda simple en Google se percató no sólo de que los primeros resultados corresponden a la marca LA LECHERA titularidad de la Promovente, sino que aparecen una infinidad de resultados la mayoría de ellos relacionados con las marcas de la Promovente, por lo que el Experto estima que es prácticamente imposible que el Titular al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa no tuviera conocimiento de la existencia de las marcas LA LECHERA y LA LECHERA Y DISEÑO, más aún si se toma en cuenta que el Titular es un inversor de nombres de dominio “.mx”, lo cual presupone que tiene conocimiento de diversas marcas en el mercado mexicano.
Por otra parte, es importante señalar que el Titular reconoció expresamente que “El dominio estuvo estacionado en diferentes plataformas de parking como una manera legítima de mantener el dominio en estado activo y en línea, además de ser un medio útil de contacto” de lo cual se desprende que el contenido del sitio web del nombre de dominio en disputa nunca hizo referencia al significado propio de los términos “la” y “lechera”.
En consecuencia, derivado de la gran presencia y notoriedad de la marca LA LECHERA titularidad de la Promovente, los antecedentes del Titular consistentes en registrar nombres de dominio compuestos por marcas notoriamente conocidas o famosas y la falta de vinculación entre el significado de los términos “la” y “lechera” y el contenido que se encuentra dentro del nombre de dominio en disputa generan que este Experto estime que el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b de la “Política” establece de manera ejemplificativa, más no taxativa, las siguientes causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al Promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supere costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa; o
ii. el nombre de dominio en disputa se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio en disputa y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio web.
Es importante mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio en disputa para cumplir con el tercer requisito.
La Promovente argumenta que ha sido constante la mala fe del Titular en la obtención y registro de nombres de dominio, debido a que el Titular ha sido objeto de otras disputas bajo la Política (ver Frutas Concentradas, S.A.P.I. de C.V., v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0009; Cartier International A.G. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0002; Banco Nacional de México, S.A. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0022; Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0033; Cruz Azul Fútbol Club, A.C. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0012; Red Bull Gmbh v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006).
Por su parte el Titular argumentó que si para la Promovente es un valioso argumento citar algunas disputas que ha enfrentado en el pasado, también es cierto que ha colaborado con la transferencia de decenas de nombres de dominio a gente y empresas que reclaman derechos o propiedad previa sobre ciertos nombres de dominio y cita algunos ejemplos, como lo hizo con , , y exhibiendo como pruebas cartas expedidas por Timberland y Larousse agradeciendo al Titular por su colaboración y profesionalismo en la transferencia de determinados nombres de dominio.
En este sentido, el Experto estima que nada justifica que el Titular registre nombres de dominio conformados por marcas notoriamente conocidas o famosas, independientemente de que en un momento posterior haya colaborado en la transmisión de dichos nombres de dominio.
Adicionalmente, el Experto estima que el hecho de que el Titular cuente con una cartera importante de nombres de dominio conformados por términos descriptivos o genéricos no implica que el mismo no haya incurrido en actos de mala fe al registrar nombres de dominio conformados por marcas notoriamente conocidas o famosas ajenas al mismo.
Lo anterior, claramente constituye un patrón de conducta por parte del Titular, el cual ha sido documentado en los casos: Frutas Concentradas, S.A.P.I. de C.V., v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0009; Cartier International A.G. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0002, Banco Nacional de México, S.A. v. Jesús Navarro Saracibar;Caso OMPI No. DMX2014-0022, Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0033; Cruz Azul Fútbol Club, A.C. v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2014-0012; Red Bull Gmbh v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006, lo cual encuadra como conducta de mala fe de acuerdo con la Política y demuestra la historia del Titular de registrar nombres de dominio que incorporan en su totalidad marcas notoriamente conocidas o famosas.
Asimismo, dado que este Experto estima que existen elementos como la falta de correlación entre el significado de los términos “la” y “lechera” y el contenido del sitio web del nombre de dominio en disputa , así como la gran notoriedad y presencia en el mercado mexicano de las marcas LA LECHERA y LA LECHERA Y DISEÑO, se concluye que el mantenimiento pasivo o inactividad del nombre de dominio en disputa por sí mismo constituye en este caso un uso de mala fe, aún y cuando inclusive haya podido existir una utilización esporádica del mismo, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003.
Respecto a las supuestas comunicaciones sostenidas entre las partes y que eventualmente pudiesen llegar a demostrar un comportamiento de mala fe por parte del Titular en términos de lo dispuesto por el párrafo 1.b.i de la Política, este Experto estima que dado el patrón de conducta de la Promovente consistente en registrar nombres de dominio conformados por marcas notoriamente conocidas o famosas, circunstancia que ha quedado acreditada en este procedimiento, no es necesario llevar a cabo un análisis de las referidas comunicaciones ya que ha sido acreditado que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Promovente.
Luis Carlos Schmidt Ruiz del Moral
Experto Único
Fecha: Noviembre 6, 2015
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