El Promovente es Miguel Ángel Bracamontes Baz con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Legarreta y Asociados, S.C., México.
El Titular es Jorge González, con domicilio en el Distrito Federal, México, y la contestación por parte del Titular fue presentada por Rubén C. Navarro Hoyo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México y el Agente Registrador es Hospedando.Com.Mx. 3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de septiembre de 2015. El 29 de septiembre de 2015 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de octubre de 2015 NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta proporcionando información que difería parcialmente de aquella incluida en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 16 de octubre de 2015 suministrando la información develada por el Registrador e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente realizó dicha enmienda el 16 de octubre de 2015. El Centro verificó que la Solicitud enmendada cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de octubre de 2015. De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de noviembre de 2015. La Contestación fue presentada por Rubén C. Navarro Hoyo el 9 de noviembre de 2015 vía correo electrónico utilizando para ello la dirección electrónica de contacto que aparecía en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de noviembre de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Habiendo examinado los escritos, comunicaciones procesales y constancias que obran en el expediente, el Experto que suscribe hace constar que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es actualmente presidente de Grupo Diario de Morelos, una empresa fundada en 1978 que desde 2011 edita y publica, entre otros, el diario Extra!, un periódico de nota roja, deportes, espectáculos y entretenimiento del estado de Morelos, México.
Desde el 14 de marzo de 2011, el Promovente es reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como cesionario de las marcas LA EXTRA y XTRA, registradas el 23 de enero de 2002 y el 20 de julio de 2007, respectivamente, en la clase 16 internacional con relación a "periódicos, impresos, revistas y publicaciones en general". Estos registros se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
Asimismo, el Promovente tiene conferida la reserva de derechos al uso exclusivo del título LA EXTRA con respecto a publicaciones periódicas en la especie de periódicos, según se acredita con la copia del certificado de concesión respectivo que expidió el Instituto Nacional del Derecho de Autor el 14 de enero de 2013. Esta reserva de derechos se encuentra vigente según se acredita con la copia del certificado de renovación respectivo de fecha 21 de enero de 2015.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de febrero de 2015 y desde entonces el sitio Web respectivo difunde noticias de actualidad sobre México y el mundo bajo los rubros siguientes: "Política, Economía, Sociedad, Ciudades, Global, Deportes, Ciencia, Curiosidades, Entretenimiento, Vídeos". 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. Existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada EXTRA, así como similitud en grado de confusión con respecto a la marca XTRA puesto que dichas marcas están totalmente comprendidas en el primero;
ii. Toda vez que las marcas EXTRA y XTRA amparan periódicos, impresos, revistas y publicaciones en general, la palabra "noticias" provoca que exista incluso una mayor vinculación entre las marcas del Promovente y el nombre de dominio en disputa;
iii. Existe también similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la reserva de derechos para el título La EXTRA, toda vez que de un examen fonético, gramático ideológico y gráfico no se desprende que existan diferencias que le otorguen distintividad al nombre de dominio en disputa;
iv. El Promovente no ha otorgado ninguna licencia o autorización para el uso de las marcas LA EXTRA y/o XTRA al Titular, situación que acredita el uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular;
v. El Titular no es un distribuidor autorizado del Promovente y nunca ha existido relación comercial entre ellos;
vi. El Titular no aclaró dentro de su sitio Web que este último no tiene relación alguna con el Promovente y/o con su licenciatario exclusivo;
vii. El Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, máxime si se considera que ni siquiera hizo público su nombre al momento de registrarlo;
viii. El Titular eligió el nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la fama de la marca LA EXTRA y así conseguir una mayor cantidad de visitas a su sitio Web;
ix. El nombre de dominio en disputa le impide al Promovente reflejar la denominación de sus derechos exclusivos de propiedad intelectual, en un nombre de dominio. B. Titular
En resumen, el Titular alega lo siguiente:
i. El Titular registró a título personal el nombre de dominio en disputa bajo el entendido de que, al estar disponible, el mismo podía ser objeto de apropiación particular por el Titular;
ii. Como el portal desarrollado por el Titular sería dedicado a noticias generales de México y el mundo, se optó por el nombre de dominio al considerar que "extra" es un término del dominio público y de aplicación generalizada en el idioma español, refiriéndose en específico a "además de" según establece el Diccionario de la Real Academia Española;
iii. La intención original del Titular era adoptar el nombre de dominio pero como este no estaba disponible, se optó por añadirle el término "extra" que sí estaba disponible y que connotaba un matiz de "además de" al conjunto de noticias que el Titular pretendía difundir;
iv. Entre los nombres de dominio que arrojó la búsqueda del Titular se encuentran , , , y , los cuales están registrados a nombre de terceros;
v. Si bien el Promovente tiene un derecho sobre la palabra "extra", el Titular desconoce cómo la autoridad mexicana permitió que un vocablo coloquial fuera explotado por un particular de forma exclusiva;
vi. Entre los nombres de dominio que usa el Promovente se encuentran , , , y , de donde se desprende que el Promovente no ha mostrado un interés por explotar un dominio que lleve la palabra "extra";
vii. El tabloide denominado "Extra! de Morelos" que publica el Promovente no tiene un portal exclusivo en Internet ya que el nombre de dominio redirige al visitante al portal ;
viii. El diario Extra! de Morelos y su portal bajo solo circulan en esa entidad federativa mientras que es de carácter nacional y global;
ix. El tabloide Extra! de Morelos se caracteriza por su amarillismo y violencia exagerada, y esa no es una fama de la que el Titular hubiera querido aprovecharse como afirma el Promovente;
x. El Promovente se conduce de mala fe al pretender despojar al Titular de su sitio Web que tiene actualmente un tráfico mensual de un millón doscientos mil visitantes y se ubica dentro de los primeros mil sitios Web en México en el ranking de Alexa;
xi. El Promovente, quien ha operado al menos seis sitios Web a lo largo de quince años, no ha logrado posicionarse nunca dentro de los primeros mil lugares en México. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP. B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba con relación a los tres requisitos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos requisitos en el caso concreto. C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión a dilucidar bajo este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o auditiva si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
El Promovente funda su Solicitud en: a) un registro marcario mexicano concedido en 2002 que tiene por objeto la denominación LA EXTRA; b) un registro marcario mexicano concedido en 2007 sobre la denominación XTRA; y c) una reserva de derechos al uso exclusivo del título LA EXTRA, concedida en 2013.
Al comparar las marcas y la reserva de derechos del Promovente con el nombre de dominio , se advierte que este último reproduce en su totalidad los términos LA EXTRA sobre los que el Promovente tiene derechos de uso exclusivo en México.
Lejos de desvirtuar la asociación con los signos registrados del Promovente, la inclusión de la palabra "noticias" en el nombre de dominio en disputa denota la confusión conceptual con aquellos ya que los términos LA EXTRA son empleados por el Promovente con relación a un periódico que difunde precisamente "noticias".
De lo anterior se impone concluir la semejanza en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con respecto a la marca LA EXTRA y la reserva de derechos sobre el título LA EXTRA.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el umbral del artículo 1.a.)i) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa, u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."
En resumidas cuentas, el Promovente alega que el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política ya que no es distribuidor o licenciatario del Promovente ni es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ya que este fue registrado desde un inicio a nombre de Jorge González y no del propio Titular.
El Titular por su parte manifiesta haber registrado a título personal el nombre de dominio ya que este se encontraba disponible. Afirma el Titular que su intención original era registrar el nombre de dominio pero como este se encontraba ocupado, optó por anteponerle "extra" que es un término de uso común en español que connotaba un matiz de "además de" al conjunto de noticias que planeaba difundir.
El Experto rechaza por inexacta e insuficiente la justificación expuesta por el Titular ya que por principio de cuentas se hace notar que la denominación registrada del Promovente es LA EXTRA y no simplemente "extra" como erróneamente señala el Titular. Asimismo, escapa al Titular que en el gremio de voceadores de periódicos el término 'Extra' tiene una connotación propia1. En este sentido puede deducirse que LA EXTRA hace referencia a "la noticia" que ocupa normalmente el encabezado de un diario y consecuentemente su adopción como título y denominación fue estimada lo suficientemente distintiva para fines de registro y reservación tanto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cada uno por separado en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias.
En vista de que, a juicio del Experto, el nombre de dominio en disputa se aprovecha indebidamente de una marca registrada y de una reserva de derechos que le eran oponibles jurídicamente al Titular por estar domiciliado en territorio mexicano, así como al hecho de que el sitio Web del Titular difunde primordialmente noticias de México, al igual que el periódico que edita el Promovente bajo su título reservado en México, es de concluirse que el Titular no realiza una oferta de buena fe de servicios en términos del párrafo 1.c.i de la Política.
Por otra parte, toda vez que el nombre de dominio en disputa no fue registrado a nombre del Titular, sino al de Jorge González, cuya circunstancia no es explicada ni aclarada en forma alguna por el Titular, es inconcuso que el Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
Igualmente, debido a que el sitio Web del Titular incluye publicidad ("banners") de diversos anunciantes, presumiblemente a cambio de una contraprestación en dinero, no puede decirse que el Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En estas condiciones, el Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos al tenor de la Política.
Así se cumple el segundo requisito del artículo 1.a.) de la Política. E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversos supuestos indicativos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, o bien que se ha utilizado de mala fe.
Con relación a este requisito, el Promovente alega esencialmente que el Titular eligió el nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la fama de la marca LA EXTRA y así conseguir una mayor cantidad de visitas a su sitio Web. Argumenta asimismo el Promovente que el nombre de dominio en disputa le impide reflejar la denominación objeto de sus derechos exclusivos de propiedad intelectual en un nombre de dominio correspondiente.
En su defensa, el Titular afirma que la única fama que tiene el periódico del Promovente en Morelos es debido a su amarillismo y violencia exagerada, y que esa fama en nada ha ayudado al Titular a hacerse con un tráfico mensual de un millón doscientos mil visitantes a su sitio Web.
En opinión del Experto, el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo en el sentido que proscribe la Política en razón de que las marcas y la reserva de derechos del Promovente eran preexistentes al nombre de dominio en disputa, y tales denominaciones o titulo reservado son lo suficientemente distintivas en el ámbito periodístico y editorial mexicano como para haberse ignorado por alguien como el Titular que está domiciliado en México y cuyo negocio noticioso se relaciona íntimamente con los servicios a los que se aplica la marca LA EXTRA del Promovente, y con el periódico que circula bajo LA EXTRA, que es el titulo reservado en exclusiva por el Promovente.
El Titular declara haber registrado el nombre de dominio en disputa debido a que este se encontraba disponible. Sin embargo, el Titular pasa por alto su obligación consistente en cerciorarse de que el registro y uso del nombre de dominio en disputa no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros, según se desprende de la cláusula 2 del contrato de registro del nombre de dominio en disputa ("Politicas Generales de Nombre de Dominio .MX"2), que a la letra establece:
"El Registry .MX simplemente está administrando la terminación en Internet .MX, y por tanto, cualquier consecuencia derivada del registro y/o uso de Nombres de Dominio que constituya o pudiera constituir violaciones a la legislación aplicable, es responsabilidad exclusiva del Registrante del Nombre de Dominio."
A la luz de las circunstancias hasta aquí descritas, este Experto considera que, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Promovente incumplió su obligación de verificar la existencia de los derechos exclusivos del Promovente, que eran oponibles jurídicamente al Titular por encontrarse este último en territorio mexicano.
Dicho de otra manera, el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe en el contexto de la Política en virtud de que el Titular podía y debía saber la existencia de la marca registrada LA EXTRA del Promovente, así como de la reserva de derechos del Promovente sobre el título LA EXTRA. Ver párrafo 3.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición.
Al margen de lo anterior, y como ya se advirtió en el apartado precedente, el Titular no explica porqué registró a nombre de Jorge González, como lo demuestra el reporte de verificación del Registrador. La falsedad sobre la identidad del registrante del nombre de dominio en disputa constituye a juicio de este Experto un indicio adicional de mala fe por parte del Titular.
Al concatenar los indicios documentados en el expediente, el Experto arriba a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe en el contexto de la Política, atento a lo cual deviene intrascendente determinar si el nombre de dominio en disputa fue usado de mala fe o no.
De esta forma se cumple con el supuesto del artículo 1.a.)iii) de la Política. 7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
22 de diciembre de 2015
1 "En siglos pasados el término 'extra' era utilizado a diario por los jóvenes vendedores de periódicos. Así, al grito de "extra, extra" se encargaban de dar a conocer a los viandantes las noticias más singulares e importantes que cada día aparecían en las portadas de los citados medios de comunicación." Ver definición de extra - Qué es, Significado y Concepto en "/extra/"
2 Las cuales se encuentran disponibles en "/jsf/static_content/domain/policies_first_new.jsf".
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