La Promovente es Société des Produits Nestlé S.A. con domicilio en Vevey, Suiza, representada por Alegría Martínez & Fernandez Wong, S.C., México.
El Titular es Manuel Ceja, con domicilio en Querétaro, México, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC-México. El Agente Registrador del citado nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de diciembre de 2015. El 2 de diciembre de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de diciembre de 2015 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de enero de 2016. La Contestación fue presentada en fecha 7 de enero de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de enero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa de nacionalidad Suiza con marcas registradas para la comercialización de diversos productos alimenticios.
La Promovente es propietaria de las siguientes marcas registradas dentro de México: Registro Marca Fecha de presentación
118972
LA LECHERA
13 de diciembre de19631
1470124
LA LECHERA (Y DISEÑO)
09 de julio de 2007
1474480
LA LECHERA (Y DISEÑO)
09 de julio de 2007
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de noviembre de 2012. El Titular adquirió el nombre de dominio en disputa el 8 de junio de 2015. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente argumenta lo siguiente: I. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos.
Que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la parte nominativa de las distintas marcas LA LECHERA, lo cual no requiere de la realización de un examen detallado para determinar la semejanza en grado de confusión.
Señala que ya existe otra decisión en la cual se ha determinado que un nombre de dominio que incorporaba el término “la lechera” era semejante en grado de confusión a las marcas de la Promovente (cita Société des Produits Nestlé, S.A. c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0022). II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que al Titular del nombre de dominio en disputa no se le denomina, ni se le conoce (o ha conocido) como el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene ninguna marca registrada para LA LECHERA y no es licenciatario de las marcas de la Promovente.
Que el Titular pretende establecer una relación directa con LA LECHERA, conducta que provoca confusión entre el público consumidor.
Que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa con la intención de revenderlo y obtener a cambio una suma de dinero desproporcional.
Que el Titular había manifestado interés en la compra del nombre de dominio en disputa al anterior titular de éste, probándose con esto que el Titular tenía conocimiento de las marcas de la Promovente.
Que el Titular fue notificado por parte de la Promovente de la existencia de sus marcas LA LECHERA, sin que el Titular haya contestado a dichas comunicaciones. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa el 8 de junio de 2015, sin que se tenga conocimiento de que se haya hecho uso del mismo.
Que en el momento en que adquirió el nombre de dominio en disputa, el Titular ya tenía conocimiento de la existencia de las marcas de la Promovente.
Que a partir de búsquedas realizadas en motores en línea y en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se advierte que haya resultados para que el titular originario2 del nombre de dominio en disputa, ni Manuel Ceja, puedan ser relacionados de forma alguna con las marcas LA LECHERA y su titularidad. B. Titular
Esencialmente el Titular manifestó:
Que adquirió el nombre de dominio en disputa (y también los nombres de dominio y ) para un proyecto en el cual sería contratado para desarrollar un sitio web.
Que los términos “La” y “Lechera” son términos genéricos de diccionario sobre los cuales nadie puede reclamar derechos exclusivos de uso.
Que no pudo comenzar la implementación del citado proyecto debido a que no podía configurar los DNS del nombre de dominio en disputa, ante el hecho de que dicho nombre de dominio había sido congelado, razón por la cual no puede comprobar los avances que ya tenía respecto del desarrollo de esta página. I. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos.
El Titular acepta que el nombre de dominio en disputa incorpora las marcas de la Promovente, aunque señala que nadie puede tener derechos exclusivos sobre términos que aparecen en el diccionario. II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que no adquirió el nombre de dominio en disputa con la intención de relacionarse con la marca de la Promovente ni adquirió el nombre de dominio en disputa con la intención de revenderlo.
Que le resulta extraño que la Promovente haya esperado varias décadas para tratar de utilizar el nombre de dominio en disputa, siendo que la Promovente tiene muy pocos nombres de dominio registrados con el dominio superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.”.
Que nunca recibió los correos que la Promovente alega le fueron entregados. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que la única razón por la que no pudo hacer uso del nombre de dominio en disputa se debe a que el mismo fue congelado y, por tal razón, no pudo configurar los DNS.
Que fue hasta junio del 2015 que adquirió la titularidad sobre el nombre de dominio en disputa.
Que él es un programador web independiente y por lo mismo parte de su profesión incluye el registrar u obtener nombres de dominio para sus clientes, por lo cual, jamás tuvo la intención de revender el nombre de dominio en disputa.
Que la falta de pruebas aportadas por la Promovente evidencia el débil soporte de sus argumentos.
Que ningún registro de marca es absoluto y por lo mismo las marcas de la Promovente no le otorgan derechos exclusivos sobre palabras comunes de diccionario. 6. Debate y conclusiones
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Resulta procedente determinar si se cumplen los tres puntos de la Política, para lo cual este Experto procede a analizar cada uno de ellos: A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
Existe semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas LA LECHERA de la Promovente. Dicha marca está totalmente comprendida en el nombre de dominio en disputa. El Titular ha reconocido expresamente este hecho.
La adición del ccTLD “.mx” al final del nombre de dominio en disputa del Titular, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de las marcas de la Promovente (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas,Caso OMPI No. D2002-0537; ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
El Experto considera probado el primer elemento requerido por la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Las manifestaciones efectuadas por el Titular, en el sentido de que le resulta extraño el tiempo que tardó la Promovente en buscar adquirir el nombre de dominio en disputa, no son relevantes para este caso. Los titulares de registros de marca no están obligados a obtener nombres de dominio en todos los ccTLDs. Dichas manifestaciones no desvirtúan el hecho de que la Promovente tiene la titularidad sobre los registros de marca LA LECHERA en México y otras jurisdicciones, siendo que la Política LDRP (aplicable al presente caso) no prevé un término específico para que la Promovente pueda presentar una Solicitud relativa al nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como ; en cambio, la Promovente sí probó que tiene derechos exclusivos sobre las marcas LA LECHERA.
La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de sus registros de marca lleva al Experto a encontrar ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431).
A pesar de sus manifestaciones, el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que incorpora la totalidad de la marca LA LECHERA de la Promovente (Ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408).
El hecho de que el Titular manifieste que LA LECHERA es un término de diccionario, no significa que LA LECHERA no sea una marca distintiva y reconocida por el público consumidor, pues esta marca cumple la función de diferenciar los productos de la Promovente de otros productos en el mercado.
Más allá de sus manifestaciones, el Titular no ha demostrado que haga un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Tampoco hay pruebas en el expediente que demuestren que el Titular haya ejercido o ejerza un uso legítimo del nombre de dominio en disputa (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso No. D2000‑0574; Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Las meras manifestaciones de que el Titular es un diseñador web contratado por un cliente para desarrollar el contenido de la página web a la cual resolvería el nombre de dominio en disputa tampoco fueron soportadas por pruebas. Dichas manifestaciones quedan todavía más deslegitimadas si se considera que de conformidad con la contestación a la Solicitud, el Titular habría adquirido también los nombres de dominio y los cuales podría haber utilizado el Titular para el desarrollo del citado proyecto para el cual hipotéticamente habría sido contratado. Sin embargo, este Experto ha podido comprobar que a la fecha de la presente Decisión los nombres de dominio y carecen también de contenido.
En casos semejantes, otros expertos (con los cuales concuerda este Experto) han determinado que en ausencia de evidencia que demuestre lo contrario, la tenencia pasiva de un nombre de dominio no puede constituirse como uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
Por tanto, el Titular no ha probado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Euromarket Designs, Inc. v. Domain For Sale VMI,Caso OMPI No. D2000-1195; Netcentives, Inc. v. B W Brody Company,Caso OMPI No. D2000-0672; Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group,Caso OMPI No. D2006-0483).
El Experto considera probado el segundo elemento requerido por la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio en disputa para que se tenga por cumplido el tercer requisito.
Las marcas de la Promovente han sido registradas en México, lo cual supone que dichas marcas han sido consideradas distintivas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los registros de las marcas LA LECHERA se encuentran en vigor. Estos registros le confieren a la Promovente el derecho exclusivo de uso sobre dichas marcas. Su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial ha surtido efectos jurídicos oponibles al Titular, de la misma manera que le surtió efectos legales al anterior titular del nombre de dominio objeto del procedimiento Société des Produits Nestlé S.A. c. Jesus Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0022. Ello, aunado al reconocimiento que tiene la marca LA LECHERA en territorio mexicano, y a la intensiva publicidad y presencia en el mercado de que ha sido objeto esta marca, permiten presumir que al momento de registrarse el nombre de dominio en disputa por el Titular este sabía que la marca LA LECHERA era objeto de derechos exclusivos de la Promovente. Ese hecho lleva a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa por el Titular habría sido hecho con conocimiento de la marca LA LECHERA del Promovente y de mala fe (ver Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
En virtud de lo anteriormente expuesto, al considerarse el registro del nombre de dominio en disputa por el Titular como realizado de mala fe, el tercer punto de la Política ha sido cumplido. Sin embargo, se explorará brevemente si la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa puede equipararse a uso de mala fe (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; Jupiters Limited v. Aaron Hall,Caso OMPI No. D2000-0574).
Este Experto considera (de manera concordante con otros Expertos) que las circunstancias para encontrar un registro o uso de mala fe por parte de un titular no se limitan de manera exclusiva a los supuestos previstos en el artículo 1.b) de la Política. Existen circunstancias ad casum que permiten determinar otras circunstancias que puedan ser consideradas como uso o registro de mala fe.
Las manifestaciones del Titular en el sentido de que no pudo hacer uso del nombre de dominio en disputa en razón de que el mismo se encontraba suspendido, pero que sí contaba con un proyecto profesional para desarrollar una página web, en relación con el nombre de dominio en disputa, no han sido soportadas con pruebas. En cualquier caso, a partir del expediente se puede deducir que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa en junio de 2015, y el nombre de dominio en disputa parece haber sido puesto en suspenso en agosto del 2015. En ese plazo se pudo haber hecho algún uso legítimo del nombre de dominio en disputa, pero el Titular no aportó prueba alguna para demostrar algún uso legítimo o intento de uso de buena fe del nombre de dominio en disputa. Asimismo, tal y como ha mencionado el Experto anteriormente, el Titular tampoco estaría utilizando en la actualidad los nombres de dominio y que podrían haber sido utilizados para el supuesto proyecto empresarial para el que hipotéticamente habría sido contratado el Titular.
Adicionalmente, en el expediente se han encontrado los siguientes puntos que el Experto considera como circunstancias relevantes para valorar la utilización del nombre de dominio en disputa:
a) Que las marcas de la Promovente fueron registradas en México con más de cincuenta años de anticipación al registro del nombre de dominio en disputa;
b) Que al haber sido publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dichos registros tuvieron un efecto de publicidad oponible al Titular del nombre de dominio en disputa;
c) Que LA LECHERA es una marca que tiene un alto grado de reconocimiento entre los consumidores mexicanos. Como lo ha establecido el experto en Société des Produits Nestlé S.A. c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0022, la marca LA LECHERA tiene una gran presencia y notoriedad en México.
d) Que el Titular escogió un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca LA LECHERA.
e) Que el nombre de dominio en disputa se ha encontrado inactivo y no se aportó prueba alguna para soportar un posible uso de buena fe sobre el mismo;
f) Que el Titular no ofreció pruebas para demostrar que su adquisición del nombre de dominio en disputa se haya hecho de buena fe; y
g) Que no hay pruebas en el expediente que demuestren que el Titular haya tenido derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Atendiendo a lo anterior, con base en la doctrina de la tenencia pasiva seguida por numerosos expertos tanto en decisiones bajo la Política y el Reglamento como bajo la Política UDRP, el Experto considera que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, dentro del presente caso, satisface los criterios para determinar que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe (Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Por tanto, el tercer requisito de la Política ha sido probado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto resuelve que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 5 de febrero de 2016
1 Registrada desde septiembre de 1964.
2 De conformidad con la información disponible en el expediente parece desprenderse que el anterior titular del nombre de dominio en disputa sería Jesús Navarro Saracibar, quien actuó como titular del nombre de dominio en el procedimiento Société des Produits Nestlé, S.A. c. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2015-0022.
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