La Promovente es Goal Zero LLC con domicilio en Riverton, Utah, Estados Unidos de América ("EUA"), representada por Norton Rose Fulbright US LLP, EUA.
El Titular es Roberto Cejudo Martinez con domicilio en Ciudad de México, México, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registro de los nombres de dominio en disputa es NIC-México. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky (una división de NIC-Mexico). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 16 de diciembre de 2015. El 16 de diciembre de 2015 el Centro envió a NIC-México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de diciembre de 2015 NIC-México envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico, y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de enero de 2016. La Contestación fue presentada el 8 de enero de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru, Luis C. Schmidt, y Enrique Ochoa como miembros del Grupo de Expertos el día 10 de febrero de 2016, recibiendo las Declaraciones de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Goal Zero LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Delaware, con domicilio en Riverton, Utah, EUA, que se dedica a fabricar y comercializar diversos productos de energía portátil.
La Promovente es propietaria del nombre de dominio , mismo que tiene registrado desde el 25 de marzo del 2006.
La Promovente es titular de los siguientes registros de marca:
Marca
No. de Registro
País
Fecha de presentación
Fecha de registro
GOAL ZERO
1266092
México
16 de marzo de 2011
9 de febrero de 2012
GOAL0
3880858
EUA
3 de junio de 2009
23 de noviembre de 2010
GOAL ZERO
4564422
EUA
16 de septiembre de 2010
8 de julio de 2014
Los nombres de dominio en disputa y fueron registrados por el Titular, Roberto Cejudo Martínez, el 17 de febrero de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Expresa que desde el año 2009, ha fabricado y comercializado diversos productos de energía portátil, como kits solares, paneles solares portátiles, generadores, y varios accesorios relacionados.
Que es titular de las marcas GOAL0 y GOAL ZERO en EUA, y GOAL ZERO en México.
Que los registros de marca de los que es titular se encuentran en vigor y surtiendo todos sus efectos legales.
Que los nombres de dominio son idénticos a las marcas registradas de la Promovente. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
La Promovente afirma que al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, el Titular y una compañía afiliada, denominada Inmobilín, actuaban como distribuidores autorizados de sus productos en México. Para tal efecto, señala que dicha relación contractual ya ha terminado.
Que rescindió el contrato de distribución que tenía con el Titular, y que ha notificado al Titular que deje de utilizar el nombre de dominio y cese de inmediato cualquier uso del mismo con relación a la Promovente y la marca GOAL ZERO.
Que a pesar de no tener ningún derecho o interés legítimo sobre los dominios en disputa, el Titular se ha negado a ceder control de los mismos.
Que el Titular carece, en absoluto, de un interés legítimo sobre los nombres de dominio, ya que no es distribuidor de la Promovente y no tiene ninguna relación de distribución desde hace más de año y medio. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Promovente argumenta que el Titular está utilizando los nombres de dominio en disputa de mala fe.
Que el Titular utiliza los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa con el fin de confundir a los consumidores, haciéndoles creer que es un distribuidor autorizado de productos de Goal Zero y que sigue estando afiliado con la Promovente.
Que el Titular utiliza la marca GOAL ZERO junto con imágenes de los productos de la Promovente, e información tomada del sitio de dicha Promovente, para generar tráfico hacia el sitio al cual resuelven los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular expresó tener la intención de seguir utilizando la denominación y marca de la Promovente para ofrecer en venta productos al público, aún y cuando ya no tiene inventario de productos. Según el dicho de la Promovente, el Titular manifestó que busca perjudicar a la marca GOAL ZERO y su reputación pues informará a los posibles compradores sobre el hecho de que se han acabado los productos Goal Zero así como la imposibilidad de cumplir con los pedidos que ya hayan sido efectuados.
Que al privar a la Promovente y a su nuevo distribuidor en México del uso de los nombres de dominio en disputa, el Titular busca causar un daño a la Promovente. B. Titular
El Titular esboza los siguientes antecedentes:
Que en 2012 recibió del representante de la Promovente la autorización para distribuir en México los productos de la marca GOAL ZERO, junto con la autorización para el registro de los nombres de dominio en disputa.
Que en mayo de 2012 la Promovente le envió un certificado de distribución, para que Inmobilín, bajo la representación del Titular comercializara productos con la marca GOAL ZERO en México.
Que durante los años 2012, 2013, e inicios de 2014, los productos GOAL ZERO fueron distribuidos y comercializados en diversos establecimientos en México, siendo que por lo mismo, el Titular adquirió reconocimiento entre los consumidores bajo los nombres de dominio en disputa.
Que en 2014, la Promovente dio por terminado el contrato de distribución con el Titular sin respetar el aviso de sesenta días que se tenía estipulado para notificar terminación.
Que en virtud de dicha terminación, el Titular sufrió daños económicos, e Inmobilín tuvo que quedarse con el inventario de la mercancía que estaba programada para resurtir a sus clientes durante el 2014.
Que para mitigar las pérdidas y gastos de Inmobilín, el Titular ha seguido utilizando los nombres de dominio en disputa para anunciar la mercancía correspondiente y desplazar dichos productos.
Que su relación contractual con la Promovente continuó hasta el 2015, tal y como se advierte de las diversas comunicaciones sostenidas. Con base en este hecho, señala que es evidente la intención de la Promovente de confundir a este Grupo de Expertos y que, además, se advierte la falsedad de las declaraciones relativas a que la relación contractual, entre dichas empresas, concluyó en el año 2014.
Que en 2015, tras recibir de la Promovente una oferta para la compra del inventario, envió a la misma una propuesta para llevar a cabo esta venta. Posteriormente, recibió de la Promovente una confirmación formal de la compra del inventario y los nombres de dominio en disputa.
Que el 01 de septiembre de 2015, la Promovente decidió no llevar a cabo la compra del inventario y manifestó la intención de comprar solamente los nombres de dominio.
Que se negó a vender los nombres de dominio a la Promovente, dado que estos nombres de dominio constituían el medio por el cual ofrecía en venta el inventario a efecto de liquidarlo. I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Argumenta el Titular que los nombres de dominio en disputa y la marca GOAL ZERO son idénticos debido a que fueron registrados con conocimiento y autorización de la Promovente.
Que el contrato de distribución que existía entre la Promovente y él, fue rescindido en contravención los términos y condiciones establecidos en el mismo.
Que los productos que ofrece son originales, y que por lo tanto no existe infracción o uso ilegítimo de las marcas de la Promovente.
Que su relación comercial con la Promovente duró hasta 2015 y no hasta 2014. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular tiene intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, toda vez que en 2012 él era el único distribuidor autorizado de los productos Goal Zero en México.
Que la Promovente autorizó al Titular para adquirir los nombres de dominio en disputa.
Que los consumidores han utilizado los nombres de dominio en disputa para contactar al Titular, quien los utiliza para comercializar los productos en los que invirtió.
Que la Promovente rescindió el contrato de distribución sin haber respetado el término de 60 días de notificación previa para ese efecto.
Que la Promovente no ha propuesto o aceptado un plan de transición para adquirir el inventario sobrante.
Que toda vez que la Promovente cuenta con nuevos distribuidores en México, que cubren los puntos de venta para el producto, los nombres de dominio en disputa son el único medio para agotar los productos y finiquitar la relación comercial.
Que la Promovente no ha logrado demostrar la falta de interés legítimo del Titular. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Alega que no se puede afirmar que el Titular tiene como fin dañar o empañar el prestigio de la marca cuando el uso que está haciendo de los nombres de dominio en disputa está encaminado a colocar en el mercado el inventario restante.
Que no existió mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, ya que los mismos fueron obtenidos bajo la autorización de la Promovente.
Que de las pruebas ofrecidas por la Promovente, no se aprecia que el Titular se ostente actualmente como distribuidor autorizado de los productos o que sigue afiliado con la Promovente, Goal Zero.
Que la finalidad de utilizar los nombres de dominio en disputa es vender el producto original de GOAL ZERO que adquirió de la Promovente.
Que su intención es ceder los nombres de dominio en disputa una vez que se haya agotado el inventario. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Por otro lado, para proveer a las Partes de una mejor decisión, este Grupo de Expertos considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés).1 Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variable de, la UDRP, y el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la segunda. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Los nombres de dominio y incorporan en su totalidad a la la marca GOAL ZERO. La presencia del ccTLD ".mx" en ambos casos y el gTLD ".com" carecen de relevancia jurídica y por lo tanto no pueden constituir elementos diferenciadores. (Ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
Por lo tanto se actualiza el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Como se desprende de los Anexos 1 y 4 ofrecidos por la Promovente, la fecha del registro de la marca GOAL ZERO en México es previa al registro de los nombres de dominio en disputa. La evidencia demuestra que la Promovente es titular de dicha marca.
A pesar de haber existido una relación contractual para la distribución de productos Goal Zero, no puede considerarse que existe un derecho permanente sobre el uso de la marca o los nombres de dominio en disputa, máxime si dicha relación ha terminado. Esto se refuerza con los argumentos y pruebas ofrecidos por ambas partes, en las cuales se pone en evidencia el fin de la relación (por lo menos desde 2015) y la insistencia de la Promovente por el cese de uso de la marca.
Como han sostenido otros grupos de expertos, si no se otorga autorización o licencia expresa en relación al uso de marcas en nombres de dominio, sólo se tendrá un derecho de usar la marca para comercializar dichos productos, pero no se entiende que exista un derecho más extenso para usar la marca como parte de un nombre de dominio (ver, mutatis mutandi: AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA,Caso OMPI No. D2002-0290; y Nokia Corporation v. Nokia Ringtones & Logos Hotline,WIPO Case No. D2001-1101)
De las pruebas ofrecidas por ambas partes es imposible derivar una autorización expresa para el registro o uso de los nombres de dominio en disputa.
El Titular afirma que la Promovente le notificó la terminación del contrato de distribución sin haber respetado el término de 60 días de notificación previa para ese efecto. Con base en las pruebas contenidas en el expediente, resulta claro que tanto la Promovente, como el Titular, aceptan que la relación contractual entre ellos ha terminado.
El Titular afirma que los clientes, distribuidores y puntos de venta en México han conocido a Inmobilín México S.A. de C.V. y Roberto Cejudo Martínez como y . Al respecto es pertinente señalar que no se ofreció prueba alguna para corroborar este argumento.
Tomando como base el contenido del sitio web al que dirigen los nombres de dominio en disputa, este Grupo de Expertos estima que cualquier reconocimiento de los nombres de dominio en disputa por parte de los clientes, distribuidores y puntos de venta, se hace en relación con la marca GOAL ZERO y la Promovente, no con el Titular. Dicha apreciación obedece al reiterado uso de la marca de la Promovente en dicha página web, así como a la carencia de una leyenda de aclaración en el sentido de que el Titular no es distribuidor autorizado de la Promovente.
En cuanto a los precedentes citados por el Titular, resulta pertinente analizar su aplicación al presente caso: DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds,Caso OMPI No. D2001-0160 se distingue de este caso, debido a que en Daimler, el sitio del titular contenía una declaración que divulgaba la relación entre el titular y el promovente; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 ("Oki Data"), también se distingue por el mismo motivo; Volvo Trademark Holding AB v. Auto Shivuk,Caso OMPI No. D2005-0447, se distingue de este caso, puesto que, si bien en Volvo no existía una divulgación sobre la ausencia de afiliación entre el titular y el promovente, este último se ostentaba como un simple distribuidor de auto partes Volvo, no como el titular de las marcas correspondientes; SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN Prade,Caso OMPI No. D2005‑0701 no es aplicable. En dicho caso, el titular proporcionó evidencia de un permiso expreso otorgado por el promovente para el registro del nombre de dominio, lo cual no se acredita en el presente expediente; Japan Airlines Company Limited v. TransHost Associates, JAL Systems and John A Lettelleir,Caso OMPI No. D2000-0573 no es aplicable, dado que en ese caso, a pesar de la ausencia de una declaración o divulgación, el titular demostró que el nombre de dominio en disputa correspondía a sus iniciales, lo cual, en la apreciación del experto era muestra clara de que no había mala fe en el registro (situación que no acontece en el asunto que nos ocupa); y National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Racing Connection / The Racin' Connection, Inc.,Caso OMPI No. D2007-1524 tampoco es aplicable a esta disputa, puesto que en ese caso, el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa contenía una aclaración en la que se señalaba que el titular no estaba afiliado con Nascar.
En el presente caso, el actuar del Titular (observable en los sitios a los cuales resuelven los nombres de dominio en disputa) no se ajusta a ninguno de los supuestos que permitirían acreditar derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Por lo tanto, se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Como se desprende de las pruebas ofrecidas por ambas partes, el Titular continúa comercializando los productos que distingue la marca GOAL ZERO de la Promovente, mediante el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa. De acuerdo con las aseveraciones de las Partes, esta situación tiene lugar en el contexto de una relación comercial terminada.
Conforme a las manifestaciones del Titular, éste pretende seguir utilizando la página de Internet a la que resuelven los nombres de dominio en disputa con el propósito de vender el inventario restante. Es así que continúa utilizando los nombres de dominio en disputa de manera intencional con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet que buscan, o podrían estar interesados en comprar los productos amparados por la marca de la Promovente.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados específicamente para distribuir los productos identificados con la marca GOAL ZERO. En tal razón, es posible concluir que la oferta de productos que el Titular ha seguido efectuando (a través de la página web a la que resuelven los nombres de dominio en disputa) crea la posibilidad de confundir al público consumidor. Este hecho se robustece si tenemos en cuenta que dichas conductas han continuado con posterioridad a la terminación de las relaciones comerciales entre la Promovente y el Titular. En virtud de lo anterior, este Grupo de Expertos considera satisfecho el requisito impuesto por el artículo 1.b).iv de la Política.
Por otro lado, se advierte que el Titular no tiene la necesidad de usar los nombres de dominio controvertidos para continuar vendiendo los productos que comercializa. Argumentar que necesariamente debe utilizar los nombres de dominio en disputa para vender estos productos y atraer potenciales consumidores estaría lejos de la realidad (ver Société Civile Agricole Chateau Margaux v. Goldman Williams Ltd,Caso OMPI No. D2001‑1147).
Todo lo anterior se ve reforzado por la falta de declaración o divulgación sobre la ausencia de una autorización, licencia o relación comercial entre la Promovente y el Titular, contrario a la doctrina establecida por Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra.
El Titular argumentó que las pruebas ofrecidas por la Promovente no demuestran que dicho Titular se esté ostentando como distribuidor autorizado de los productos Goal Zero. Sin embargo, es razonable pensar que una página web a la que resuelven nombres de dominio que incorporan en su totalidad la marca GOAL ZERO, en la cual se despliega ostensiblemente dicha marca, y se ofrecen productos amparados por la misma, la falta de una declaración en este sentido tiende a aumentar el riesgo de confusión en la mente del público consumidor.
Para efectos de situarse en el supuesto previsto por la Oki Data y su familia de precedentes, no es suficiente argumentar que el Titular no se ostentó como un distribuidor autorizado, sino que es necesario haber hecho una aclaración sobre la falta de autorización, licencia, o relación comercial entre el Titular y la Promovente, mediante una divulgación visible y expresa, lo cual no sucede en este caso.
Como se aprecia en el Anexo 17 del Escrito de Contestación, dentro de las negociaciones sostenidas por correo electrónico entre las Partes, el Titular condicionó la transferencia de los nombres de dominio en disputa al cumplimiento por parte de la Promovente de sus exigencias. De acuerdo con estas pruebas, el precio para adquirir los nombres de dominio en disputa, en caso de que la Promovente adquiriera también el inventario respectivo ascendía a USD 14,000, mientras que el precio de los nombres de dominio en disputa, en caso de que la Promovente no aceptara adquirir también el inventario, se elevaba a USD 50,000.
El Titular condicionó la transferencia de los nombres de dominio en disputa al cumplimento de sus exigencias durante la transición, superando los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa. Al hacer esto, el Titular también se colocó en el supuesto del artículo 1.b)i de la Política (ver, mutatis mutandi: Hotelconnect Limited v. Nawaz Haq,Caso OMPI No. D2007-0616; ENDEMOL Entertainment UK Plc v. Guido SCHERPENHUYZEN,Caso OMPI No. DTV2001‑0023; y Aktiebolaget Electrolux v. Li Bing Yu,Caso OMPI No. D2012-1106)
El tercer requisito de la Política se actualiza. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio y sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Presidente
Luis C. Schmidt
Experto
Enrique Ochoa
Experto
Fecha: 25 de Febrero de 2016
1 WI Consultores S.A.P.I. de C.V. v. Fabian Montes,Caso OMPI No. DMX2011-0033; Red Bull GmbH v. Jesús Navarro Saracibar,Caso OMPI No. DMX2013-0006; HID Global Corporation v. Javier Ramiro Ramírez Romero, Caso OMPI No. DMX2013-0008; y Plantronics, Inc. c. Luis Rodríguez de Francia,Caso OMPI No. DMX2013-0023.
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