La Promovente es Ebay, Inc. con domicilio en San Jose, California, Estados Unidos de América representada por Legarreta y Asociados, México.
El Titular es Cristobal Ayala Elizondo con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del citado nombre de dominio es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Hospedando.Com.Mx. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2016. El 20 de mayo de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de mayo de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de mayo de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de junio de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 22 de junio de 2016.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de junio de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una compañía de los Estados Unidos de América dedicada al comercio en línea.
La Promovente es titular de, entre otras, las siguientes marcas registradas:
Marca
Número de Registro
Clase
Fecha de Registro
País
EBAY
603066
35
24 de marzo de 1999
México
EBAY
648687
9
29 de marzo de 2000
México
EBAY
648688
14
29 de marzo de 2000
México
EBAY
657807
16
31 de mayo de 2000
México
EBAY
648689
25
29 de marzo de 2000
México
EBAY
648690
28
29 de marzo de 2000
México
EBAY
648691
38
29 de marzo de 2000
México
EBAY
648692
41
29 de marzo de 2000
México
EBAY
787384
42
22 de abril de 2003
México
EBAY
610474
35
24 de mayo de 1999
México
EBAY
1067610
35
21 de octubre de 2008
México
EBAY
1359402
14
8 de abril de 2013
México
EBAY
1379258
16
27 de junio de 2013
México
EBAY
1359403
25
8 de abril de 2013
México
EBAY
1359405
28
8 de abril de 2013
México
EBAY
1461403
25
11 de junio de 2014
México
EBAY
1359406
38
8 de abril de 2013
México
EBAY
1359409
42
8 de abril de 2013
México
La Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio, entre otros:
Nombre de dominio
Fecha de registro
4 de Agosto de 1995
11 de enero de 1999
11 de enero de 1999
31 de mayo de 2004
23 de abril de 2010
26 de marzo de 2001
11 de agosto de 2000
El Titular es Cristóbal Ayala Elizondo, quien registró el nombre de dominio en disputa el 11 de mayo de 2015. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente afirma que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de generar confusión y llevar al error a los visitantes de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, ya que éste les hace creer que se encuentra relacionado con la Promovente.
Que la marca EBAY es famosa debido a su antigüedad, difusión y cantidad de visitas.
Que los registros marcarios de EBAY preceden al registro del nombre de dominio en disputa.
Que la estructura gramatical de las denominaciones “Ebay” e “Ibey” las hace similares en grado de confusión.
Que ambas denominaciones son idénticas en relación con su pronunciación en el idioma español.
Que es evidente la similitud entre el diseño presentado en el nombre de dominio en disputa y el diseño relacionado con las marcas EBAY, ya que comparten la misma distribución de colores y una tipografía similar.
La Promovente asevera que no ha otorgado licencia o autorización para el uso de las marcas EBAY al Titular, lo cual, desde su perspectiva, confirma la falta de buena fe y uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa por el Titular.
Que el Titular eligió intencionalmente registrar el nombre de dominio en disputa debido a la fama de las marcas de la Promovente.
Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la intención de generar más tráfico a su sitio web, haciendo creer al público consumidor que el nombre de dominio guarda algún tipo de relación con la Promovente.
Que el Titular no incluyó un disclaimer (leyenda o divulgación) que señalara que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio controvertido no tiene relación alguna con la Promovente.
Que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
La Promovente asegura que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa por la fama de las marcas EBAY, a efecto de generar más tráfico hacia su sitio web y hacerle creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación con ésta.
Que el Titular eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la fama de la marca EBAY y obtener un lucro indebido.
Que el Titular creó la falsa impresión de estar actuando en nombre de la Promovente a efecto de defraudar a usuarios de Internet.
Que el Titular estaba al tanto, y conocía la existencia de las macas EBAY al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Por ello, señala que era evidente la intención del Titular de utilizar las marcas registradas de la Promovente con el fin de obtener un lucro indebido.
Que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular no se trata de una mera coincidencia, sino de una elección deliberada que demuestra que el Titular buscaba aprovecharse de la posibilidad de confusión y asociación con la Promovente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Para la emisión de la presente decisión, este Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la UDRP. Asimismo, este criterio, deriva del hecho de que la LDRP está basada en la UDRP y se constituye como una variante de ésta.
Dado que el Titular no contestó las pretensiones de la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que se consideren como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a las marcas EBAY de la Promovente.
Dada la pronunciación del nombre de dominio en disputa en español, y atendiendo a la manera en que se pronuncian globalmente las marcas EBAY, existe una evidente similitud fonética entre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.
Para efectos de robustecer la anterior determinación, este Experto se adhiere a las decisiones emitidas por otros Expertos, en las que se ha encontrado similitud en grado de confusión en casos en que las marcas de una promovente son fonéticamente similares a los nombres de dominio en controversia (ver, mutatis mutandi, VeriSign Inc., v. VeneSign C.A.,Caso OMPI No. D2000-0303).
La presencia del dominio de nivel superior correspondiente al código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” carece de relevancia jurídica y por lo tanto no puede constituir un elemento diferenciador entre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
La escritura caprichosa del nombre de dominio en disputa no impide que en su conjunto el nombre de dominio en disputa sea semejante en grado de confusión a las marcas EBAY de la Promovente, puesto que además de existir una clara similitud fonética, existe una confusión conceptual general en relación con la fuente de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, y un riesgo de confusión sobre la posible asociación entre la Promovente y el Titular, o el patrocinio de ésta a dicho Titular.
El primer supuesto de la Política ha sido probado. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Las pruebas ofrecidas por la Promovente demuestran sus derechos exclusivos sobre las marcas EBAY en México, país en el cual ha señalado tener su domicilio el Titular. La fecha de solicitud y registro de dichas marcas precede considerablemente a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por su parte, el Titular no ha argumentado o demostrado de forma alguna tener derechos o intereses legítimos sobre el término “ibey”, semejante en grado de confusión a la marca EBAY.
El nombre del Titular, Cristobal Ayala Elizondo, no guarda relación alguna con la palabra “ibey”. El Titular no ha presentado pruebas que permitan demostrar que se le conoce por el nombre de dominio en disputa.
La Promovente ha establecido, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias o alegaciones de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
La Promovente ha manifestado que el Titular no cuenta con licencia o autorización para el uso de las marcas EBAY, o de denominaciones o signos semejantes en grado de confusión a dicha marca. Esta afirmación no fue objetada por el Titular.
A lo anterior se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que es semejante en grado de confusión a la marca EBAY de la Promovente (ver, mutatis mutandi, Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408).
El Titular no demostró que existan circunstancias que le concedan derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page,Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, el Titular no ha demostrado que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Del análisis al presente caso y de las pruebas aportadas por la Promovente, no se demuestra que el Titular ejerza un uso legítimo del nombre de dominio en disputa (ver, mutatis mutandi, Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaV,Caso OMPI No. D2005-0615).
Es más, de las pruebas ofrecidas por la Promovente, no controvertidas por el Titular, se aprecia en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa la oferta de servicios de suministro y envío de productos, así como de puesta a disposición de una plataforma de mercado para la compra y venta de productos en línea por parte de los usuarios de Internet. Estos servicios están en competencia directa con los de la Promovente.
A mayor abundamiento, al realizar una inspección del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa , este Experto encontró referencias directas a la Promovente y sus marcas EBAY. Por ejemplo, el Experto encontró un anuncio en dicho sitio, con la siguiente leyenda:
“Somos el sitio No. 1 en todo México con Asesoría, garantía dentro de Estados Unidos, soporte y seguimiento a tus pedidos de ebay”
Esta conducta no puede constituir un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, puesto que existe una intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de diluir los signos distintivos y el prestigio de la Promovente con ánimo de lucro (ver el párrafo 1.c).iii. de la Política).
En el mismo sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa este Experto ha encontrado reproducida la marca EBAY (y diseño) de la Promovente. En distintos lugares de esta página web se puede observar el uso de colores y tipografía semejante a los que utiliza la Promovente en sus marcas.
Por tanto, las actividades desplegadas en el sitio al cual resuelve el nombre de dominio en disputa no pueden ser consideradas como un uso legítimo y leal sobre el nombre de dominio en disputa (ver Chanel, Inc. V. Estco Technology Group,Caso OMPI No. D2000-0413). Se ha actualizado el segundo supuesto de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Diversos expertos, con los que este Experto concuerda, han reconocido la fama de las marcas EBAY en casos anteriores (ver eBay Inc. v. David Sach,Caso OMPI No. D2009-1083; eBay Inc. v. rle enterprises,Caso OMPI No. D2008-1068; eBay Inc. v. Fu ZhiYong,Caso OMPI No. D2007-0865; así como eBay Inc. v. SGR Enterprises and Joyce Ayers,Caso OMPI No. D2001-0259).
Del contenido del sitio web al cual resuelve el nombre de dominio en disputa, se advierte que el Titular reproduce y hace referencia a las marcas EBAY de la Promovente. El hecho de que el Titular utilice en dicho sitio web una combinación de elementos de diseño e imagen, consistentes en una composición de colores y tipografía que asemejan a los de las marcas de la Promovente, prueba que el Titular conoce a la Promovente. Ello aunado al hecho de que la marca EBAY es una marca famosa por la difusión intensiva que tiene en medios de comunicación y por el reconocimiento que existe de la misma entre los usuarios de Internet, permite inferir que el Titular conocía a la Promovente y sus marcas en el momento en que registró el nombre de dominio en disputa.
El uso que se hace del nombre de dominio en disputa este Experto lo considera como intencional, y puede calificarse como llevado a cabo con el fin de de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web de la Promovente, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca EBAY en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
Al haberse registrado y usado un nombre de dominio en disputa fonética y conceptualmente semejante en grado de confusión a la marca EBAY, se configuró una conducta equiparable a la denominada como “typosquatting”, es decir, la explotación de un error tipográfico en un nombre de dominio (ver Playboy Enterprises International Inc. v. SAND WebNames - For Sale,Caso OMPI No. D2001-0094; Xerox Corp. v. Stonybrook Investments, Ltd,Caso OMPI No. D2001-0380). Las consecuencias de la conducta realizada en este caso son análogas a las del “typosquatting”, pues están realizadas con el objeto de desviar usuarios de Internet haciendo referencia a la marca de la Promovente, lo cual constituye en sí mismo un uso comercial de mala fe (ver Microsoft Corp. v. M aka Tarek Ahmed,Caso OMPI No. D2000-0548; y Microsoft Corporation v. Mike Rushton,Caso OMPI No. D2004-0123).
Los hechos anteriores, aunados a que, en la página a que resuelve el nombre de dominio en disputa, se prestan servicios similares y en ocasiones idénticos a los ofrecidos por la Promovente, son prueba de que el Titular tiene la intención de obtener ganancias comerciales derivadas de la confusión generada entre los usuarios en relación con la marcas EBAY (ver, por ejemplo, Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez,WIPO Case No. D2007-1082; Owens Corning v. NA,WIPO Case No. D2007-1143).
Este Experto determina que existe mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa . Por ello, se ha actualizado el tercer supuesto de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 17 de julio de 2016
Full & Egal Universal Law Academy