La Promovente es Fosbrooke, Inc., con domicilio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América representada por Zavala Patmark, México.
El Titular es Carlos Salinas, con domicilio en Ciudad de México, México. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es Registry MX, una división de NIC-México (“Registry MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de junio de 2016. El 29 de junio de 2016 el Centro envió a Registry MX via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 29 de junio de 2016 Registry MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de julio de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de agosto de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de agosto de 2016.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de agosto de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una empresa de nacionalidad norteamericana, dedicada al diseño, fabricación y venta de colchones de alta calidad a través de un modelo de negocio de venta directa al consumidor, utilizando comercio electrónico.
Los colchones Tuft & Needle son el número 1 de los colchones clasificados en el portal de Amazon.
La Promovente es legítima titular del registro de marca TUFT & NEEDLE en los Estados Unidos de América a nivel Federal con registro No. 4616761 y fecha 7 de octubre de 2014, misma que protege colchones.
La Promovente opera el sitio “” para promocionar, de manera global, los colchones que comercializa bajo la marca TUFT & NEEDLE desde el mes de febrero de 2012.
El Titular de los nombres de dominio en disputa, Carlos Salinas, es director ejecutivo de una compañía de reciente creación que en Internet opera bajo la marca “Luuna” y que compite con la Promovente en el mercado de venta directa de colchones.
El Titular de los nombres de dominio en disputa, Carlos Salinas, también es titular de los nombres de dominio y , mismos que opera para promocionar los colchones que comercializa bajo la marca Luuna.
Actualmente, los nombres de dominio en disputa no resuelven a un sitio activo. Los nombres de dominio en disputa participan en el “parking” de dominio SEDO, conocido subastador de nombres de dominio. Los nombres de dominio en disputa han sido registrados el 3 de marzo de 2016. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente señala lo siguiente sobre sus propias actividades:
Que tiene derechos exclusivos al uso de la marca TUFT & NEEDLE, al ser titular de la misma en los Estados Unidos de América a nivel Federal con registro No. 4616761.
Que, cuando menos desde el 10 de octubre del 2012, empezó a usar su marca TUFT & NEEDLE para fabricar, publicitar y vender colchones de alta calidad a través de un modelo de negocio innovador y directo al consumidor.
Que desde su concepción, los colchones TUFT & NEEDLE han sido ampliamente populares y son el número 1 de los colchones clasificados en el portal de Amazon.
Que como resultado de sus rápidos logros y de su rol como pioneros del enfoque y modelo de venta en línea de “cama en una caja” ha tenido cobertura en medios de prensa alrededor de Estados Unidos de América, tales como CNN, Fox Business, Fox News, Fortune Magazine y Slate.
Que estima vulnerados e infringidos sus derechos como titular de la marca TUFT & NEEDLE en base a que los nombres de dominios en disputa la reproducen en su totalidad y, en un claro acto de competencia desleal, pretende frenar o estorbar el uso de dicha marca por la Promovente, con las extensiones territoriales “.mx” y “.” por derivar su operación principal del modelo de negocio de venta de colchones en una caja , a través de Internet, sin intermediarios y directo a la puerta del consumidor.
Que el Titular de los nombres de dominio en disputa es director ejecutivo de una compañía de reciente creación que en Internet opera bajo la marca Luuna, quien los registró a su nombre ante Registry MX (a través de GoD) de manera ilegítima, por ser competidora directa de la Promovente.
Que el Titular se apropió de ambos nombres de dominio en disputa, con el interés de estorbar, limitar y frenar la acción comercial de la Promovente en Internet mediante las extensiones territoriales “.mx” y “.”; al tiempo que imitó e implementó en México el modelo de negocio de la Promovente.
Que los nombres de dominio en disputa son casi idénticos y similares en grado de confusión a la marca de la Promovente TUFT & NEEDLE y a su nombre de dominio . El segundo nivel de los nombres de domino en disputa incorpora en su integridad la marca TUFT & NEEDLE, y substituye únicamente la palabra “and”, por la equivalencia gramatical fonética del símbolo gráfico “&”.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular no es conocido en sus negocios como “Tuft And Needle” y no ha hecho ningún uso legítimo de esta denominación ni como nombre ni como marca.
Que el registro ilegítimo de los nombres de dominio en disputa ha sido efectuado en un acto de competencia desleal, con la mera intención de limitar, estorbar o frenar el comercio de la Promovente mediante el uso de su marca en dominios con la extensión territorial “.mx” y “.”. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. No obstante lo anterior, la omisión del Titular en presentar un escrito de contestación no es suficiente para dictar una resolución en favor de la Promovente. Lo anterior, ya que es necesario que el experto constate la actualización de los tres supuestos previstos en el artículo 1(a) de la Política, previo a ordenar la cancelación o transferencia de los nombres de dominio en disputa. No obstante lo anterior, este Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente, ya que estos no han sido rebatidos por el Titular (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487 Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009)1 . 6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente alega que los nombres de dominio en disputa son casi idénticos a la marca TUFT & NEEDLE de su titularidad, amparada por el registro de marca norteamericano No. 4616761.
Este Experto considera que el hecho que la Promovente no tenga registro de marca concedido en México, es irrelevante para satisfacer el presupuesto en estudio, ya que, bajo la Política, basta que su marca TUFT & NEEDLE esté registrada, independientemente del país o países de registro.
Considerando lo anterior, este Experto considera que los nombres de dominio en disputa, y , son similares en grado de confusión a la marca norteamericana número 4616761 TUFT & NEEDLE. La sustitución del símbolo “&” por la palabra “and”, resulta irrelevante, ya que semántica y fonéticamente la palabra “and” y el símbolo “&” son equivalentes en inglés. Queda cumplido el primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto de los nombres de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política y la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc.v. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; INELAP, S.A. de C.V. c. Martha Malagon,Caso OMPI No. DMX2016-0010).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, por los nombres de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado haber usado la marca TUFT & NEEDLE, al menos con 4 años de anticipación a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden la marca de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa.
Este experto realizó una búsqueda de antecedentes registrales en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y constató que el Titular no cuenta con ningún registro de marca concedido sobre la denominación TUFT & NEEDLE.
Existe evidencia de que los nombres de dominio en disputa no se encuentran activos, siendo que actualmente direccionan al sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio. De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado los nombres de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe.
No habiéndose probado existencia de derechos o intereses legítimos, hay que concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 1.a) ii) de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que el Titular es competidor directo de la Promovente en el mercado de venta directa de colchones y ha emulado su modelo de negocios.
Que la marca TUFT & NEEDLE goza de amplio reconocimiento en el mercado relevante de colchones, a través de comercio electrónico, siendo la Promovente reconocida como la vendedora más prominente de colchones a través del conocido sitio de Internet “.”
Consecuentemente, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca TUFT & NEEDLE antes de registrar los nombres de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Adicionalmente, el hecho que el Titular sea director ejecutivo de la compañía conocida en Internet bajo la marca Luuna y que compite con la Promovente en el mercado de venta directo, nos permite presumir que obtuvo los registros de los nombres de dominio en disputa con la intención de limitar, estorbar o frenar el comercio de la Promovente mediante el uso de su marca en dominios con el ccTLD “.mx” y “..”
La presunción anterior se fortalece al considerar que el Titular también es titular de los nombres de dominio y , mismos que opera para promocionar los colchones que comercializa bajo la marca Luuna en competencia con la Promovente.
Por ello, este Experto concluye que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello se tiene por cumplido el requisito establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, y sean transferidos a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 27 de agosto de 2016
1 Para la análisis del presente caso, este Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), teniéndose en cuenta que la LDRP está basada en la UDRP.
Full & Egal Universal Law Academy