El Promovente es Bonatti S.P.A., sociedad constituida de acuerdo con las leyes italianas y con domicilio en Ciudad de México, México, representado por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México.
El Titular es José Mellado, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC-México) y el Agente Registrador es InterNetX GmbH. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2016. El 13 de julio de 2016 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de julio de 2016 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren de aquellos señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 26 de julio de 2016, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El 29 de julio de 2016 el Centro recibió de parte del Promovente una Solicitud enmendada, y en esa misma fecha el Centro recibió vía correo electrónico una comunicación del correo electrónico del Titular. El 2 de agosto de 2016 el Promovente presentó ante el Centro una enmienda a su Solicitud enmendada.
El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El Centro acusó recibo de la citada comunicación del Titular el 3 de agosto de 2016. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de agosto de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de agosto de 2016. El 3 de agosto de 2016 el Centro recibió vía correo electrónico otra comunicación del correo electrónico del Titular, de la que el Centro acusó recibo el 4 de agosto de 2016. El Centro no recibió de parte del Titular un escrito de Contestación o alguna otra comunicación. Por consiguiente, el 24 de agosto de 2016 el Centro notificó a las Partes el comienzo del proceso de nombramiento del grupo administrativo de expertos.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 5 de septiembre de 2016, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 15 de septiembre de 2016. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca BONATTI y diseño, la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1485833 en clase 37 y el registro No. 1485834 en clase 42, otorgados el 6 de octubre de 2014, ambos derivados del registro de marca internacional ante la OMPI No. 1191015 en clases 37 y 42, otorgado el 12 de septiembre de 2013.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 26 de mayo de 2016. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba la marca BONATTI y diseño del Promovente e información y oferta de productos y servicios. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a la marca BONATTI y diseño del Promovente. El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la denominación protegida por dicha marca, lo que crea confusión en el público consumidor, en razón de que éste, al observarlo, pensará que el nombre de dominio en disputa tiene relación con los servicios ofrecidos al amparo de dicha marca, y estimará que es el Promovente el titular del nombre de dominio en disputa. Tal semejanza en grado de confusión se aprecia de inmediato en su aspecto gráfico al contener la denominación “bonatti”.
Para determinar si un nombre de dominio es semejante en grado de confusión a una marca registrada, es fundamental atender no sólo al nombre de dominio de manera aislada, sino al contenido de la página web que se despliega con el mismo.
El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa en razón de que la marca BONATTI y diseño no es de su propiedad. El Promovente no guarda relación alguna con el nombre de dominio en disputa.
No existen pruebas de que el Titular haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El Titular se conduce con mala fe al utilizar la marca BONATTI y diseño del Promovente sin autorización alguna.
El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios. El nombre de dominio en disputa hace alusión directa e inequívoca al Promovente, a su marca y a los servicios que bajo ésta ofrece. En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se reproduce de manera íntegra y sin alteraciones la marca del Promovente, por lo que no existe argumento válido para afirmar que el Titular es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
Al realizar una búsqueda en Internet en el buscador Google del término “bonatti”, los resultados direccionan al usuario al nombre de dominio en disputa, como si el titular de la marca registrada fuera propietario del nombre de dominio en disputa o como si lo administrara y ofreciera sus servicios a través de éste, situación que no acontece, pues quien es titular del nombre del nombre de dominio en disputa y lo administra es una persona que no tiene relación u asociación con el Promovente.
El Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, pues su única intención es desviar a los consumidores de manera equivocada, haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa tiene relación con la marca del Promovente. El Titular pretende empañar el buen nombre de la marca BONATTI y diseño, pues ofrece servicios utilizándola con ánimo de lucro, ya que del contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se aprecia que incluye los precios de diversos productos ofertados.
De las imágenes desplegadas en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, se aprecia que la marca BONATTI y diseño se reproduce de manera reiterada y de manera íntegra, y que se utiliza en relación con servicios de construcción y servicios de asesoramiento en materia de investigación en el ámbito de la protección medioambiental y control de pozos de petróleo, ya que se advierten un sinnúmero de imágenes de maquinaria empleada en el ramo de tales servicios, por lo que existe coincidencia entre los servicios protegidos por la marca del Promovente y aquellos servicios ofertados mediante el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado con la única intención de resultar engañoso respecto de la marca del Promovente debido a que el mismo reproduce la denominación “bonatti” y en el sitio web asociado al mismo se reproduce reiterada e íntegramente la marca BONATTI y diseño. Tal situación de semejanza creada de manera intencional y con mala fe por parte del Titular genera confusión en las personas que vean e ingresen al nombre de dominio en disputa, pues al verlo pensarán que el mismo tiene relación con el Promovente, cuando la realidad es que el nombre de dominio en disputa no es propiedad del Promovente ni administrado por éste.
El nombre de dominio en disputa se ha registrado a fin de impedir que el Promovente refleje su marca en el nombre de dominio en disputa y fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente, ya que al reproducir en el sitio web asociado al mismo la marca registrada del Promovente, y al ofertar u ofrecer servicios de “construcción” y aquellos dirigidos a “servicios de asesoramiento en materia de investigación en el ámbito de la protección medioambiental y control de pozos de petróleo” al amparo de esa marca, el Titular ha intentado, de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca BONATTI y diseño, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, con lo que actúa de mala fe.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Titular
Si bien el Centro recibió un par de comunicaciones del correo electrónico del Titular,1 éste no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el Reglamento. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465.2 ) A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca BONATTI y diseño, la cual tiene registrada en México y ante la OMPI.
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet,Caso OMPI No. DMX2006-0006).
En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, el elemento figurativo de una marca generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. c. Jesús Ayala,Caso OMPI No. DMX2013-0024).
Por otra parte, dicho análisis comparativo de identidad o similitud se hace atendiendo a la marca y al nombre de dominio mismo, siendo usualmente irrelevante para esos efectos el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio.3
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente ya que incorpora en su totalidad el término “bonatti” sin algún otro elemento. Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el nombre de dominio en disputa y el sitio web asociado al mismo son ajenos al Promovente, que el Titular usa su marca BONATTI y diseño sin autorización, que el Titular no guarda relación alguna con el Promovente y que no es conocido por el nombre de dominio en disputa, además de que no existen antecedentes de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Promovente acompañó a la Solicitud imágenes del contenido del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, en las que se muestra, entre otros, la marca BONATTI y diseño del Promovente, información relativa a servicios de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en la industria del petróleo, gas y plantas de energía, así como oferta de equipo y maquinaria diversos. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios4 , pudiendo sostenerse que esta utilización por parte del Titular del nombre de dominio en disputa pretende la confusión por imitación con el Promovente y los servicios amparados por los registros de su marca.
De las alegaciones del Promovente, los hechos acreditados y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.5
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política. C. Registro o uso de mala fe
El Promovente aduce que el Titular registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sin que el Titular lo haya rebatido.
Ha quedado acreditado que BONATTI y diseño es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca en el nombre de dominio en disputa ni en el sitio web asociado al mismo.
De las pruebas aportadas por el Promovente se desprende que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba repetidamente la marca BONATTI y diseño, tal cual, sin algún otro elemento, y publicitaba bienes y servicios similares a los amparados por dicha marca del Promovente, ofreciendo en venta equipo y maquinaria diversos, lo que permite inferir que el Titular pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la denominación del Promovente, su marca y los productos y servicios amparados por ésta.
Para este Experto resultaría lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar los productos y servicios ofrecidos por el Promovente precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite deducir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios publicitados en dicho sitio6 .
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de respuesta formal resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 21 de septiembre de 2016
1 El comunicado del 29 de julio en esencia lee: “Hola mi web no aparece en el buscador podrían ayudarme. Ya verifique los movimientos y los datos cambiados son correctos”. El comunicado del 3 de agosto en esencia lee: “Hola buen dia. No entiendo que datos necesito enviar. Pero si necesito que mi cuenta quede habilitada todos mis datos son correctos”.
2 En vista de que la Política es una variante de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio) o “UDRP” por sus siglas en inglés, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
3 Véase la sección 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (la “Sinopsis”).
4 En TV Transmisiones de Chihuahua, S.A. de C.V. c. Javier Carrillo Ramirez,Caso OMPI No. DMX2016-0001, se establece: “el sitio web al cual resuelve el nombre de dominio en disputa ha desplegado las marcas del Promovente [...] atendiendo al uso que se ha hecho del nombre de dominio en disputa, los actos del Titular no pueden ser considerados como uso legítimo o de buena fe”.
5 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis.
6 En Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia,Caso OMPI No. DMX2014-0028, se establece: “el Grupo de Expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo que incluyó, mientras estuvo activo, información relativa a moda, belleza y salud, que son los temas que aborda la revista ‘Vanity Fair’ del Promovente, tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio Web del Titular pertenecía en realidad al Promovente”.
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