El Promovente es Bticino S.p.A., con domicilio en Varese, Italia, representado por Uhthoff Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.
El Titular es Consorcio Eurocon, S.A. de C.V., con domicilio en Monterrey, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry MX ("Registry MX"), una división de NIC México. El Agente registrador es Akky, una división de NIC México. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de agosto de 2016. El 2 de agosto de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación al nombre de dominio en disputa. El 2 de agosto de 2016 Registry MX remitió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez los datos particulares de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de agosto de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de septiembre de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de septiembre de 2016.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de septiembre de 2016, previa recepción de su declaración firmada de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 10 de octubre de 2016, el Centro notificó a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que el Experto, con base en los artículos 3.B.xiv y 14 del Reglamento, requirió al Promovente presentar, a más tardar el 16 de octubre de 2016, los siguientes documentos:
1. Copia de la ejecutoria de fecha 24 de febrero de 2012, dictada en el juicio de amparo D.A. 874/2011, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a que se hace referencia en la Solicitud;
2. Copia del último acuerdo dictado en el juicio de amparo D.A. 874/2011;
3. Copia del último oficio expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el expediente P.C. 2176/2007 (N-536) 18026, relativo al procedimiento administrativo de nulidad de la marca 712491 "ZUCCHINI Y DISEÑO".
Asimismo, el Experto fijó al Titular plazo hasta el 22 de octubre de 2016 para presentar las manifestaciones que considerase convenientes en relación con los documentos que proporcionase el Promovente.
El 15 de octubre de 2016, el Promovente presentó al Centro la versión pública de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo D.A. 874/2011, así como una transcripción del acuerdo de fecha 1 de junio de 2012 en que se ordena archivar dicho expediente, manifestando además que el último oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el expediente administrativo P.C. 2176/2007 (N-536) 18026 corresponde a la resolución de nulidad de marca que se anexó a la Solicitud.
El 24 de octubre de 2016, el Centro informó al Experto que no recibió ninguna manifestación del Titular con respecto a la documentación suplementaria exhibida por el Promovente.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa italiana fundada en 1936, que se dedica a comercializar equipo eléctrico e instalaciones eléctricas para uso residencial y comercial.
El Promovente es titular, entre otros, de los registros marcarios siguientes:
- Registro de marca No. 720637 solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre del 2000, con fecha declarada de primer uso 31 de enero de 1998 y concedido el 30 de octubre de 2001 para productos de la clase 9 de la clasificación internacional.
- Registro de marca Internacional No. 615024 registrado el 28 de enero de 1994 para productos y servicios de las clases 9, 37 y 42 de la clasificación internacional.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 20 de octubre de 2000. De conformidad con las alegaciones del Promovente el nombre de dominio en disputa estuvo registrado a nombre de Zucchini de México, S.A de C.V. Asimismo, Zucchini de México, S.A de C.V. era titular del registro de marca No. 712491 solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 3 de abril del 2001, registrado el 29 de agosto de 2001 que amparaba la marca mixta para servicios de la clase 37 de la clasificación internacional.
El 15 de junio de 2009, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró, a instancia de Zucchini S.p.A, una entidad del mismo grupo económico del Promovente, la nulidad administrativa del registro de marca No. 712491 registrada a nombre de Zucchini de México, S.A de C.V. El procedimiento administrativo correspondiente se tramitó bajo el número de expediente P.C. 2176/2007 (N-536) 18026. La declaración administrativa de nulidad fue confirmada en última instancia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sentencia pronunciada en el juicio de amparo D.A. 874/2011 con fecha 24 de febrero de 2012.
Una vez confirmada la declaración administrativa de nulidad, y luego de que el Promovente enviara sendas notificaciones extrajudiciales a Zucchini de México, S.A. de C.V. solicitándole la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa, el WhoIs del nombre de dominio en disputa fue modificado para señalar al Titular como nuevo registrante.
El nombre de dominio en disputa está vinculado actualmente a un sitio Web en construcción y reparación. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca del Promovente al punto de crear confusión ya que la comprende en su totalidad sin que el dominio "." evite que el nombre de dominio en disputa sea idéntico a la marca del Promovente;
ii. El Titular ha usado el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por distribuidor autorizado de la marca del Promovente;
iii. El Promovente no ha otorgado ninguna licencia de su marca ZUCCHINI que le permita al Titular usar el nombre de dominio en disputa;
iv. El Titular tampoco ha sido conocido comúnmente con el nombre de dominio en disputa;
v. El Titular no puede argumentar derechos o intereses legítimos a través de un uso legal no comercial, ni de buena fe;
vi. El Titular ha usado el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por un distribuidor autorizado de la marca del Promovente;
vii. El Titular conocía al momento de registrar el nombre de dominio en disputa la marca del Promovente;
viii. El Titular tiene señalado en el WhoIs el mismo domicilio que el anterior registrante del nombre de dominio en disputa Zucchini de México, S.A. de C.V., de lo que se infiere la mala fe del Titular para efectos de la Política;
ix. El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que el Promovente lo registrara primero, para perturbar la actividad comercial del Promovente, y para obtener un lucro de la buena fama de la marca ZUCCHINI. B. Titular
El Titular no contestó a la Solicitud. El 18 de octubre de 2016, el contacto técnico asociado al nombre de dominio en disputa envió al Centro un correo electrónico para señalar que desde hace varios años no tiene comunicación alguna con el Titular. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como "UDRP"), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP. B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
(i.) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii.) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii.) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto. C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada.
El Promovente funda su Solicitud, entre otros, en el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial No. 720637 ZUCCHINI y en el registro de marca internacional No. 615024 ZUCCHINI.
Ahora bien, al confrontar la marca registrada ZUCCHINI con el término "zucchini" que es la porción relevante del nombre de dominio en disputa para efectos del requisito en estudio, se advierte la coincidencia textual entre ambos. De lo anterior se impone concluir la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca del Promovente.
En consecuencia se estima superado el primer umbral del artículo 1.a. de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El Promovente declara no haber otorgado licencia al Titular para usar su marca ZUCCHINI como nombre de dominio. También afirma que el Titular no cuenta con derechos de marca propios sobre el término ZUCCHINI. Asimismo, el Promovente alega que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa y que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por un distribuidor del Promovente, lo que resulta incompatible con un ofrecimiento de productos o servicios de buena fe conforme a la Política.
En opinión de este Experto, el Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
El Titular por su parte no refutó las afirmaciones que en su contra refiere la Solicitud.
En opinión del Experto, el registro de marca ZUCCHINI por parte del registrante original del nombre de dominio en disputa Zucchini de México, S.A. de C.V. (registro de marca que posteriormente fue anulado), en nada beneficia al Titular para demostrar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa puesto que en primer lugar dicha marca fue anulada legalmente antes de que se inscribiera al Titular como nuevo registrante del nombre de dominio en disputa1 , y en segundo porque dicha inscripción se estima de mala fe bajo el siguiente apartado. El Experto destaca asimismo que la relación entre el Titular y Zucchini de México, S.A. de C.V. (el registrante original del nombre de dominio en disputa) no ha sido explicada en este procedimiento por el Titular, como tampoco la modificación del nombre del registrante en el WhoIs del nombre de dominio en disputa.
Por último, de las pruebas aportadas por el Promovente, se desprende que el nombre de dominio en disputa fue usado con la finalidad de provocar algún tipo de confusión por asociación con el Promovente, lo cual no puede caracterizarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política.
De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política. E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política solo exige que el nombre de dominio en disputa se haya registrado o se utilice de mala fe.
El Experto destaca que el registro internacional de marca en que se apoya la Solicitud es anterior al nombre de dominio en disputa por más de cinco años.2
A la vista de las evidencias aportadas por el Promovente, el Experto considera que el hecho de que el nombre de dominio en disputa comprenda en su integridad la marca ZUCCHINI, junto con el hecho de haberse utilizado la marca ZUCCHINI en el portal vinculado al nombre de dominio en disputa acredita que al momento de registrarse este último, se tenía conocimiento de la existencia de la marca ZUCCHINI del Promovente.
Aunado a ello, el Experto observa que el nombre de dominio en disputa fue utilizado para crear la falsa apariencia de que el portal respectivo era operado por un distribuidor autorizado del Promovente.
A todo esto se suma el hecho acreditado en el expediente de que el Titular tiene el mismo domicilio que el registrante original Zucchini de México, S.A. de C.V., lo que hace inferir al Experto que el Titular es un alter ego o un ente asociado al registrante original del nombre de dominio en disputa.
Como se ha señalado anteriormente, el Titular no ha explicado la relación que guarda con Zucchini de México, S.A. de C.V. ni las circunstancias que motivaron el cambio de registrante del nombre de dominio en disputa. La concatenación lógica de los indicios referidos anteriormente permiten concluir al Experto que el Titular registró de mala fe, y ha venido utilizando de mala fe, el nombre de dominio en disputa para efectos del artículo 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 11 de noviembre de 2016
1 Sin contar que los efectos de la declaración administrativa de nulidad de marca son retroactivos según el artículo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial.
2 El Experto subraya asimismo que el registro de marca No. 712491 del cual era titular Zucchini de México, S.A de C.V. fue solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 3 de abril del 2001, esto es en fecha posterior al registro de marca No. 720637 solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el Promovente el 11 de diciembre del 2000, cuya fecha declarada de primer uso es el 31 de enero de 1998.
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