La Promovente es BBY Solutions, Inc., con domicilio en Richfield, Minnesota, Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cia con domicilio en México.
El Titular es Juan Hernandez, con domicilio en Aguascalientes, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es Registry .MX, una división de NIC-México (“Registry .MX”). El Agente Registrador es Neubox Internet S.A. de C.V. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de agosto de 2016. El 25 de agosto de 2016 el Centro envió a Registry .MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 de agosto de 2016 Registry .MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una comunicación del Centro enviada el 5 de septiembre de 2016 acerca de la existencia de una deficiencia de carácter formal en la Solicitud, la Promovente presentó una Solicitud enmendada ante el Centro el 6 de septiembre de 2016.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de septiembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de septiembre de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de septiembre de 2016.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de octubre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por el Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
a) La Promovente es una empresa de origen estadounidense, titular de los derechos en los que basa su reclamación. Fue constituida el 8 de septiembre de 2008 como una división de la empresa Best Buy Enterprise Service Inc. que fue constituida en 1966.
b) La Promovente tiene más de 1.400 tiendas y más de 125.000 personas contratadas y genera aproximadamente USD 40 billones anualmente. Los servicios que presta de comercialización de productos, publicidad, reparación, mantenimiento, entretenimiento, etc., son distinguidos a través de la marca BEST BUY, que a su juicio ha generado un reconocimiento importante a nivel mundial y en el mercado mexicano y con ellos una gran aceptación del público consumidor.
c) La Promovente indica en su escrito ser titular de 13 (trece) registros de marca otorgados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (“IMPI”) que incluyen BEST BUY, así como BEST BUY MOBILE (Registro número 1.099.343), BEST BUY REWARD (Reg. No. 1.042.587), así como 4 (cuatro) registros de marca otorgados por la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América (“USPTO”) consistentes en BEST BUY o BEST BUY (y diseño).
Cabe señalar que tanto los registros de marca otorgados en México como en Estados Unidos, distinguen servicios correspondientes a las clases internacionales 35, 36, 37, 38 y 41 y productos correspondientes a la clase 9 internacional.
De los registros precisados en el escrito y de las pruebas exhibidas, el registro más antiguo en México (Reg. 890.375 en clase internacional 35) fue solicitado el 23 de septiembre de 2004 y otorgado el 18 de julio de 2005. De la misma manera el registro no. 3.416.626 de Estados Unidos de América, se solicitó el 6 de septiembre de 2007, otorgándose el registro el 29 de abril de 2008 para distinguir “servicios de comercialización de productos” de la clase 35 internacional.
d) Así también la Promovente es titular de los nombres de dominio creado el 3 de marzo de 1994, así como de los nombres de dominios bajo el dominio de nivel superior geográfico mexicano (ccTLD), creado el 1 de abril de 2002, y creado el 8 de mayo del 2009, al igual que algunos otros como , , .
e) La Promovente afirma ser la creadora de la marca BEST BUY y haberla utilizado por lo menos 20 años antes de la creación de los nombres de dominio en disputa y
f) La Promovente en ningún momento otorgó autorización alguna o licencia al titular para realizar u obtener los nombres de dominio en disputa.
g) La Promovente argumenta que la Titular tenía conocimiento de la existencia de sus marcas antes de registrar sus nombres de dominio, por lo que no es de sorprender que los nombres de dominio en disputa sean parecidos en grado de confusión respecto de las marcas de la Promovente.
h) Los nombres de dominio en disputa y fueron creados el 25 de abril de 2016. Los nombres de dominio en disputa no se encuentran actualmente en uso. No obstante, de conformidad con las evidencias aportadas por la Promovente, si bien con anterioridad a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa se hallaba inactivo, el nombre de dominio en disputa mostraba una página similar en apariencia a la alojada por la Promovente bajo su nombre de dominio . 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente sostiene en alegaciones que:
1) Los nombres de dominio en disputa y son similares en grado de confusión a la marca BEST BUY. El hecho de agregar la letra “i” entre la “u” e “y” de la denominación BEST BUY crea una falsa impresión, haciéndole creer al público consumidor que se tratan de nombres de dominio de la Promovente.
2) Las marcas de su propiedad BEST BUY, fueron solicitadas y otorgadas en México con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa, que fueron creados el 25 de abril del 2016.
3) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que, al haber efectuado una búsqueda en la base de datos del IMPI, no se encontraron solicitudes de marca o marcas registradas a nombre del Titular.
4) La Promovente como propietaria de las marcas registradas BEST BUY, no ha otorgado licencia o consentimiento alguno para el uso de las mismas como nombre de dominio, por lo que el Titular no puede acreditar derecho alguno como licenciatario o usuario autorizado.
5) El Titular al registrar los nombres de dominio en disputa tenía pleno conocimiento de la existencia de los registros marca de la Promovente y los registró, con el propósito de aprovecharse del buen nombre y prestigio de las marcas de la Promovente y obtener un beneficio económico por ello. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
iii) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y en virtud de que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, así como las disposiciones aplicables del Reglamento y el Reglamento Adicional. A. Identidad o similitud en grado de confusión
Alega la Promovente que los nombres de dominio en disputa y , son similares en grado de confusión a la marca BEST BUY, lo cual se infiere de un simple análisis comparativo de la denominación en cuestión.
El dominio de segundo nivel (“.com”) junto con el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad o similitud en grado de confusión con las marcas de la Promovente.
Por lo anterior, se reitera que entre la marca titularidad de la Promovente y los nombres de dominio en disputa, existe una incuestionable similitud en grado de confusión.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión de este Experto la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente, (ii) que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten similares a la marca que aparecen en los nombres de dominio en disputa, y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. A este respecto, tal y como previamente se indicaba, si bien el nombre de dominio se hallaba inactivo, la utilización previa del nombre de dominio en disputa mostraba una página similar en apariencia a la alojada por la Promovente en su nombre de dominio . Por ello esta circunstancia permite sostener que la utilización por parte del Titular del nombre de dominio en disputa no sólo no podía considerarse un uso legítimo y leal o no comercial, sino que además el Titular pretendía conseguir una confusión por imitación con la Promovente y sus actividades.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, y atendiendo al uso que el Titular hace de los nombres de dominio en disputa, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política. C. Registro o uso de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación de la Titular, a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa, fueron registrados y utilizados por la Titular de mala fe.
El hecho de que los nombres de dominio se registraran en fechas posteriores al registro de marca de la Promovente, así como el que, la marca BEST BUY existiera en el mercado internacional al menos 20 años antes del registro de los nombres de dominio en disputa y con presencia en múltiples mercados, acredita el registro de mala fe, así como que la Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca BEST BUY al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa. Asimismo, el hecho de que el nombre de dominio en disputa mostrara con anterioridad a la presentación de la Solicitud una página web similar a la de la Promovente, reproduciendo en la misma sus marcas, refuerza este conocimiento previo, permitiendo además el mismo sostener que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicha página web, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente y su marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios publicitados en dicho sitio.
Por otra parte, en cuanto al hecho de que actualmente no haya ningún sitio web activo bajo los nombres de dominio en disputa, numerosas decisiones del Centro han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando como en el presente caso concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del titular, tal y como ocurre en el presente caso atendiendo a lo anteriormente expuesto.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, y , sean transferidos a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 14 de octubre del 2016
Full & Egal Universal Law Academy