El Promovente es Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V., con domicilio en la Ciudad de México, México, representado por CORE IP, México.
El Titular es Hector Munoz Aguayo, con domicilio en Sinaloa, México, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa y
.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México), y el Agente registrador es Akky (otra división de NIC México). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2016. El 19 de octubre de 2016 el Centro envió a Registry .MX vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral con relación a los nombres de dominio en disputa. El 19 de octubre de 2016, Registry .MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos registrales de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una Solicitud modificada el 29 de octubre de 2016. El Centro verificó que la Solicitud, tal como fue subsanada, cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El 26 de octubre de 2016 el Centro recibió una comunicación de un tercero por correo electrónico solicitando información sobre el procedimiento. El 28 de octubre de 2016 el Centro recibió una comunicación del Titular identificando a dicho tercero como su socio y solicitando información sobre el procedimiento. El 1 de noviembre de 2016 el Centro proporcionó la información sobre el procedimiento a las Partes.
En observancia al artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de noviembre de 2016. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de noviembre de 2016. El Promovente envió al Centro el 4 de noviembre de 2016 una comunicación que el Titular le había hecho llegar, al cual se hace referencia más adelante. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes el comienzo del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 24 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de noviembre de 2016, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En términos del artículo 13.A del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso. 4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V., filial mexicana de Wal-Mart Stores, Inc., la cadena de supermercados más grande del mundo con más de 11,000 tiendas ubicadas en 28 países. En México el Promovente cuenta con 2.379 tiendas propias1 .
El Promovente tiene registrada en México la marca no. 496.400 JUGUETILANDIA desde el 29 de junio de 1995 con respecto a “servicios prestados por jugueterías”, comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 21 de abril de 2015. El nombre de dominio en disputa redirige a , el cual a su vez hospeda un sitio Web que comercializa figuras de acción, entre ellas las de Batman, Hulk, Superman o el Guasón, por cuenta del Grupo Comercial MGHA, según consta en el testimonio que contiene la fe de hechos realizada por el licenciado Jorge Armando Pérez Rivera, Corredor Público No. 18 de la Plaza de la Ciudad de México, el 28 de julio de 2016, aportado como anexo a la Solicitud.
De conformidad con la evidencia aportada junto a la Solicitud, el 25 de agosto de 2016 el Promovente solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la imposición de una medida cautelar en contra del Titular con motivo de una alegada infracción de la marca JUGUETILANDIA del Promovente en el sitio Web que hospeda los nombres de dominio en disputa. Dicho procedimiento contencioso administrativo de orden local se encuentra en trámite al momento de dictarse esta decisión.
El 4 de noviembre de 2016, el Titular envió un correo electrónico intitulado “Propuesta de Conciliación Dominio” al apoderado del Promovente, solicitando la cantidad de MXN 5.000.000 (cinco millones de pesos mexicanos) a cambio de transmitir al Promovente la titularidad de sus títulos de registro de marca mexicanos números. 1.631.817 y 1.631.818, que amparan la denominación JUGUETILANDIA.MX2 . El 4 de noviembre de 2016, el representante del Promovente en este procedimiento manifestó que la propuesta del Titular era rechazada, y al mismo tiempo solicitó al Centro anexar dicha propuesta al expediente para los efectos a que hubiera lugar. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. Los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente y por tanto causan confusión con la marca JUGUETILANDIA que el Promovente tiene registrada en México, donde goza de un prestigio y good will (sic) desde 1995;
ii. La existencia de los nombres de dominio en disputa afectan los intereses y derechos exclusivos del Promovente, pues el consumidor promedio evidentemente asociará los primeros con el Promovente y su marca JUGUETILANDIA;
iii. Los servicios para los cuales se encuentra registrada la marca JUGUETILANDIA son los mismos que el Titular ofrece en el sitio Web vinculado a los nombres de dominio en disputa, esto es, la venta de juguetes y/o figuras de acción, haciendo suponer al público consumidor que la tienda de juguetes virtual del Titular está avalada o auspiciada por el Promovente, lo cual es falso;
iv. El Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa ya que el Promovente cuenta desde 1995 con los derechos exclusivos sobre la denominación “juguetilandia” para la identificación de servicios de juguetería, dejando claro que el Titular busca hacerse de un beneficio sobre la marca del Promovente que no le corresponde;
v. Los nombres de dominio en disputa fueron obtenidos de mala fe por el Titular ya que este buscó aprovecharse de los derechos exclusivos del Promovente sobre la denominación “juguetilandia” propiciando confusión entre los consumidores con respecto al origen del portal del Titular;
vi. El Titular tuvo por finalidad asociar su portal de Internet con una empresa mundialmente conocida como el Promovente. B. Titular
El Titular omitió contestar la Solicitud. No obstante, el 28 de octubre de 2016, el Titular envió un correo electrónico al Centro, manifestando que no tenía intención de ceder los nombres de dominio en disputa que albergaban su sitio Web de ventas desde hace casi dos años. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, así como a la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“Sinopsis de la OMPI 2.0”). B. Comunicación suplementaria del Promovente
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, el Grupo de Expertos está facultado para permitir declaraciones adicionales de las partes, esto es declaraciones formuladas fuera de los escritos de Solicitud y Contestación.
La comunicación no solicitada del Promovente del 4 de noviembre de 2016 (referido en el apartado 4 supra) es admisible en vista de que se refiere a un hecho ocurrido (oferta económica del Titular) con posterioridad a la presentación de la Solicitud, que constituye por tanto una prueba superveniente, sujeta a la valoración de este Experto.
La admisión de dicho escrito no afecta las defensas del Titular en razón de que fue precisamente el Titular quien hizo la oferta económica que el Promovente simplemente reenvió al Centro para su integración al expediente, no acompañándola de alegación o manifestación alguna relativa a su contenido. C. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y
iii. Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos elementos en el caso concreto. D. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma los nombres de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.
El Promovente funda su Solicitud en el registro No. 496.400 de la marca JUGUETILANDIA, concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 1995 para amparar “servicios prestados por jugueterías”, comprendidos en la clase 35 internacional.
Ahora bien, al confrontar la marca registrada JUGUETILANDIA con el término “juguetilandia” que integra la porción relevante de los nombres de dominio en disputa para efectos del requisito en estudio, se advierte la coincidencia textual entre los signos en pugna. De lo anterior se impone concluir la identidad de los nombres de dominio en disputa con respecto a la marca registrada del Promovente.
En consecuencia se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política. E. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, pues no hace sino aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca JUGUETILANDIA del Promovente, la cual se reproduce íntegramente en los nombres de dominio en disputa.
El Experto toma nota de que el sitio Web ligado a los nombres de dominio en disputa se utiliza para comercializar en México figuras de acción de personajes de ficción notoriamente conocidos3 que se distribuyen bajo marcas de terceros.
De ello se sigue que la juguetería en línea del Titular no configura una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa, ya que invade presuntivamente los derechos exclusivos del Promovente para usar la marca JUGUETILANDIA con relación a jugueterías ya que los servicios que ofrece el sitio Web del Titular están comprendidos en el registro marcario base de este procedimiento, lo cual es susceptible de generar confusión en los usuarios de Internet, máxime que dicho sitio Web está dirigido a los consumidores mexicanos, al igual que los servicios que presta el Promovente bajo su marca JUGUETILANDIA.
A mayor abundamiento, las Notas Explicativas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4 establecen con respecto a la clase 35 (en que está registrada la marca JUGUETILANDIA del Promovente), lo siguiente:
“Esta clase comprende en particular: el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.”
En las condiciones arriba apuntadas, este Experto arriba a la conclusión de que los registros marcarios del Titular, independientemente de que no fueron opuestos como defensa en este procedimiento, son ineficaces para crear derechos o intereses legítimos en el sentido de la Política. Ver párrafo 2.7 de la Sinopsis de la OMPI 2.0, donde se da cuenta que “los expertos han rechazado normalmente la existencia de derechos o intereses legítimos basados en marcas que se corresponden con nombres de dominio en disputa, cuando las circunstancias particulares del caso evidencian que dichas marcas fueron obtenidas primordialmente por los demandados para evadir la aplicación de la Política”. De manera que este Experto no se pronuncia sobre la validez de los registros marcarios del Titular sino únicamente sobre su eficacia en este procedimiento.
En relación con lo anterior, el Experto hace notar que, de conformidad con numerosas decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, la cronología de los eventos es un factor importante para determinar si la solicitud (y posterior concesión) de derechos marcarios por parte de un titular fue de buena fe a los efectos de la UDRP o simplemente una forma de mejorar su posición frente a una futura controversia sobre un nombre de dominio. Así, una solicitud marcaria realizada con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa puede indicar la ausencia de interés legítimo sobre el mismo.
En el presente caso, un breve examen del sitio Web del Titular alojado bajo los nombres de dominio en disputa y de las actividades del Promovente permiten comprobar cómo las partes compiten entre sí en la venta de juguetes a través de Internet. Asimismo, el Experto nota que las marcas del Titular fueron solicitadas el 21 de diciembre de 2015 (y fueron registradas el 22 de abril de 2016), esto es, con posterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa (que tuvo lugar el 21 de abril de 2015). Además, el Titular ha hecho una oferta de venta de sus marcas al Promovente, de lo que se podría desprender, en opinión de este Experto, la falta de interés del Titular en dichas marcas. Atendiendo a todo lo anterior, el Experto no considera que de los derechos marcarios del Titular se desprendan, a la vista de todas las circunstancias, derechos o intereses legítimos para el Titular sobre los nombres de dominio en disputa a los efectos de la Política.
Asimismo, el Experto considera que, en el balance de las probabilidades, este uso de la marca JUGUETILANDIA del Promovente en los nombres de dominio en disputa es susceptible de desviar usurarios de Internet a los nombres de dominio en disputa y por tanto no puede constituir un uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa.
Finalmente, y a mayor abundamiento, este Experto hace notar que, teniendo oportunidad para ello, el Titular no ha rebatido las afirmaciones de la Promovente contenidas en la Solicitud, lo cual podría igualmente ser interpretado como un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa
De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política. F. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”
A diferencia de la UDRP, la Política solo exige que los nombres de dominio en disputa se hayan registrado o se utilicen de mala fe.
A la vista de las pruebas aportadas por el Promovente, el Experto considera que el hecho de que los nombres de dominio en disputa hayan sido creados casi veinte años después de haberse otorgado el registro de la marca JUGUETILANDIA del Promovente en México, siendo las partes competidoras en el mismo país, permite inferir que el Titular tenía conocimiento de la marca del Promovente al momento de registrar los nombres de dominio en disputa.
Asimismo, el Experto considera que el uso de los nombres de dominio en disputa, tanto en los motores de búsqueda como en el sitio Web del Titular, estando las Partes en el mismo territorio, propicia la confusión por asociación con el Promovente y los servicios que este presta al amparo de su marca JUGUETILANDIA. El contenido del sitio Web asociado a los nombres de dominio en disputa deja claro que el uso de este es con ánimo de lucro para atraer usuarios al sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca respecto a los servicios ofertados en dicho sitio.
A este respecto, llama la atención el hecho de que el Titular represente gráficamente su marca JUGUETILANDIA.MX como JUGUETILANDIA.mx, dando pie a que los visitantes de su portal se confundan sobre el origen de los servicios que ahí se prestan, los cuales corresponden a los que el Promovente presta real y efectivamente en el mercado mexicano bajo su marca JUGUETILANDIA. En opinión del Experto, la proximidad entre la marca del Titular y aquella del Promovente obligaba como mínimo al Titular, a efectuar una declaración en el propio portal5 sobre la inexistencia de vinculación con el Promovente. En resumen, la forma en que se usa la marca JUGUETILANDIA.MX en el sitio Web del Titular actualiza en opinión del Experto la causal de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.
A todo ello se suma la oferta no solicitada que hizo el Titular para ceder al Promovente los derechos sobre sus marcas registradas JUGUETILANDIA.MX a cambio de una contraprestación de MXN 5.000.000. A juicio de este Experto dicha oferta abona a la mala del Titular habida cuenta del lucro excesivo que persigue, así como al hecho de producirse sin mediar contestación del Titular a la Solicitud.
La concatenación lógica de los indicios arriba referidos permite concluir indubitablemente al Experto que el Titular registró de mala fe, y ha venido utilizando de mala fe, los nombres de dominio en disputa para efectos del artículo 1.a.iii de la Política.
Al margen de lo anterior, este Experto subraya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir lo que en derecho corresponda con relación al procedimiento contencioso administrativo P.C. 2260/2016 (M-92) 22071 planteado por el Promovente en contra del Titular y el Registrador, así como a cualquier procedimiento administrativo de infracción o nulidad de marca que eventualmente inicie el Promovente, por lo que nada de lo aquí resuelto prejuzga ni pretende incidir en lo que llegue a resolver dicho Instituto en los procedimientos administrativos que le competa conocer. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 26 de diciembre de 2016
1 Ver “”.
2 El registro de marca número 1.631.817 fue otorgado con respecto a “servicios de telecomunicaciones” comprendidos en la clase 38 internacional, mientras que el registro número 1.631.818 fue concedido con respecto a “juegos y juguetes” comprendidos en la clase 28 internacional, según pudo averiguar el Experto en la base de datos conocida como “Marcanet” que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición del público en general de forma gratuita mediante Internet.
3 Hulk, Superman, Batman, Linterna Verde, entre otras.
4 Publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial (México) el 20 de diciembre de 2016.
5 Mejor conocida como disclaimer en inglés.
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