Los Promoventes son Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. y Daniel Jesus Chavez Moran, con domicilio en Jalisco, México, representados por Charbel Bechelani, México.
El Titular es Luis Bonequi, con domicilio en Dallas, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de noviembre de 2016. El 14 de noviembre de 2016 el Centro envió a Registry .MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de noviembre de 2016 Registry .MX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de diciembre de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de enero de 2017.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V., es uno de los principales desarrolladores de hoteles, resorts e infraestructura turística de México. Daniel Jesus Chavez Moran es el propietario y fundador de Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V.
Los Promoventes tienen derechos sobre las marcas VIDANTA, VIDANTA (y diseño) y GRUPO VIDANTA (y diseño), las cuales ha registrado Daniel Jesus Chavez Moran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), otorgando licencia para el uso de los mismos a Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V.. Las marcas antes referidas cuentan con las siguientes fechas legales de solicitud y registro:
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1242599 GRUPO VIDANTA (y diseño) corresponde al 8 de octubre de 2010, siendo concedido el 11 de octubre de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1200467 GRUPO VIDANTA (y diseño) corresponde al 8 de octubre de 2010, siendo concedido el 9 de febrero de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1202863 GRUPO VIDANTA (y diseño) corresponde al 8 de octubre de 2010, siendo concedido el 22 de febrero de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1541407 VIDANTA corresponde al 31 de marzo de 2015, siendo concedido el 11 de diciembre de 2009.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1135307 VIDANTA corresponde al 7 de enero de 2009, siendo concedido el 26 de mayo de 2015.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1135306 VIDANTA corresponde al 7 de enero de 2009, siendo concedido el 11 de diciembre de 2009.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1082320 VIDANTA corresponde al 7 de enero de 2009, siendo concedido el 29 de abril de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1215200 VIDANTA (y diseño) corresponde al 11 de enero de 2011, siendo concedido el 29 de abril de 2011.
La fecha legal de solicitud del registro de marca No. 1215220 VIDANTA (y diseño) corresponde al 12 de enero de 2011, siendo concedido el 29 de abril de 2011.
Conforme a la documentación aportada por los Promoventes, y verificada por el Experto en el banco de datos del IMPI, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 18 de mayo de 2016. Si bien actualmente, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio Web activo, la documentación aportada por los Promoventes en la Solicitud muestra cómo el Titular ha utilizado al menos una dirección de correo electrónico bajo el nombre de dominio en disputa para intentar crear en los clientes de los Promoventes la impresión de que los Promoventes se hallaban vinculados con una compañía. 5. Alegaciones de las Partes A. Promoventes
En resumen, los Promoventes alegan lo siguiente:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión a las marcas GRUPO VIDANTA y VIDANTA, propiedad de los Promoventes.
Que el nombre de dominio en disputa puede confundir a los consumidores, haciéndolos creer que el mismo pertenece a los Promoventes.
Que el Titular del nombre de dominio no es licenciatario ni está autorizado para utilizar las marcas GRUPO VIDANTA y VIDANTA.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el mismo no ha sido conocido corrientemente por el uso del mismo.
Que el Titular ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular ha intentado establecer a través del nombre de dominio en disputa una relación con los Promoventes para confundir al público consumidor, ofreciendo servicios relacionados con las actividades que realizan los Promoventes.
El Titular mantiene conversaciones mediante correos electrónicos y vía telefónica, ofreciendo servicios al público, creando una falsa impresión acerca de una supuesta relación entre los Promoventes y él.
Que el Titular tenía conocimiento de que los Promoventes tienen derechos preferentes sobre las marcas GRUPO VIDANTA y VIDANTA, no obstante lo cual registró el nombre de dominio en disputa, tan es así que ofrecía los mismos servicios que los Promoventes.
Que la mala fe con la que ha obrado el Titular en la obtención y registro de nombres de dominio ha sido constante y se hace evidente con la titularidad que tiene respecto de nombres de domino que incorporan marcas notoriamente conocidas de conformidad con las documentación aportada por los Promoventes en su Solicitud.
Finalmente, los Promoventes alegan cómo han prevalecido en procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio en los que se utilizan nombres de dominio que incluyen marcas registradas propiedad de Los Promoventes y sus compafiias afiliadas en relación con estafas de coreeo electrónico. Entre dichos casos, los Promoventes señalan Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C. V. v. Luis Bonequi, Caso OMPI No. D2015−1578. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de los Promoventes. 6. Debate y conclusiones A. Preliminar
En vista de que la LDRP es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y está basada en ella, el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna la solicitud, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de los Promoventes (ver, por ejemplo Encyclopaedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487.) B. Requisitos de la procedencia de la acción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
“i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utilizó de mala fe.” C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Este punto se reduce a determinar mediante una comparación visual y fonética si el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca de productos o servicios registrada del promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio web vinculado al nombre de dominio confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublín) Limited v. Dejan Macesic,Caso OMPI No. D2000-1698.
Los Promoventes fundan su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos que amparan las marcas VIDANTA, VIDANTA (y diseño) y GRUPO VIDANTA (y diseño), que fueron otorgados antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa para distinguir servicios de las clases Internacionales 35, 41 y 43.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio incluye en su totalidad la marca VIDANTA, que sirve de base a la acción invocada por los Promoventes.
Al respecto, cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definido y repetidamente establecido que la presencia de dominios de nivel superior (sean de carácter genérico o relativos a códigos de países, como en este caso), al obedecer su existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véase por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0127; o Infinity Broadcasting Corp. V. Quality Services, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0361.
Es importante señalar que la adición de distintas palabras tales como “administración”, no le confiere al nombre de dominio en disputa un carácter distintivo respecto de las marcas de los Promoventes (Ver America Online, Inc. v. Anson Chan,Caso OMPI No. D2001-0004; MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández,Caso OMPI No. D2006-1506; o Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560).
Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada (ver T S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos,Caso OMPI No. D2002-0717; o Bayerische Motoren Werke AG v. ,Caso OMPI No. D2002-0615).
Por lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas de los Promoventes, por lo que el primer punto de la Política se ha cumplido. D. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1. c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como ; en cambio, los Promoventes sí han demostrado tener derecho exclusivo sobre las marcas VIDANTA y GRUPO VIDANTA.
Los Promoventes aseveran que no han autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de registros de marca, demuestra la ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el nombre de dominio en disputa (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431).
A lo anterior, se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar el nombre de dominio que incorpora la totalidad de la marca VIDANTA de los Promoventes (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong,Caso OMPI No. D2003-0408), siendo que al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page,Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, el Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas ofrecidas por los Promoventes, tampoco se desprende que el Titular ejerza un uso legítimo (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall,Caso OMPI No. D2000-0574).
Asimismo, resulta relevante puntualizar que la sola falta de respuesta por parte del Titular puede ser equiparada a una ausencia de interés legítimo (ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,Caso OMPI No. D2000-1221).
Por las razones expuestas, el Titular no ha podido demostrar derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1. b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por los Promoventes y la falta de contestación del Titular, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, al existir indicios que permiten sostener que el Titular tenía conocimiento de los Promoventes y sus actividades en el momento del registro. Como ejemplo de tales indicios, la reproducción íntegra de la marca VIDANTA de los Promoventes en el nombre de dominio en disputa, la utilización del nombre de dominio en disputa para dirigirse a clientes de los Promoventes y la Decisión en el caso Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C. V. v. Luis Bonequi, supra, la cual es anterior al registro del nombre de dominio en disputa y guarda relación con una marca titularidad de uno de los Promoventes.
El hecho de que el Titular no haya presentado contestación alguna implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de los Promoventes, que no se han ofrecido pruebas en contra de tales alegaciones y que por lo mismo, no se han podido desvirtuar los hechos que derivan de los planteamientos de los Promoventes (Ver Societé pour l’Oeuvre et la Memoire d’Antoine de Saint Exupery – Succession Saint Exupery – D’Agay v. Perlegos Properties;Caso OMPI No. D2005-1085), hace que la acusación de mala fe hecha por los Promoventes, subsista.
Asimismo, se hace notar que el Titular ha incurrido en un patrón de conducta de mala fe, al registrar diversos nombres de dominio que incorporan marcas notoriamente conocidas cuya titularidad corresponde a terceros.
De igual manera, el referido patrón de conducta queda evidenciado derivando del hecho de que el Titular del nombre de dominio en disputa ya fue demandado previamente por uno de los Promoventes en relación con el nombre de dominio (Ver Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. v. Luis Bonequi, supra) en donde se ordenó la transferencia de dicho nombre de dominio.
Por lo anterior, este Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido y es de mala fe, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer supuesto de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido a los Promoventes.
Luis Carlos Schmidt
Experto Único
Fecha: 02 de febrero de 2017
Full & Egal Universal Law Academy