Los Promoventes son Piotr Wojciech Pawelec, JPT Investment Partners Limited y Tech Mind Mexico, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México, representados por Tsuru Morales Isla Abogados, S.C., México.
El Titular es Roberto Enrique De la Cruz Lamas, con domicilio en Querétaro, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio y (los “nombres de dominio en disputa”).
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente registrador de los nombres de dominio en disputa es G LLC. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de noviembre de 2016. El 16 de noviembre de 2016 el Centro envió a Registry .MX a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de noviembre de 2016 envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente por el tamaño de sus anexos, el Promovente presentó una nueva versión reducida de la Solicitud el 30 de noviembre de 2016. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de diciembre de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 29 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Los Promoventes tienen derechos sobre la marcas XTRAIZE y XTRAIZE, las cuales son utilizadas para la identificación de vigorizantes sexuales.
JPT Investment Partners Limited, una compañía chipriota, es titular de derechos de marca consistentes en XTRAIZE y XTRASIZE a nivel mundial, tales como el registro de marca polaco no. R.229674 XTRASIZE (y diseño), registrado el 20 de julio de 2010 para la identificación de productos en la clase 5 internacional.
El representante legal de JPT Investment Partners Limited, Piotr Wojciech Pawelec figura asimismo como titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la marca XTRAIZE (y diseño), bajo el registro número 1562375, para la identificación de productos en la clase 5 internacional. La fecha legal del registro de marca No. 1562375 XTRAIZE (y diseño) corresponde al 11 de agosto de 2015. Conforme a la documentación aportada por los Promoventes, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), la marca mencionada anteriormente se encuentra a su nombre, vigente y está surtiendo plenos efectos legales.
Del mismo modo, Tech Mind México S. de R.L. de C.V. es el único autorizado mediante contrato de licencia para el uso de la marca XTRAIZE (y diseño) en México.
Los Promoventes son titulares de los nombres de dominio identificados como y , en los cuales se ha hecho uso de las marcas XTRASIZE (y diseño) y XTRAIZE (y diseño).
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el pasado 9 de noviembre de 2015, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado el día 3 de febrero de 2016. Los nombres de dominio en disputa alojan sendos sitios Web donde aparentemente son comercializados productos bajo las marcas XTRAIZE and XTRASIZE de los Promoventes. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
En resumen, los Promoventes alegan lo siguiente:
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión a las marcas XTRASIZE y XTRAIZE y diseño, propiedad de Piotr Wojciech Pawelec y JPT Investment Partners Limited.
Que el código de país “.mx” carece de relevancia para determinar la similitud en grado de confusión respecto de las marcas antes mencionadas.
Que los nombres de dominio en disputa pueden confundir a los consumidores que busquen la venta de productos XTRASIZE y XTRAIZE, haciéndolos creer que los mismos pertenecen a los Promoventes o que cuenta con una autorización de los mismos.
Que el Titular de los nombres de dominio en disputa no es licenciatario ni está autorizado para utilizar las marcas XTRASIZE y XTRAIZE.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa y .
Que el Titular ha registrado y usado de mala fe los nombres de dominio en disputa y .
Que el Titular tenía conocimiento de la existencia de los registros de marca anteriormente señalados.
Que el Titular ha intentado establecer una relación con XTRASIZE y XTRAIZE para confundir al público consumidor, ofreciendo los productos de los Promoventes.
El Titular en ningún momento señala en la página contar con una autorización por parte de los Promoventes para distribuir sus productos.
Los Promoventes niegan que los productos ofrecidos por el Titular sean originales o que provengan de los mismos.
Que es tal el conocimiento que tenía el Titular de la existencia del registro de marca de los Promoventes, que utilizó “metatags” en los sitios Web alojados bajo los nombres de dominio en disputa para hacer referencia a las marcas XTRASIZE y XTRAIZE, así como a los productos relacionados con éstas.
Que el Titular ha actuado de mala fe, haciendo creer a los consumidores que se encuentran ante un sitio oficial, mediante leyendas tales como “2016 XTRASIZE- México. “[…]@” y “2016 XTRASIZE – […]@”. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de los Promoventes. 6. Debate y conclusiones
Para la emisión de la presente decisión, este Experto considera apropiado hacer referencia tanto a decisiones emitidas bajo la LDRP como bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende al hecho de que la LDRP está basada en la UDRP y se constituye como una variante de ésta.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación formal a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de los Promoventes (y teniendo en cuenta que, en ningún caso, tampoco han sido rebatidos por el Titular). Ver General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2012-0013; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009.
Ahora bien, de conformidad con la Política, los Promoventes deberán acreditar que los siguientes 3 criterios se cumplen (artículo 1. a):
“i. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.” A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que los promoventes tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa y son idénticos a las marcas XTRASIZE y XTRAIZE de los Promoventes.
El dominio de nivel superior correspondiente a México “.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa y de las marcas XTRASIZE y XTRAIZE de los Promoventes (ver CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, los Promoventes han acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1. c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“(i ) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii.) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii.) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Titular de los nombres de dominio en disputa no ha acreditado ni demostrado tener derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, en términos del artículo 1. c) de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas, el Titular no ha usado los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, el Titular no ha acreditado: ser propietario de registros marcarios XTRASIZE, XTRAIZE o similares, ser conocido por los nombres de dominio en disputa, ser licenciatario de los Promoventes y que tanto el registro como el uso de los nombres de dominio en disputa y han sido realizados de buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, motivo por el cual el Experto tiene por cumplido el segundo supuesto de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1. b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i.) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Atendiendo a las constancias del caso, los Promoventes argumentan y logran acreditar que el Titular utiliza los nombres de dominio en disputa, comercializando los productos de los Promoventes, sin que dentro del contenido de los sitios Web alojados bajo los mismos exista referencia alguna respecto a su relación comercial con los Promoventes.
Dado que el Titular de los nombres de dominio no presentó contestación alguna, es imposible derivar una autorización expresa de los Promoventes para el registro o uso de los nombres de dominio en disputa.
Tomando como base el contenido de los sitios Web vinculados a los nombres de dominio en disputa, este Experto estima que cualquier reconocimiento de los nombres de dominio en disputa por parte de los clientes, distribuidores y puntos de venta se hace en relación con las marcas XTRASIZE y XTRAIZE de los Promoventes y no con el Titular. Dicha apreciación obedece al reiterado uso de las marcas de los Promoventes en dichas sitios Web, incluyendo incluso el diseño de dichas marcas, así como a la carencia de una leyenda de aclaración sobre la vinculación entre el Titular y los Promoventes.
De las pruebas ofrecidas es razonable pensar que los sitios Web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, que incorporan en su totalidad las marcas XTRAIZE o XTRASIZE, en los cuales se despliegan ostensiblemente dichas marcas, incluso con la representación gráfica con la que las mismas fueron registradas, y se ofrecen productos amparados por las mismas, serán susceptibles de generar confusión en el público consumidor acerca de su procedencia.
Lo anterior, se ve reforzado por la falta de declaración o divulgación sobre la ausencia de una autorización, licencia o relación comercial entre los Promoventes y el Titular contrario a la doctrina establecida por Oki Data americas, Inc v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903.
Por lo anterior, es claro para este Experto que los nombres de dominio en disputa fueron registrados o usados, con la finalidad de perjudicar a los Promoventes, obteniendo una ventaja ilícita de su nombre y reputación, impidiéndoles además registrar y/o usar los mismos, o con la finalidad de desviar tráfico de usuarios de Internet, confundiendo al consumidor acerca de la procedencia de los productos que se ofrecen en los sitios web.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los requisitos exigidos por la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos a la Promovente JPT Investment Partners Limited.
Luis Carlos Schmidt
Experto Único
Fecha: 3 de febrero de 2017
Full & Egal Universal Law Academy