La Promovente es Yeti Coolers, LLC, con domicilio en Austin, Texas, Estados Unidos de América, representada por Legarreta y Asociados, México.
El Titular es Oscar Garza, HID CREATIVE, con domicilio en Laredo, Texas, Estados Unidos de América. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa y .
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoD. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de noviembre de 2016. El 30 de noviembre de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de diciembre de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de enero de 2017. El Titular remitió comunicaciones electrónicas al Centro el 30 de noviembre de 2016, el 1 de diciembre de 2016, el 4 de enero de 2017, el 5 de enero de 2017 y el 6 de enero de 2017. En estas comunicaciones, el Titular expresó algunos argumentos tendientes a contradecir lo argumentado por la Promovente en su Solicitud.
Mediante correos electrónicos enviados al Centro el día 5 de enero de 2017, el Titular solicitó una extensión de tiempo para la presentación de una Contestación y pruebas.
El Centro notificó a las Partes el 5 de enero de 2017 que se había iniciado la fase del Nombramiento del Experto, advirtiendo que cualquier escrito extemporáneo de Contestación sería remitido al Experto una vez éste fuera nombrado.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 18 de enero de 2017, el Experto emitió la Orden de Procedimiento No. 1, mediante la cual concedió al Titular un término de 5 días para presentar una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente. Asimismo, el Experto concedió a la Promovente, un plazo de 5 días para contestar a los argumentos o pruebas que el Titular pudiera presentar.
El 24 de enero de 2017, el Titular presentó por correo electrónico su Contestación a la Solicitud de la Promovente. Posteriormente, el 9 de febrero de 2017, la Promovente se manifestó respecto al contenido del escrito de Contestación presentado por el Titular. A su vez, el 9 de febrero de 2017 el Titular contestaba a la comunicación de la Promovente remitiendo sus argumentaciones en contra. 4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es Yeti Coolers, LLC, una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de productos para actividades al aire libre. Entre los productos que la Promovente fabrica y comercializa se encuentran hieleras, vasos de acero inoxidable con aislamiento al vacío para mantener la temperatura de bebidas, refrigeradores y otros accesorios relacionados con actividades al aire libre.
La Promovente es propietaria de los siguientes registros de marca:
Marca
Número de registro
Fecha de registro
Clase
Jurisdicción
YETI
657266
31 de mayo de 2000
25
México
YETI
1613376
12 de febrero de 2016
8
México
YETI
1610242
4 de febrero de 2016
14
México
YETI
1682182
11 de octubre de 2016
20
México
YETI
1671498
6 de septiembre de 2016
21
México
YETI
1629366
18 de abril de 2016
18
México
El 30 de noviembre de 2016, el mismo día en que la Promovente presentaba la Solicitud ante el Centro y le remitía electrónicamente una copia al Titular, el Titular presentó una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante “IMPI”) para el término “yeticoolers”.
Los nombres de dominio en disputa y fueron ambos registrados por el Titular el 15 de julio de 2015. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
La Promovente alega lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que los nombres de dominio en disputa y son similares en grado de confusión a las marcas sobre las que la Promovente tiene derechos.
Que la similitud en grado de confusión obedece a que la marca de la Promovente se encuentra totalmente comprendida en los nombres de dominio en disputa.
Que los productos más vendidos de la Promovente son hieleras. Que la traducción de la palabra “hieleras” al inglés es “coolers”. Que este hecho causa que los nombres de dominio en disputa creen más confusión en el público consumidor.
Que la adición de los dominios “.com” y “.mx” al final de los nombres de dominio en disputa no agrega distinción gramatical, fonética, ideológica o gráfica alguna, a los nombres de dominio en disputa y .
Que todo aquel que vea los nombres de dominio en disputa, los relacionará con la Promovente y sus marcas. II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa
Que la Promovente no ha otorgado ninguna licencia o autorización sobre el uso de las marcas YETI en favor del Titular. Que lo anterior acredita una falta de buena fe y el uso ilegítimo de los nombres de dominio en disputa por el Titular.
Que el Titular eligió intencionadamente registrar los nombres de dominio en disputa, basándose en la fama de los registros marcarios propiedad de la Promovente, con el objeto de vender los nombres de dominio en disputa en el futuro.
Que los nombres de dominio en disputa redirigían al sitio web al que resuelve el nombre de dominio .
Que el Titular no divulga en el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa, que el Titular no tiene relación con la Promovente.
Que el Titular no es un agente de ventas autorizado de los productos y servicios de la Promovente, y que nunca ha existido relación comercial alguna entre ellos.
Que el Titular no es conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa.
Que el Titular hace un uso ilegítimo y desleal de los nombres de dominio en disputa al utilizar la fama de las marcas de la Promovente con ánimo de lucro. Que esto no puede ser considerado como una oferta de buena fe de productos o servicios, de conformidad con el artículo 1(c)(i) de la Política. III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Que el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa, basándose en la fama de los registros de la Promovente, redirigiendo a usuarios de Internet a un sitio web, con el propósito de generar más tráfico o venderlos con posterioridad.
Que el Titular pretende hacer creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación con la Promovente.
Que el Titular eligió deliberadamente los nombres de dominio en disputa, con la intención de aprovecharse de la fama de la marca YETI y de esa manera impedirle a la Promovente reflejar la denominación de su marca y su nombre comercial en un nombre de dominio.
Que el Titular estaba al tanto de la existencia de las marcas de la Promovente al momento de registrar los nombres de dominio en disputa. B. Titular
El Experto considera importante incluir la descripción de lo planteado por el Titular en las comunicaciones remitidas en el marco del procedimiento desde la fecha de presentación de la Solicitud por la Promovente, por contener información relevante al análisis del caso en cuestión.
El Titular alega los siguientes argumentos:
En las comunicaciones del 30 de noviembre de 2016:
- El Titular señaló que los registros de marca pertenecientes a la Promovente fueron otorgados por las marcas YETI, YETI RAMBLER, y no por la denominación YETI COOLERS.
- Que el nombre de dominio principal de la Promovente es y no .
- Que a la fecha de presentación de la Solicitud por la Promovente, no existían registros para la marca YETICOOLERS ante el IMPI.
- Que existen terceros con más derecho a la marca YETI porque la registraron mucho tiempo antes que la Promovente.
- Que el Titular no tenía relación con los productos comercializados por la Promovente. Que los nombres de dominio en disputa iban a ser utilizados para crear un blog dedicado al yeti, una criatura ficticia referente al monstruo de las nieves.
- Que la Promovente no tenía operaciones en México y no estaban interesados en el mercado mexicano ya que en palabras del Titular “conocidos míos tienen registro de solicitud de distribución en mexico, la cual fue negada porque no tienen interés en el mercado mexicano”.
- Que la Promovente no tiene ventas en México y no había hecho promoción de la marca en México, por lo que la marca no se conocía en México cuando el nombre de dominio en disputa fue comprado.
En las comunicaciones del 5 de enero de 2017:
- Alegó el Titular, que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa, correspondía a una empresa que comercializa lavados de aire con la marca YETI COOLERS. Que dicha marca se encontraba registrada ante el IMPI.
- Que la empresa dedicada a la comercialización de lavados de aire no competía con la Promovente, quien comercializa hieleras.
En las comunicaciones del 6 de enero de 2017:
- Asegura el Titular que el nombre comercial de la Promovente es YETI, y no YETI COOLERS, LLC, su razón social.
- Que la Promovente no tenía presencia en México. Que por su parte, el Titular había realizado ventas de productos para evaporación.
- Que el término “yeti” es un apodo que se le da a una criatura ficticia.
- Que mientras la Promovente comercializa hieleras para su uso al aire libre, el Titular ofrece productos de calefacción, ventilación y distribución de agua, entre otros. Que ninguno de los productos ofrecidos por el Titular tiene relación con lo comercializado por la Promovente.
- Que el sitio web al que resolvía el nombre de dominio , redirigido por los nombres de dominio en disputa, oferta aparatos de alumbrado, productos ofrecidos por el Titular en su actual sitio web.
- Que la marca YETICOOLERS del Titular, se encontraba en proceso de renovación.
En el Escrito de Contestación presentado el 23 de enero de 2017, el Titular alega lo siguiente: I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Que la marca del Titular utiliza la palabra “yeti”, de uso común.
Que “yeti” es el nombre que se le da a determinada criatura ficticia, también conocida como “hombre de las nieves”.
Que la Promovente ha registrado la marca YETI en las clases 8, 14, 18, 20, 21 y 25 ante el IMPI. Que la marca YETI no se encuentra registrada en la clase 11. Que la Promovente no utiliza los términos “yeticoolers”. Que el nombre fiscal (no el comercial) de la Promovente es Yeti Coolers LLC.
Que el significado de la palabra “coolers” en el idioma español es “enfriadores” o “refrigeradores” y no “hieleras”. Que la verdadera traducción de la palabra “hielera” al inglés es “ice chest” y así lo denomina la propia Promovente.
Que la Promovente es propietaria de, y utiliza el nombre de dominio , y no así del nombre de dominio .
Que los logotipos utilizados por la Promovente y el Titular son distintos.
Que los productos de la Promovente están destinados para su uso al aire libre, sin elementos eléctricos, mientras que los productos del Titular requieren de electricidad para funcionar. II. Derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa
Que los productos comercializados por las Partes son distintos y no compiten en el mercado ni en el tipo de producto.
Que el Titular no necesita licencia de la Promovente, debido a que no comercializa productos similares o iguales a los comercializados por la segunda.
Que existen otros productos protegidos por marcas YETI. Que la palabra “yeti” es de uso común.
Que la Promovente no tiene presencia en México, ni es conocida en México, ni tiene intención de tener distribuidores en México.
Que los nombres de dominio en disputa son iguales a la marca del Titular, YETI COOLERS. Que la marca del Titular fue solicitada obedeciendo al deseo del Titular de reflejar la venta de enfriadores. Que los nombres de dominio en disputa no fueron registrados con la finalidad de ser vendidos.
Que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa está en construcción y despliega una divulgación o disclaimer.
Que el Titular es plenamente reconocido en México por la venta de aparatos de evaporación o aires lavados y de iluminación. III. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Que existen otras opciones de nombres de dominio que reflejan plenamente la marca de la Promovente.
Que los nombres de dominio en disputa no han sido registrados para impedir que la Promovente venda sus productos.
Que el Titular no es un competidor de la Promovente, pues comercializa productos distintos, que se encuentran comprendidos en categorías diferentes.
Que los nombres de dominio en disputa no se han utilizado de manera intencionada con ánimo de lucro ya que no existe confusión en los productos a la venta.
Que el Titular no estaba al tanto de las marcas de la Promovente al momento de registrar los nombres de dominio en disputa. Que los nombres de dominio y fueron construidos a partir de la conjunción de la palabra “yeti”, utilizada para nombrar a una criatura ficticia, y la palabra “coolers”, en alusión a los enfriadores que comercializa. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Para proveer a las Partes de una mejor decisión, este Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). La LDRP está basada en, y es una variante de, la UDRP. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente ha demostrado ser propietaria de diversos registros marcarios para YETI en México.
Los nombres de dominio en disputa y son similares en grado de confusión a la marca YETI de la Promovente, dado que la contienen en su totalidad.
La inclusión de los dominios “.” y “.mx” no agrega carácter distintivo alguno a los nombres de dominio en disputa y por tanto carece de relevancia en el presente caso (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
En este caso, la inclusión de la palabra “coolers”, lejos de constituirse como un elemento distintivo en los nombres de dominio en disputa, tiene el potencial de incrementar la similitud en grado de confusión con la marca YETI de la Promovente.
Por las razones expuestas, los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a las marcas YETI, sobre las que la Promovente tiene derechos.
Se actualiza el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
El nombre del Titular y el nombre de la organización proporcionada en los datos de registro de los nombres de dominio en disputa, no contienen las palabras “yeti”, “coolers” o “yeti coolers”. Asimismo, el Titular no ofreció evidencia para demostrar que él o su compañía son conocidos con dichos términos o nombres. Por lo mismo, no es posible considerar de las evidencias que obran en el expediente que el Titular hubiera sido conocido por los nombres de dominio en disputa.
En su escrito de Contestación, el Titular aseguró que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa, está siendo utilizado para comercializar productos de la clase 11, entre ellos, enfriadores y refrigeradores. Para probar la afirmación anterior, el Titular ofreció una factura y dos correos electrónicos en los que supuestos terceros aparentemente adquirían productos del Titular. Con estas pruebas el Titular pretendió demostrar que los nombres de dominio se utilizan en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Para determinar si el uso alegado por el Titular puede constituir una oferta de buena fe de productos o servicios, de los nombres de dominio en disputa, este Experto considera pertinente analizar lo siguiente:
- Mediante diversas comunicaciones dirigidas al Centro el 30 de noviembre de 2016, el Titular declaró que los nombres de dominio en disputa habían sido registrados con el objeto de crear un blog dedicado a la criatura ficticia llamada yeti. Esta versión fue reemplazada con posterioridad, cuando el Titular afirmó que los nombres de dominio en disputa eran utilizados para ofertar y vender productos comprendidos en la clase 11. Esta discrepancia no fue aclarada o siquiera mencionada por el Titular en comunicaciones posteriores.
- Mediante un correo electrónico dirigido al Centro el 5 de enero de 2017, el Titular aseguró que contaba con un registro de marca otorgado por el IMPI para la marca YETI COOLERS. Sin embargo, este Experto advierte que el Titular no cuenta (ni contó) con registro de marca alguno. Sólo presentó una solicitud de registro de marca para YETI COOLERS el día 30 de noviembre de 2016, el mismo día en que tuvo conocimiento de la Solicitud promovida en su contra.
El registro de la marca YETI COOLERS fue solicitado por el Titular en la misma fecha en que informó al Centro y a su contraparte sobre su intención de utilizar los nombres de dominio en disputa para crear un blog dedicado a la criatura mitológica, yeti, coincidiendo asimismo con la fecha de presentación de la Solicitud.
- El Titular sostuvo que la Promovente no tenía presencia en México. Para tal efecto, ofreció la impresión de un intercambio de correos electrónicos con el personal de la Promovente. En estos correos, el Titular solicitaba convertirse en comercial o distribuidor de la Promovente para distribuir sus productos en México. Aunque no figura la fecha del primer correo electrónico que remitió en este sentido el Titular, la primera respuesta que recibe el Titular del personal de la Promovente (remitida desde un correo electrónico asociado al nombre de dominio ) es de fecha 13 de octubre de 2015.
- Algunos de estos correos electrónicos preceden, en por lo menos un año, a la presentación de la Solicitud por parte de la Promovente. Con esta prueba, se demuestra que el Titular tenía conocimiento de la existencia de las marcas YETI y su propietaria al momento en que el Titular fue demandado por el registro y uso de los nombres de dominio en disputa (estos hechos tienen valor probatorio pleno, pues se aprecian de la evidencia ofrecida por el mismo Titular).
El hecho de que la Titular haya utilizado los nombres de dominio en disputa para vender productos bajo una marca que fue solicitada en la misma fecha en la que se presentaba la Solicitud al Centro, lleva al Experto a considerar que el uso que se hace de los nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política no es una oferta de buena fe. De las evidencias que figuran en el expediente, el Experto considera que la Titular comenzó a usar los nombres de dominio en disputa siendo conocedora de la marca YETI de la Promovente y además habiendo intentado obtener la autorización para ser distribuidora o comercializar los productos de la Promovente en México. Asimismo, el Experto nota que los nombres de dominio en disputa se componen de la marca YETI junto con el término “coolers” que sería fácilmente asociable por los usuarios de Internet con la identidad de la Promovente especialmente cuando la denominación del Promovente es “Yeti Coolers LLC”, siendo susceptibles de causar confusión en los usuarios de Internet.
Desde la perspectiva de este Experto, el hecho de que el Titular haya manifestado que pretendía desarrollar un blog dedicado a la criatura conocida como yeti, para después modificar y contradecir este dicho a lo largo de sus distintas comunicaciones y contestación (que obran en el presente expediente), y después concluir que la comercialización de productos que hace por virtud de los nombres de dominio en disputa se hace al amparo de una marca (omitiendo señalar que lo que tiene el Titular es una mera solicitud de registro de marca, que presentó el mismo día en que fue presentada la Solicitud al Centro), demuestran que el Titular ha cometido conductas que no son susceptibles de calificarse como de buena fe a los efectos de la Política, ni de atribuir derechos o intereses legítimos al Titular sobre los nombres de dominio en disputa.
Lo anterior, valorado en conjunto con las comunicaciones (ofrecidas por el mismo Titular) en que manifestaba su interés de fungir como vendedor de los productos de la Promovente, dirigen a este Experto a concluir que el Titular eligió con ánimo de lucro y de forma intencional, registrar los nombres de dominio en disputa, buscando atraer consumidores de manera equívoca, con ánimo de lucro (artículo 1(c)(iii) de la Política).
Los nombres de dominio en disputa fueron utilizados para redirigir usuarios al sitio web al que resuelve el nombre de dominio .
En la opinión de este Experto, el actuar contradictorio del Titular desvirtúa sus alegaciones relativas a la supuesta comercialización de productos de refrigeración bajo la marca YETI COOLERS (que al día de hoy funge como una mera solicitud de registro marca, que no genera derechos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial aplicable en México, lugar donde dicha solicitud de registro fue presentada).
Este Experto encuentra que las pruebas y alegaciones ofrecidas por el Titular son insuficientes para probar un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. La factura exhibida por parte del Titular (cuyo valor probatorio fue objetado por la Promovente, pues alegó que se trataba de una factura apócrifa) no desvirtúa el hecho de que el Titular haya contactado a la Promovente de manera previa a la presentación de la Solicitud para solicitar ser el importador y comercializador de los productos de la Promovente en México. Sin perjuicio de la fecha que tenga dicha factura y aun cuando las misma fuera veraz, esta factura no sería suficiente para demostrar derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. La factura no hace ninguna referencia a los nombres de dominio en disputa (ni siquiera a que los productos hubieran sido comprados a través de los nombres de dominio en disputa). La factura lo único que demostraría es que el Titular ha comercializado productos denominados YETICOOLERS (sin que estuviera ni siquiera presentada la solicitud de marca del Titular) junto con productos que no se denominan YETICOOLERS (así aparecen “Barra de Leds Gorilla”, “Kits de Cablead”, “Kits Gorills Cobra”) y ello no es suficiente para atribuir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Además, a los efectos del presente procedimiento resulta indiferente que los productos comercializados no compitan directamente con los productos de la Promovente. A mayor abundamiento, el Experto nota que inicialmente la Titular alegó sobradamente que los nombres de dominio en disputa se iban a utilizar como blog sobre el monstruo de las nieves también conocido como YETI. En este sentido, el Experto considera que si los nombres de dominio en disputa hubieran sido utilizados con carácter previo a la Solicitud para la venta de los productos que figuran en la factura aportada por el Titular, entonces el Titular no habría hecho referencia a un uso futuro como blog.
Asimismo, el hecho de que los nombres de dominio en disputa redirigían a los usuarios a un nombre de dominio que albergaba una web en la que se comercializaban diversos productos (en línea con la factura aportada por el Titular en la que figuran productos con distintas denominaciones), es prueba de la intención de desviar consumidores para obtener un beneficio comercial a raíz de la confusión generada entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.
Asimismo, de las comunicaciones exhibidas por el Titular, se advierte el conocimiento de éste sobre las marcas de la Promovente, así como la expectativa comercial del Titular respecto de las marcas YETI.
Por lo analizado, se actualiza el segundo elemento de la Política. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1(b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en las pruebas y argumentos que obran dentro del presente expediente, este Experto advierte lo siguiente:
1) Por lo menos una de las marcas registradas por la Promovente en México, antecede en gran medida a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa. El Titular ha manifestado operar una empresa mexicana, y comercializar productos en México;
2) Más de un año antes del inicio de este procedimiento, el Titular solicitó a la Promovente convertirse en un asociado o distribuidor de los productos YETI en México.
3) El Titular contradijo y modificó radicalmente su argumentación en varias ocasiones, respecto del uso pretendido de los nombres de dominio en disputa.
4) El Titular presentó una solicitud de registro de marca ante el IMPI en México el mismo día en que se le notificó la Solicitud. Asimismo, ese mismo día informó al Centro y a su contraparte que su intención era utilizar los nombres de dominio en disputa para crear un blog dedicado a la criatura ficticia, llamada yeti.
5) El Titular utilizaba los nombres de dominio en disputa para redirigir al sitio web que resuelve el nombre de dominio , por medio del cual el Titular comercializa productos de iluminación para uso al aire libre.
Atendiendo a lo expuesto, este Experto considera que el Titular registró los nombres de dominio en disputa, los cuales incorporan en su totalidad a las marcas YETI de la Promovente, con conocimiento de las marcas referidas. La argumentación del Titular de que los nombres de dominio en disputa son fruto de la combinación de dos palabras genéricas “yeti” y “coolers” resulta en opinión del Experto fantasiosa y poco creíble.
Si bien es cierto que la palabra “coolers” puede tener diversas traducciones al español, ésta es comúnmente utilizada para referirse a hieleras o productos similares. De acuerdo con la evidencia que obra en el expediente, la Promovente fabrica y comercializa hieleras, entre otros productos. Es claro que la inclusión de la palabra “coolers” en los nombres de dominio en disputa podría incrementar el riesgo de confusión en los usuarios de Internet que pueden relacionar el nombre de dominio en disputa con la Promovente y sus productos (ver Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez,Caso OMPI No. D2009-0434; y Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0022). 1
El Experto nota también que las palabras que componen los nombres de dominio en disputa no guardan relación aparente entre sí (siendo una combinación inusual de palabras) sino fuera porque se trata de la denominación de la Promovente (Yeti Coolers, LLC).
El Experto considera que en el balance de las probabilidades los nombres de dominio en disputa fueron registrados precisamente por su similitud con la marca YETI y la denominación de la Promovente, aspecto que queda corroborado cuando al poco tiempo de registrar los nombres de dominio en disputa el Titular se aproxima al personal de la Promovente para solicitar ser distribuidor de los productos de la Promovente. Además la marca YETI es anterior al registro de los nombres de dominio en disputa.
Asimismo, este Experto concluye que el Titular utilizó los nombres de dominio en disputa para redirigir usuarios de Internet a una página que no está vinculada a la Promovente, con la intención de obtener una ganancia comercial a costa de la confusión de los consumidores y usuarios respecto a la fuente, patrocinio, afiliación o apoyo del sitio web. Lo anterior, se constituye como un uso inadecuado y de mala fe de las marcas YETI a los efectos de la Política. (inter alia, Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc. Caso OMPINo. D2000-1774, y mutatis mutandi, Hoffmann-La Roche Inc. v. Private Whois ,Caso OMPI No. D2012-0413; Six Continents Hotels, Inc. v. Ramada Inn,Caso OMPI No. D2003-0658; y E.I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) y Antec International Ltd. v. Domain Protect LLC/Comar Ltd.,Caso OMPI No. D2010-1445).
Adicionalmente, el Experto considera que el Titular procuró de forma desleal y malintencionada una prueba para reforzar sus alegaciones, pues presentó una solicitud de registro de marca ante el IMPI el día en que fue presentada la Solicitud. Asimismo, el Titular ha pretendido confundir al Experto en lo relativo al supuesto uso del sitio web al cual resuelven los nombres de dominio en disputa, al presentar distintos tipos de comunicaciones que se contradicen entre sí y que han sido modificadas con el paso del tiempo.
A la luz de lo aquí desarrollado, se ha acreditado el registro y uso de mala fe por parte del Titular de los nombres de dominio en disputa y .
Se actualiza el tercer elemento de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, y , sean transferidos a la Promovente.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 17 de febrero de 2017
1 Asimismo, en el ejercicio de las facultades que corresponden al Experto (tal y como se ha recogido en el párrafo 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición), el Experto ha podido constatar mediante una búsqueda inversa de WhoIs relacionada con el Demandado que el mismo es también registrante del nombre de dominio .
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