El Promovente es Rafael Orquín Blanco, con domicilio en Ciudad de México, México representado por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México.
La Titular es Triara.Com, S.A. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Registry MX, una división de NIC México ("Registry MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es TRIARA.COM, S.A DE C.V. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de diciembre de 2016. El 6 de diciembre de 2016 el Centro envió a Registry MX via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de diciembre de 2016 Registry MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de enero de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 de enero de 2017.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por la Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es titular de los siguientes registros de marca otorgados en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Registro número 439202 RODICEL, concedido el día 10 de agosto de 1993 en clase 2, el cual protege "Colores, barnices, lacas y en general toda clase de pinturas con exclusión expresa de productos químicos". El registro se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales.
Registro número 574327 RODICEL (y diseño), concedido el día 31 de marzo de 1998 en clase 16, el cual protege "Toda clase de rodillos para pintar y en general toda clase de materiales para pintores". El registro se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular el 23 de noviembre de 2004. Esto es, once años después de que se otorgó el registro de marca No. 439202 RODICEL propiedad del titular.
Actualmente, el nombre de dominio es un sitio activo en donde se promocionan los mismos productos que los amparados por los registros de marca del Promovente, al amparo de su marca RODICEL. 5. Alegaciones de las Partes A. Promovente
Que el nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto de sus marcas registradas bajo los números 439202 para RODICEL en clase 2 y 574327 para RODICEL (y diseño), ya que reproduce en su totalidad la denominación protegida por las marcas RODICEL, creando confusión en el público consumidor, en razón de que éste, al observarlo, pensará que el nombre de dominio tiene relación con los productos ofrecidos al amparo de las marcas RODICEL, cuando en la realidad, mediante el nombre de dominio el Promovente no oferta sus productos.
Que es claro que el nombre de dominio , fue registrado con la única intención de resultar engañoso, debido a que, además de reproducir la marca RODICEL, en su contenido se muestran, de manera reiterada e integra, las marcas registradas protegidas por los registros de marca números 439202 y 574327.
Que, al realizar una búsqueda de la marca registrada RODICEL, en el buscador "Google", el más reconocido a nivel mundial, los resultados direccionan al usuario al nombre de dominio , como si el titular de la marca registrada fuera propietario del nombre de dominio o como si lo administrara y ofreciera sus productos a través de éste, situación que no acontece, pues quien es titular del nombre de dominio y lo administra es una persona que no tiene relación u asociación con el Promovente, lo que aumenta la semejanza en grado de confusión en comento.
Que el titular del nombre de dominio no posee derechos o intereses legítimos respecto el nombre de dominio, en razón de que los registros de marca que detenta son exclusivamente del Promovente, por lo que la única persona que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio es él.
Que no existen pruebas de las que se desprenda que el actual titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Esto es evidente ya que se utiliza en la configuración del nombre de dominio, así como en el contenido del sitio de Internet, las marcas RODICEL.
Que la carencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio por parte de la Titular actual, se ve incrementada al considerar que la Titular no ha sido conocida corrientemente por ese nombre de dominio.
Que el titular del nombre de dominio no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio, pues su única intención es desviar a los consumidores de manera equivocada, haciéndoles creer que el nombre de dominio tiene relación con las marcas registradas del Promovente. Además, la Titular del nombre de dominio, con su actuar de mala fe, pretende empañar el buen nombre de las marcas RODICEL, pues ofrece productos utilizando éstas con ánimo de lucro, ya que del contenido del sitio de Internet se aprecia que se ofertan diversos productos al amparo de las marcas del Promovente.
Que el nombre de dominio , se ha registrado a fin de impedir que el Promovente pueda registrar tal nombre de dominio y utilizar en éste sus marcas registradas y ofertar sus productos.
Que el nombre de dominio , se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente, ya que al reproducir en el contenido del mismo las marcas RODICEL ha intentado de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas RODICEL, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Titular o de un servicio que figura en el sitio Web de la Titular, con lo que actúa de mala fe, creando confusión en las personas que vean e ingresen al nombre de dominio, pues al verlo pensaran que en el mismo tiene relación con el Promovente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. 6. Debate y conclusiones
Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002 0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con el artículo 1.a de la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos;
(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos.
El nombre de dominio en disputa registrado por la Titular es sustancialmente idéntico a las marcas registradas RODICEL sobre la cual tiene derechos el Promovente. En este sentido, es importante considerar que los elementos ".com", y ".mx" son elementos necesarios requeridos para el registro de un nombre de dominio con código de actividad comercial y de país correspondiente a México y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular respecto del nombre de dominio recae sobre el Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la Titular. Por lo tanto, se requiere que el Promovente establezca prima facie que la Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que el Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 1.a.ii) de la Política (ver INELAP, S.A. de C.V. c. Martha Malagon,Caso OMPI No. DMX2016-0010; The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, el Promovente ha alegado que la Titular no es ni ha sido conocida generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, el Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca RODICEL, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto a la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad las marcas RODICEL del Promovente.
No hay evidencia que demuestre que la Titular haya sido conocida corrientemente como "rodicel".
Existe evidencia de que el nombre de dominio se encuentra activo, pero dado el contenido de la página Web correspondiente al nombre de dominio en disputa y que los registros de marcas propiedad del Promovente son al menos once años anteriores a la fecha de creación del nombre de dominio, puede concluirse que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio por parte de la Titular con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios (en este sentido, ver el tercer elemento analizado más abajo).
No pasa desapercibido a este Experto el que han transcurrido más de 12 años desde que se creó el nombre de dominio en disputa, no obstante lo anterior la Política no prevé un límite o prescripción para presentar la solicitud de transmisión de un nombre de dominio.
De todo lo anterior se desprende que no se ha probado existencia de derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que el Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a.ii. de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b. establece las siguientes circunstancias que constituyen prueba del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea".
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por el Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que la Titular no guarda ningún tipo de relación con el Promovente.
Que el Promovente ha probado ser titular de la marca RODICEL, la cual fue registrada en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que la Titular registrara el nombre de dominio en disputa.
Que en la página Web correspondiente al nombre de dominio en disputa que se encuentra bajo el control del Titular se promocionan productos idénticos a los amparados por los registros de marcas RODICEL a los que se les aplica una marca idéntica la marca del Promovente; por lo que el uso del nombre de dominio en disputa bajo dichas circunstancias configura el elemento de mala fe. De acuerdo con la evidencia, este Experto considera que existe el riesgo de que se actualice confusión respecto de la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web. Consecuentemente este Experto considera que el uso del Titular del nombre de dominio en disputa debe reputarse de mala fe.
De todo lo anterior se desprende que el Promovente cumple con el requisito establecido en los artículos 1.b.iv y 1.a.iii de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 13 de Febrero de 2017
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